Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2020 г. N 11АП-4152/20 по делу N А65-19398/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2020 г. N С01-948/2020 по делу N А65-19398/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Самара

27 мая 2020 г.

Дело N А65-19398/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 мая 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Коршиковой Е.В.,

судей Дегтярева Д.А., Назыровой Н.Б.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юсуповой Л.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 21 мая 2020 года в зале N 6 помещения суда апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Фахреевой Эльвиры Абузаровны

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 января 2020 года по делу N А65-19398/2019 (судья Коротенко С.И.),

по иску Индивидуального предпринимателя Марфиной Аллы Викторовны, г.Казань (ОГРНИП 317169000021045, ИНН 165608106089),

к Индивидуальному предпринимателю Фахреевой Эльвире Абузаровне, г.Казань (ОГРНИП 316169000127340, ИНН 519056683274),

о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

без участия представителей сторон,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Марфина Алла Викторовна (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Индивидуальному предпринимателю Фахреевой Эльвире Абузаровне (далее - ответчику) о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 января 2020 года исковые требования удовлетворены частично. С Индивидуального предпринимателя Фахреевой Эльвиры Абузаровны, г.Казань (ОГРНИП 316169000127340, ИНН 519056683274) в пользу Индивидуального предпринимателя Марфиной Аллы Викторовны, г.Казань (ОГРНИП 317169000021045, ИНН 165608106089) взыскано 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 3 000 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое решение и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, либо снизить размер взыскиваемой компенсации ниже минимального уровня, ссылаясь на то, что судом ошибочно деятельность ответчика отнесена к классу 43 МКТУ как кафе, кафетерии, а также на отсутствие между товарным знаком истца и знаком коммерческого обозначения ответчика сходства до степени смешения.

Истец заблаговременно направил отзыв на жалобу, в котором просит оставить решение суда без изменения, в удовлетворении жалобы отказать.

От истца поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, мотивированное постановлением губернатора Самарской области от 03.04.2020 N 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

От ответчика также поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, мотивированное сообщением на сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, опубликованным 12.05.2020 о рекомендациях иногородним участникам судебных процессов воздержаться от личного участия в судебных заседаниях.

Суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для отложения судебного разбирательства по ходатайствам сторон в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020 указано, что основанием для отложения судебного разбирательства в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выступает невозможность рассмотрения дела в связи с введением указанных правовых режимов.

Применительно к настоящему спору, суд апелляционной инстанции имеет возможность рассмотреть жалобу по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака "DAVANIKA" с приоритетом товарного знака от 22.05.2018, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 696984 и приложениями к нему (л.д.15-18, т.1).

Согласно указанному свидетельству, товарный знак "DAVANIKA" зарегистрирован на имя Марфиной А.В. в отношении класса МКТУ и перечня следующих товаров и/или услуг: 43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; Аренда временного жилья; Аренда помещений для проведения встреч; Базы отдыха; Бронирование мест в гостиницах; Бронирование мест в пансионах; Бронирование мест для временного жилья; Гостиницы; Дома для престарелых; Закусочные; Кафе; Кафетерии; Мотели; Пансионы; Пансионы для животных; Прокат кухонного оборудования; Прокат мебели, столового белья и посуды; Прокат осветительной аппаратуры; Прокат палаток; Прокат передвижных строений; Прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; Рестораны; Рестораны самообслуживания; Службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; Создание кулинарных скульптур; Столовые на производстве и в учебных заведениях; Украшение еды; Украшение тортов; Услуги баз отдыха [предоставление жилья]; Услуги баров; Услуги кемпингов; Услуги личного повара; Услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; Услуги ресторанов вашоку; Услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; Ясли детские. Товарный знак зарегистрирован 08.02.2019 года, дата публикации - 08.02.2019. Дата истечения срока действия исключительного права - 22.05.2028.

Указанный товарный знак используется истцом для обозначения своей предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, связанной с производством и реализацией населению готовой продукции питания, что подтверждается скриншотами со страниц сайтов, принадлежащих истцу.

Как пояснил истец, им было обнаружено, что ответчик, осуществляющий деятельность кафе, расположенных по адресам: г. Казань, ул. Нурихана Фатаха, д.17/4, и ул.Проспект Универсиады, д.10, а также в сети Интернет, незаконно использует товарный знак "DAVANIKA".

Незаконное использование товарного знака выражается в изображении товарного знака "DAVANIKA" в словесном элементе товарного знака "DAVANIKA" используемом ответчиком путем его указания на стене страницы в социальной сети "Вконтакте"; на рекламных буклетах; на стене страницы в Инстаграм; на рекламной вывеске, помещенной на входной двери в помещение кафе; на кассовых чеках.

В обоснование своих требований истец указал, что ответчик использует товарный знак, принадлежащий истцу, без согласия правообладателя.

Истец считает действия ответчика незаконными, поскольку ответчик использует словесное обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем имеется угроза смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца, поскольку и истец, и ответчик производят и реализуют однородную продукцию, осуществляют однородную деятельность, что следует также из выписок из ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика.

Истец считает, что словесное обозначение "DAVANIKA" и товарный знак "DAVANIKA", исключительные права на который принадлежат истцу, сходны до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения "DAVANIKA", выполненное заглавными буквами, зеленым цветом, на английском языке.

Ответчик осуществляет деятельность полностью однородную деятельности истца, а именно, производство и реализация готовой пищевой продукции.

Словесное обозначение "DAVANIKA", используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку совпадает с ним по фонетическому признаку (произносится и слышится одинаково), графическому признаку (изображено также заглавными буквами на английском языке), по семантическому признаку, поскольку в оба словесных обозначения заложена одна и та же идея, а именно: перевод слова "бабушка" с татарского языка, оба обозначения имеют один и тот же смысл.

В обозначении ""DAVANIKA" bakery пекарня" дополнительный словесный элемент "bakery пекарня" не придает словесному обозначению дополнительную семантическую окраску, поскольку индивидуальность кафе не выражается в конкретном наименовании пекарня. Кафе, как истца, так и ответчика специализируются на приготовлении и доставке продуктов питания.

Основной элемент в данном словесном обозначении - словесный элемент "DAVANIKA", как элемент, несущий основную смысловую нагрузку. Словесный элемент "bakery пекарня" является дополнительным, не меняющим смыслового значения всего обозначения в целом.

Таким образом, в силу того, что деятельность истца обладает широкой известностью и хорошей репутацией, услугами истца пользуется большое количество потребителей, истец считает, что имеется реальная угроза смешения товарного знака истца и словесного обозначения, используемого ответчиком, что в отсутствие согласия истца на использование его товарного знака, нарушает его права как правообладателя, в частности на вознаграждение.

23.05.2019 в адрес ответчика была направлена претензия с требованиями о прекращении незаконного использования товарного знака истца, в том числе на вывесках, размещенных над входом в помещение кафе, а также о выплате истцу компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей (л.д.12-13, 26, т.1).

Поскольку ответа на претензию не последовало, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1233, 1250, 1477, 1479, 1481-1482, 1484, 1492, 1503, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, пунктах 59, 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска.

Доводы апелляционной жалобы рассмотрены апелляционным судом и отклоняются, поскольку удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права, исходя из нижеследующего.

Исходя из статей 1229, 1233, 1250, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Исследуя имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак, в отношении которого было зафиксировано их нарушение ответчиком.

Факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе, в материалы дела представлены: кассовый чек, фотофиксация входной группы и прилавков кафе.

Кассовые чеки от 28.02.2019 и от 01.07.2019, выданные при покупке продукции, предлагаемой ответчиком к продаже, позволяют определить количество и стоимость товара, содержат реквизиты ответчика, отвечают требованиям ст. 67 и ст. 68 АПК РФ, обоснованно признаны судом первой инстанции достаточным доказательством заключения договора розничной купли-продажи (ст. 493 ГК РФ) между ответчиком и представителем истца.

Кроме того, кассовые чеки содержат отсылку к товарному знаку истца "DAVANIKA" (л.д. 10, 11 т.1).

Факт использования словесного обозначения "DAVANIKA" на английском языке ответчиком не оспаривается и подтвержден материалами дела.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что истец доказал факт нарушения его исключительных прав на товарный знак действиями ответчика. Иного ответчиком не доказано (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле также не имеется.

По смыслу положений п. 3 ст. 1492, п. 2 ст. 1481, п. 1 ст. 1503 ГК РФ, исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

Истцом деятельность ответчика обоснованно отнесена к 43 классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, как "кафе, кафетерии ", поскольку по роду (виду) деятельности, ее потребительским свойствам, функциональному назначению, деятельность ответчика представляет собой разновидность деятельности кафе и кафетерий.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения. Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Основываясь на приведенных разъяснениях, Арбитражный суд Республики Татарстан мотивированно признал, что сравниваемые обозначения, использованные ответчиком и товарный знак истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца; расхождение в деталях изображений не препятствуют восприятию у обычного потребителя данных изображений как изображения товарного знака, принадлежащего истцу.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд первой инстанции, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарными знаками истца, пришел к обоснованному выводу о том, что сходным до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков является товарный знак N 696984.

Пунктами 59, 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, также разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Истец просил взыскать 300 000 рублей за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в связи с нарушением прав на 1 товарный знак, полагая соразмерной допущенному нарушению заявленную сумму компенсации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 года N 28-П, суд при определенных условиях, может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев; обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается на ответчика. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (определения Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, пункт 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации, мотивированное наличием кредитных обязательств ответчика и наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Суд первой инстанции не установил оснований для снижения размера компенсации ниже заявленного истцом минимального размера (10 000 руб.), поскольку такие основания ответчиком в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были доказаны (в частности, не представлены доказательства низкого уровня ежемесячного дохода).

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции, что исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения исключительных прав истца, недоказанность вероятных убытков правообладателем, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав подлежит удовлетворению частично, с учетом снижения размера компенсации до 100 000 рублей.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, а лишь свидетельствуют о несогласии с вынесенным решением суда, рассмотрены и оценены верно судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, основания для его отмены отсутствуют.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 января 2020 года по делу N А65-19398/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Фахреевой Эльвиры Абузаровны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий

Е.В. Коршикова

Судьи

Д.А. Дегтярев Н.Б. Назырова