Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2020 г. N 16АП-1364/20 по делу N А63-19725/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2020 г. N С01-874/2020 по делу N А63-19725/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Ессентуки

26 мая 2020 г.

Дело N А63-19725/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19.05.2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 26.05.2020 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сулейманова З.М., судей: Егорченко И.Н., Луговой Ю.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наниковым Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Волд Экспресс" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 05.03.2020 по делу N А63-19725/2019, принятое по исковому заявлению ООО "Волд Экспресс" (г. Пятигорск, ОГРН 1122651014276), к индивидуальному предпринимателю Помазановой Ольге Станиславовне (г. Новосибирск, ОГРНИП 317547600024612), о взыскании компенсации за

нарушение исключительных прав на товарный знак и штрафа, в отсутствие лиц участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Волд Экспресс" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Помазановой Ольге Станиславовне (далее - ответчик, предприниматель), о взыскании компенсации 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 500726, 500 000 рублей штрафа пункт 8.7 лицензионного договора N 26/17 от 22.02.2017.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края 05.03.2020 исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с предпринимателя в пользу общества 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 500726, 50 000 рублей штрафа в соответствии с пунктом 8.7 лицензионного договора N 26/17 от 22.02.2017, всего 100 000 рублей и 12 650 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в иске отказано.

Не согласившись с решением суда, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции от 05.03.2020 изменить в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 500726, штрафа на основании п. 8.7 лицензионного договора N 26/17 от 22.02.2017 (далее - лицензионный договор), иск удовлетворить в полном объеме. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции не принял во внимание доводы истца о недобросовестном отношении ответчика к обязанности удалить все элементы товарного знака, а также элементы авторского дизайна и необоснованно снизил размеры компенсации и штрафа в соответствии с пунктом 8.7 лицензионного договора N 26/17 от 22.02.2017. А также тем, что судом первой инстанции не соблюдены нормы процессуального права, выраженные в отказе в удовлетворении ходатайства истца об истребовании доказательств (налоговой отчетности ответчика).

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена на сайте http://arbitr.ru// в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "London-Express" по свидетельству Российской Федерации N 500726, зарегистрированный 26.11.2013 с приоритетом от 24.04.2012, в отношении услуг 41 класса МКТУ, образовательные услуги.

Согласно свидетельству N 500726 товарный знак представляет собой комбинацию изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент состоит из изображения двухэтажного автобуса красного цвета, ассоциирующегося с Англией, Лондоном. Словесный элемент выполнен из букв латинского алфавита в виде слов "London Express" (транслитерация на русский язык "Лондон Экспресс"). Словесный элемент выполнен в красном цвете. Словесный элемент "Сеть лингвистических школ" выполнен в кириллице, буквами русского алфавита. Словестный элемент выполнен в черном цвете.

Между ООО "Волд Экспресс" (лицензиар) и предпринимателем (лицензиат) 22.02.2017 заключен лицензионный договор N 26/17 (далее - договор), по условиям которого ответчику передано на период действия договора право на использование товарного знака по свидетельству N 500726, а также право на использование объектов авторского права ("Авторской системой "London Express", объектов дизайна, конфиденциальной информации (коммерческой тайны), программ обучения), для их использования в деятельности Лицензиата по адресу: г. Новосибирск, ул. Мясниковой, дом 22.

Ответчик сообщил о намерении расторгнуть договор N 26/17 от 22.02.2017 года с 18.05.2019, что подтверждается уведомлением.

В ответ на уведомление ответчика истец направил предпринимателю подтверждение о расторжении договора с 23.06.2019, договор считается расторгнутым по истечении календарного месяца в соответствии с условиями пункта 8.6. договора.

Сотрудником истца 24.07.2019 проведена проверка школы по адресу: г. Новосибирск, ул. Мясниковой, дом 22, где установлены факты использования товарного знака лицензиара. Авторской системы "London Express", объектов дизайна, конфиденциальной информации (коммерческой тайны), программ обучения.

Доски обучения в школе содержали изображения товарного знака истца, документация и информационный материал, используемый в школе для обозрения посетителей также содержали изображения товарного знака истца. Ответчик не прекратил использовать авторскую систему обучения. В системе только изменено наименование, но основное содержание осталось прежним. Пользование конфиденциальной информацией истца ответчиком не прекращено. В сети интернет Ответчиком не прекращено использование товарного знака истца после расторжения договора. На интернет-сайте novosibirsk.flarap.ru размещено рекламное объявление образовательного учреждения LEVEL ELEVEN в Новосибирске на Мясниковой 22, при этом в левом верхнем углу страницы используется обозначение товарного знака истца.

Согласно пункту 8.7 договора N 26/17 от 22.02.2017 лицензиат обязался в течение 1 месяца с даты его досрочного прекращения прекратить всякое использование товарного знака, объектов авторского права, конфиденциальной информации. В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 рублей.

В связи с тем, что у предпринимателя прекращено право на использование средства индивидуализации - товарного знака по свидетельству N 500726 после расторжения договора, общество обратилось в суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правильно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Подпунктом 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ установлено, что товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана. Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

К таким способам отнесено, в частности, использование исключительного права на товарный для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с частью 3 статьи 1252, статьей 1301, частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч за каждый факт нарушения исключительных прав.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Аналогичная позиция применительно к наступлению ответственности за нарушение авторского права на произведения изложена в п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которой компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

В пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом положений пункта 3 статьи 1237 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 394 ГК РФ и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (зачетная неустойка). В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать взыскания компенсации (убытков) (исключительная неустойка). В случае, когда договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, он по своему выбору вправе потребовать либо взыскания неустойки, либо возмещения убытков (выплаты компенсации) (альтернативная неустойка). С учетом условий договора возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации) (штрафная неустойка).

Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 9 Постановления от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.

В силу пункта 8 названного Постановления, в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления может отказать этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применить иные меры, предусмотренные законом.

Материалами дела установлено наличие вины ответчика в форме неосторожности, поскольку ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства.

Являясь субъектом предпринимательской деятельности, при достаточной степени заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность получения соответствующих прав на законное использование спорного произведения. Однако, этого не сделал и не представил суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины.

Согласно общим правилам привлечения к юридической ответственности, правонарушение может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности.

Следовательно, ответственность за совершение данного правонарушения наступает, в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует результаты интеллектуальной деятельности, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

В данном случае ответчик не представил доказательств, свидетельствующих, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля.

Ответчик имел реальную и объективную возможность для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных действующим законодательством, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в том числе, гражданско-правовая, однако, не только не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений.

Ответчик не представил суду достаточных и допустимых доказательств соблюдения авторского законодательства.

Учитывая изложенное, суд считает, что истец доказал наличие (обладание) соответствующих исключительных авторских прав на рассматриваемое произведение, а также факт их нарушения именно ответчиком.

Факт принадлежности истцу товарного знака подтвержден соответствующим свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Факты использования товарного знака ответчиком после прекращения договора подтверждены результатами проверки, в том числе видеозаписью N 1 с датой изменения 08.10.2019, в частности третья минута 7-10 секунды записи, скриншотом и не опровергнуты ответчиком.

Как видно из материалов дела, в соответствии с пунктом 8.7. договора N 26/17 от 22.02.2017 лицензиат обязался в течение 1 месяца с даты его досрочного прекращения прекратить всякое использование товарного знака, объектов авторского права, конфиденциальной информации. В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 рублей.

Истец просил взыскать с ответчика штраф в соответствии с пунктом 8.7. лицензионного договора N 26/17 от 22.02.2017 в размере 500 000 рублей.

В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 рублей.

Суд первой инстанции при определении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом вышеизложенных норм права, а также с учетом однократности, незначительности нарушения и отсутствия обоснования причинения крупного размера убытков правомерно снизил размер компенсации до 50 000 руб., поскольку установленный договором размер неустойки 500 000 руб. является чрезмерно высоким, превышающим минимальный размер пользования товарным знаком, при подписании договора лицензиат поставлен в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.

Судом первой инстанции правильно отклонена ссылка истца на то, что минимальный взнос на использование товарного знака составляет 300 000 рублей, так как истец избрал иной вид компенсации, не в виде двукратной стоимости пользования товарного знака.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформированной при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (определение от 21.12.2000 N 263-0), предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена на установление баланса применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отраженной в постановлении от 01.07.2014 N 4231/2014 по делу N А40- 41623/2013 и носящий общеобязательный характер, следует, что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Правила статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают квалификацию судом в качестве злоупотребления правом требования о взыскании неустойки в той ее части, которая является очевидно чрезмерной, при установлении судом этого факта на основании возражений привлекаемого к ответственности лица. В рассматриваемом случае судом также учтена правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении Президиума от 15.07.2014 N 5467/14 по делу NА53- 10062/2013, согласно которой неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 500726 с приоритетом от 24.04.2012, в отношении услуг 41 класса МКТУ и взыскании штрафа в соответствии с пунктом 8.7 лицензионного договора N26/17 от 22.02.2017, подлежат удовлетворению в части, по 50 000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не в полной мере исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, и решение вынесено с нарушением норм материального и процессуального права подлежат отклонению, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела. Судом первой инстанции в исследованы все обстоятельства дела и им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм материального и процессуального права судом первой инстанции не допущено. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Судом первой инстанции правомерно отклонено ходатайство истца об истребовании доказательств.

Арбитражное процессуальное законодательство исходит из того, что обстоятельства, на которые лицо, участвующее в деле, ссылается как на основание своих требований и возражений, должны быть доказаны самим этим лицом (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу частей 1, 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Кроме того, ходатайство истца об истребовании доказательств (налоговой отчетности) суд первой инстанции правильно отклонил, поскольку в предмет исследования по настоящему спору испрашиваемые доказательства не входят. Истцом не представлено обоснование того, что данное доказательство является относимым доказательством по делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Судом апелляционной инстанции проверены все доводы апелляционной жалобы и отклонены как не подтвержденные материалами дела.

Учитывая изложенное, оценив в совокупности материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что выводы, изложенные в обжалуемом решении, соответствуют обстоятельствам дела, судом применены нормы права, подлежащие применению, вследствие чего апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и являющихся безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 266, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 05.03.2020 по делу N А63-19725/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам г. Москва в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

З.М. Сулейманов

Судьи

И.Н. Егорченко Ю.Б. Луговая