Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2020 г. N 05АП-2037/20 по делу N А51-12426/2019

г. Владивосток

07 июля 2020 г.

Дело N А51-12426/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 07 июля 2020 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.М. Синицыной,

судей Д.А. Глебова, С.Б. Култышева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Н.В. Навродской,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мишустиной Юлии Александровны,

апелляционное производство N 05АП-2037/2020,

на решение от 18.02.2020

судьи И.С. Чугаевой

по делу N А51-12426/2019 Арбитражного суда Приморского края

по иску индивидуального предпринимателя Мишустиной Юлии Александровны (ИНН 253913163939, ОГРН 317253600038722)

к индивидуальному предпринимателю Фищуку Григорию Григорьевичу (ИНН 251700575420, ОГРН 319253600005191),

третье лицо: Зерюкина Валентина Александровна

об обязании индивидуального предпринимателя Фищук Григория Григорьевича прекратить незаконное использование товарного знака "Yes Dress" путем удаления средств наружной рекламы, вывесок, товаров, рекламных и информационных материалов, в которых используется словосочетание "Yes Dress"; о взыскании компенсации в сумме 105 000 рублей; о возмещении судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 22 000 рублей,

при участии:

от истца: Рудковский А.Л. по доверенности от 10.03.2019 N Р2,

от ответчика, третьего лица: представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Мишустина Юлия Александровна (далее - истец, ИП Мишустина) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Фищуку Григорию Григорьевичу (далее - ответчик, ИП Фищук) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "Yes Dress" путем удаления средств наружной рекламы, вывесок, товаров, рекламных и информационных материалов, в которых используется словосочетание "Yes Dress"; о взыскании компенсации в сумме 105 000 рублей; о возмещении судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 22 000 рублей.

Исковые требования обоснованы нарушением со стороны ответчика исключительных прав истца на зарегистрированный товарный знак "YES DRESS" путем использования словесного обозначения "Yes Dress" на вывесках магазина по адресу г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 65, в котором ответчик осуществляет торговую деятельность, на упаковке товаров, реализуемых ответчиком, на товарных чеках, используемых при реализации товаров в указанном магазине, а также в сети Интернет, при использовании доменного имени yesdress-shop.ru, при размещении рекламы услуг, связанных с продажей женской одежды в магазине по адресу г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 65, кабинет 74, размещаемой в социальной сети "Инстаграм" в профиле yes._dress.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Зерюкина Валентина Александровна.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 18.02.2020 исковые требования удовлетворены частично, суд взыскал с ИП Фищук в пользу ИП Мишустиной 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 667824, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 395 рублей, 2096 рублей 96 копеек судебных расходов по оплате услуг представителя. В остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ИП Мишустина обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Приморского края от 18.02.2020 отменить. В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что действиями ответчика допущены нарушения на несколько средств индивидуализации истца: вывеска на магазине, рекламные стикеры на окнах, упаковочный пакет, реклама в социальных сетях, сайт с одноименным доменом, в связи с чем не согласен с размером взысканной компенсации.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" при применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Апелляционным судом установлено, что ИП Мишустина обжалует решение суда в части отказа во взыскании компенсации и расходов на оплату услуг представителя, на что было указано в определении об отложении судебного заседания от 04.06.2020. Возражений по проверке только части судебного акта от сторон не поступило, в связи с чем судом в силу части 5 статьи 268 АПК РФ осуществляется проверка судебного акта в обжалуемой части.

В канцелярию Пятого арбитражного апелляционного суда от ответчика поступили пояснения на определение от 04.06.2020, согласно которым ответчик не имеет возможности представить отзыв на апелляционную жалобу в связи с ее неполучением. Ходатайств об ознакомлении с материалами дела или об отложении судебного заседания ответчиком не заявлено.

В судебном заседании представитель ИП Мишустиной поддержал доводы апелляционной жалобы, просил обжалуемое решение отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, пояснил, что апелляционная жалоба направлялась ответчику и третьему лицу заказным письмом, о чем свидетельствует уведомление о вручении. Уведомление о вручении приобщено к материалам дела.

ИП Фищук, Зерюкина Валентина Александровна, извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. Руководствуясь частями 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Исследовав и оценив материалы дела, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение в обжалуемой части не подлежит отмене или изменению в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, исключительное право на товарный знак "YES DRESS" принадлежит Мишустиной Юлии Александровне, что подтверждается свидетельством на товарный знак от 24.08.2018 N 667824. Приоритет товарного знака установлен с 05.10.2017.

Истец указывает, что в сентябре 2018 года ему стало известно об использовании ответчиком товарного знака "YES DRESS" для реализации женской одежды по адресу - Магазин женской одежды Yes Dress г.Уссурийск, ул.Уссурийская, д. 65, кабинет 4, без предоставления прав на данное использование.

30.04.2019 истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака "YES DRESS" путем удаления средств наружной рекламы, вывесок, рекламных и информационных материалов, в которых используется словосочетание "Yes Dress", а также с требованием выплатить компенсацию.

Оставление ответчиком настоящей претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев исковое заявление, суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично, сочтя, что установленным нарушением исключительных прав ИП Мишустиной на товарный знак "YES DRESS", зарегистрированный согласно свидетельству N 667824, при размещении словесного обозначения "Yes Dress", схожего до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, путем использования данного обозначения на вывесках в магазин по продаже женской одежды, а также при размещении данного обозначения на упаковке товаров (полиэтиленовый пакет).

При этом суд счел недоказанным нарушение прав истца на указанный товарный знак при использовании ответчиком словесного обозначения "YES DRESS" на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, а также что требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при использовании доменного имени не может быть удовлетворено в связи с ненадлежащим способом защиты права.

При определении размера компенсации суд первой инстанции указал, что представленный расчет истца не соответствует способам определения размера компенсации, предусмотренным ГК РФ, самостоятельно определил размер компенсации одним из способов, предусмотренным ГК РФ, а именно: в пределах от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения и счел, что размер компенсации в сумме 10 000 рублей, соответствующий минимальному законодательно установленному размеру, является достаточной мерой компенсации нарушения исключительных прав истца на товарный знак "YES DRESS".

В удовлетворении исковых требований об обязании ИП Фищук прекратить незаконное использование товарного знака "YES DRESS" путем удаления средств наружной рекламы, вывесок, товаров, рекламных и информационных материалов, в которых используется словосочетание "Yes Dress", суд отказал, поскольку указанные нарушения устранены ответчиком самостоятельно до принятия решения по настоящему делу.

В части удовлетворенных требований и в части отказа в обязании ИП Фищук прекратить незаконное использование товарного знака решение не обжалуется.

Проверив законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части (в части отказа во взыскании 95 000 рублей компенсации) в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, исследовав представленные в дело доказательства и оценив их по правилам статьи 71 АПК РФ, апелляционная коллегия приходит к следующему.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (статья 1478 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса (статья 1480 ГК РФ).

Следовательно, правовая охрана обычного знака предоставляется в силу либо национальной его регистрации, которую осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо международной его регистрации, которая осуществляется под управлением Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Если имела место национальная регистрация товарного знака, то охрана ему предоставляется только в пределах Российской Федерации; если имела место международная регистрация, то охрана определяется перечнем стран, в которых была предоставлена правовая охрана на основании международной заявки, поданной заявителем.

В статье 1481 ГК РФ указано, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Нарушением исключительного права на обычный товарный знак будет не только использование обозначения, тождественного товарному знаку, но и сходного до степени смешения, причем не только в отношении зарегистрированных товаров, но и им однородных.

Из материалов дела судом установлено, что согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 667824 24.08.2018 ИП Мишустиной зарегистрирован товарный знак "YES DRESS". Приоритет данного товарного знака установлен с 05.10.2017.

В свою очередь ИП Фищук осуществляет торговую деятельность в магазине, расположенном по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул.Уссурийская, д. 65, кабинет 4, в котором осуществляется продажа женской одежды.

Материалами дела подтверждаются следующие факты использования ИП Фищук словесного обозначения "Yes Dress": размещение на упаковке товаров, размещение вывески на магазине с 27.03.2017, размещение перфорированной пленки на окне магазина с нанесением на нее словесного обозначения "yes._dress" c 05.12.2016, использование доменного имени yesdress-shop.ru в сети Интернет с 07.01.2018, размещение рекламы в социальной сети "Инстаграм" в профиле "yes._dress" с 24.11.2016.

Проанализировав содержание материалов, подтверждающих использование ответчиком словесного обозначения "Yes Dress", апелляционный суд установил, что во всех случаях они направлены на размещение информации о конкретном предприятии ответчика - расположенного в г. Уссурийск магазина одежды и его рекламы.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Характер использования ответчиком словесного обозначения "Yes Dress" свидетельствует о его направленности на индивидуализацию именно конкретного предприятия ответчика, а не товаров или оказываемых услуг, в связи с чем оно представляет собой коммерческое обозначение, а не торговый знак или знак обслуживания.

Согласно пункту 177 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

Из материалов дела усматривается активное системное использование и продвижение ответчиком своего предприятия на территории г. Уссурийск посредством социальных сетей и рекламных материалов в период 2016-2017 годов, в связи с чем апелляционная коллегия признает возникшим исключительное право ответчика на рассматриваемое коммерческое обозначение.

Отклоняя доводы ответчика о более раннем использовании данного обозначения, чем произошла регистрация истцом товарного знака "YES DRESS", суд первой инстанции ограничился указанием на то, что в материалы дела не представлены доказательства того, что ИП Мишустина заимствовала данное обозначение у ИП Фищук, либо что ИП Фищук является автором обозначения "YES DRESS".

В обоснование данного вывода суд ссылается на представленный истцом в материалы дела агентский договор N 45/2017 от 19.09.2017, заключенный истцом с индивидуальным предпринимателем Нечаевым Марком Александровичем (агент), который обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала (ИП Мишустиной) действия по разработке товарного знака "YES DRESS".

Вместе с тем, предполагаемый самостоятельный характер разработки истцом спорного обозначения не влияет на подтвержденный материалами дела (скриншоты сайтов в сети интернет, договоры на производство рекламной продукции, изготовление вывески и перфорированной пленки) факт использования ответчиком коммерческого обозначения до регистрации товарного знака истца, а также до даты приоритета и до заключения договора N 45/2017 от 19.09.2017.

Более того, согласно сведениям ЕГРИП истец зарегистрирован как индивидуальный предприниматель 19.05.2017, следовательно, ответчик начал использовать свое коммерческое обозначение в 2016 году до регистрации истца в качестве предпринимателя.

Принимая во внимание использование ответчиком коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия (магазина женской одежды "Yes Dress") более одного года до даты регистрации товарного знака истца путем открытого размещения вывески перед входом в магазин, а также на перфорированной пленке на окнах магазина, использование ее на упаковке товара, последовательные шаги по отражению информации о магазине с использованием данного коммерческого обозначения в сети Интернет (сайт, социальные сети), а также общеизвестные сведения о количестве жителей города Уссурийска (около 173 тысяч человек по состоянию на 2019 год), апелляционный суд приходит к выводу о наличии у коммерческого обозначения ответчика признаков известности в пределах города Уссурийска.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

При таких обстоятельствах ответчик имел в спорный период право использования коммерческого обозначения "YES DRESS" для индивидуализации своего предприятия, в связи с чем оснований для взыскания компенсации в пользу истца не усматривается, следовательно, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований в обжалуемой части.

Согласно пункту 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 18.02.2020 по делу N А51-12426/2019 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.М. Синицына

Судьи

Д.А. Глебов С.Б. Култышев