Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2020 г. N 08АП-8513/20 по делу N А70-21337/2019

город Омск

28 сентября 2020 г.

Дело N А70-21337/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 сентября 2020 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,

судей Ивановой Н.Е., Лотова А.Н.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Плехановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-8513/2020) индивидуального предпринимателя Короткова Сергея Юрьевича на решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.07.2020 по делу N А70-21337/2019 (судья Бадрызлова М.М.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Школьник" (ОГРН 1025403192022, ИНН 5407116992, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 54, оф. 2) к индивидуальному предпринимателю Короткову Сергею Юрьевичу (ОГРНИП 318723200029891, ИНН 720401191844) о запрете использовать обозначение общество с ограниченной ответственностью "Школьник" на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети "Интернет" для индивидуализации услуг магазина, и взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак N 632591,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Короткова Сергея Юрьевича - Иванов Андрей Арсеньевич (по доверенности от 01.09.2020 сроком действия один год);

от общества с ограниченной ответственностью "Школьник" - Давыдова Ксения Павловна (по доверенности от 09.10.2018 сроком действия три года).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Школьник" (далее - истец, общество, ООО "Школьник") обратилось Арбитражный суд Тюменской области с иском к индивидуальному предпринимателю Короткову Сергею Юрьевичу (далее - ответчик, предприниматель, ИП Коротков С.Ю.) о запрете ответчику использовать обозначение ООО "Школьник" на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети "Интернет" для индивидуализации услуг магазина, и взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак N 632591.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 03.07.2020 по делу N А70-21337/2019 исковые требования удовлетворены. Суд запретил ИП Короткову С.Ю. использовать обозначение ООО "Школьник" на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети "Интернет" для индивидуализации услуг магазина. Этим же судебным актом с предпринимателя в пользу ООО "Школьник" взыскана компенсация за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632591 в размере 200 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 000 руб.

Возражая против принятого по делу решения, предприниматель в апелляционной жалобе просит его отменить, в удовлетворении требований отказать.

В обоснование жалобы ее податель ссылается на то, что ИП Коротков С.Ю. является арендатором помещений, вывески размещены собственником помещений (арендодателем), предприниматель не может влиять на поведение арендодателя; отрицает факт использования обозначения ООО "Школьник", полагает недоказанным факт использования ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

ИП Коротков С.Ю. заявляет о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, отрицает факт наличия переписки и получения претензии.

От ООО "Школьник" поступил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционной инстанции представителем ООО "Школьник" заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, а именно, копии квитанции о направлении претензии в адрес ответчика.

Представитель предпринимателя возражал против приобщения к материалам дела документов, возражал против удовлетворения ходатайства о перерыве.

Судебная коллегия сочла возможным объявить перерыв в течение дня, определила, что ходатайство о приобщении дополнительных документов будет разрешено после перерыва.

В судебном заседании, возобновленном после перерыва, представитель ООО "Школьник" представила суду претензию, направленную в адрес ответчика, квитанцию от 11.10.2019 о направлении почтового отправления с трек-номером 63097939463333, копию описи направления ценного письма (досудебная претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование).

Указанные документы приобщены к материалам дела в целях полного и всестороннего рассмотрения дела.

Представитель предпринимателя поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Рассмотрев апелляционную жалобу, отзыв на нее, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что ООО "Школьник" является правообладателем исключительного права на обозначение "ШКОЛЬНИК", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 632591 с датой приоритета 08.02.2017 для услуг 35 класса МКТУ, в том числе "демонстрация товаров, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи".

Как указывает истец, им выявлен факт того, что в г. Тюмени по адресам: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 167/2, г. Тюмень, ул. Ямская, 104а, г. Тюмень, ул. Майский проезд, 1, к.1 ИП Коротковым С.Ю. без разрешения правообладателя использовалось обозначение "ШКОЛЬНИК", сходное до степени смешения с товарным знаком N 632591. При этом обозначение "ШКОЛЬНИК" использовалось ответчиком на вывеске магазина и в информационной сети Интернет для предложения товара сходного ассортимента неограниченному кругу лиц.

Истец утверждает, что сходство между обозначением "ШКОЛЬНИК" и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 632591 "ШКОЛЬНИК", исключительное право на использование которого принадлежит истцу, очевидно и бесспорно исходя из фонетических и смысловых признаков.

Указывая на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак N 632591, истец направил в адрес предпринимателя претензию (почтовое отправление с трек-номером 63097939463333), с требованием прекратить использование словесного обозначения "ШКОЛЬНИК", выплатить компенсацию в размере 200 000 руб. за нарушение исключительных прав ООО "Школьник".

Указанная претензия направлена 11.10.2019 и получена предпринимателем 13.12.2019, согласно данным официального сайта АО "Почты России".

Ответчик претензию истца оставил без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

03.07.2020 Арбитражный суд Тюменской области принял обжалуемое в апелляционном порядке решение.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его изменения или отмены.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления от 23.04.2019 N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, ООО "Школьник" является правообладателем исключительного права на обозначение "ШКОЛЬНИК", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 632591 с датой приоритета 08.02.2017 для услуг 35 класса МКТУ, в том числе "демонстрация товаров, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи" (л. д. 30-31).

Обстоятельства использования предпринимателем словестного обозначения "ШКОЛЬНИК" подтверждаются представленными в материалы дела фотоматериалами, из которых усматривается, что предприниматель использует указанное словестное обозначение на вывесках магазинов в г. Тюмени по адресам: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 167/2, г. Тюмень, ул. Ямская, 104а, г. Тюмень, ул. Майский проезд, 1,к.1, а также в информационной сети Интернет для предложения товара сходного ассортимента неограниченному кругу лиц (данные из системы 2-ГИС).

Обстоятельства использования словестного обозначения "ШКОЛЬНИК" на вывесках магазинов, принадлежащих предпринимателю, ответчиком не оспариваются.

Однако, возражая против удовлетворения требований истца, податель жалобы ссылается на то, что ИП Коротков С.Ю. является арендатором помещений, вывески размещены собственником помещений (арендодателем), предприниматель не может влиять на поведение арендодателя.

Суд апелляционной инстанции расценивает данная позицию ответчика в качестве несостоятельной, поскольку, как подтвердил в судебном заседании апелляционной инстанции представитель предпринимателя, какие-либо иные арендаторы по спорным адресам магазинам торговлю канцелярскими товарами не осуществляют, что позволяет сделать суду вывод о том, что размещение спорных вывесок обеспечивают исключительно рекламу товара, реализуемого ИП Коротковым С.Ю.

Судебная коллегия отмечает, что под незаконным использованием средства индивидуализации товаров (работ, услуг) следует признавать любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров и др.

В силу статьи 1229 ГК РФ отсутствие запрета правообладателя не считается согласием (разрешением). При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.

Осуществляя предпринимательскую деятельность ИП Коротков С.Ю., обязан предпринимать меры, направленные на установление сведений о правообладателе товарного знака.

Как обоснованно указано судом первой инстанции, вся информация о товарном знаке содержится в реестрах Роспатента https://www1.fips.ru/registers-web/. Информационный ресурс "Открытые реестры" является справочным источником информации, которым может воспользоваться любое лицо для поиска сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, а также иных сведений, касающихся статуса выданного патента/свидетельства или состояния производства по заявкам, поданным в Роспатент. Справочная информация структурирована по номеру патента/свидетельства или регистрационному номеру заявки.

Информационный ресурс "Открытые реестры" формируется на основании общедоступных сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, внесенных в соответствующие государственные реестры и опубликованных в официальных изданиях Роспатента, путем периодического обновления.

Таким образом, ответчик мог самостоятельно ознакомиться со всеми сведениями о товарном знаке через официальные реестры Роспатента и убедиться, что словесный элемент "ШКОЛЬНИК" в товарном знаке охраняемый.

Допуская возможность обстоятельств того, что все вывески были размещены предшествующим арендатором помещений, суд апелляционной инстанции отмечает, что данные обстоятельства не являются основанием для использования ответчиком чужого товарного знака в своей деятельности.

Доводы ответчика о том, что ИП Коротков С.Ю. не использует данные товарный знак в своей деятельности, отклоняются судом, так как опровергаются материалами дела. Фотоматериалы подтверждают, что словестное обозначение "ШКОЛЬНИК" использует ИП Коротковым С.Ю. на вывесках магазинов, а также используются в информационной сети Интернет для предложения товара сходного ассортимента неограниченному кругу лиц (данные из системы 2-ГИС).

Кроме того, суд апелляционной инстанции полагает обоснованным указание истца на то, что ответчик арендует помещения у разных арендодателем, в разных частях г. Тюмени, однако во всех спорных вывеска по трем адресам присутствует словестное обозначение "ШКОЛЬНИК".

Доводы ответчика об отсутствии сходства до степени смешения используемого обозначения магазина "Магазин Школьник товары для школы и офиса" с товарным знаком истца "ШКОЛЬНИК", являются несостоятельными, так как их тождество по фонетическому и смысловому признакам является очевидным.

Обстоятельства того, что истец осуществляет свою деятельность в г. Новосибирске, а ответчик в г. Тюмени, правового значения не имеют, так как нормы действующего законодательства закрепляют принцип охраны исключительных прав на всей территории Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Таким образом, вопреки позиции ответчика, факт нарушения ответчиком исключительного имущественного права истца является доказанным.

Как было выше сказано, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Кроме того, следует отметить, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Следовательно, применительно к данным обстоятельствам при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования спорных товарных знаков, расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленного законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787).

Из материалов дела усматривается, что истцом в обоснование заявленных требований о взыскании компенсации по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ представлен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 632591, заключенный между ООО "Школьник" (Лицензиар) и ООО "Компания Гекон" (Лицензиат) сроком на 1 год на условиях неисключительной лицензии.

Стоимость предоставления права пользования товарным знаком оценивается Лицензиаром в 100 000 руб. (пункт 3.1 лицензионного договора).

Текст лицензионного договора был утверждён Арбитражным судом г. Москвы при утверждении мирового соглашения по делу N А40-260764/2018 между ООО "Школьник", ООО "Компания Гекон", ООО "Магазин Школьник" и индивидуальным предпринимателем Фроловым Дмитрием Владимировичем.

В настоящее время вышеназванный лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте, дата и номер государственной регистрации договора - 27.08.2019 РД0307868.

Оценивая материалы дела, суд апелляционной инстанции полагает, что истцом представлены в материалы надлежащие документы, обосновывающие расчет компенсации, мотивированного заявления о наличии оснований для снижения размера компенсации ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны приводимым в суде первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционный суд не установил.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Короткова Сергея Юрьевича оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.07.2020 по делу N А70-21337/2019 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать заявление о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

Председательствующий

Н.А. Шиндлер

Судьи

Н.Е. Иванова А.Н. Лотов