Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2020 г. N 09АП-44906/20 по делу N А40-280634/2019

г. Москва

02 октября 2020 г.

Дело N А40-280634/19

Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 октября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Е.Б. Расторгуева, О.Г. Головкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурадян М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13 августа 2020 года

по делу N А40-280634/19, принятое судьей Е.Н. Киселевой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ГИ Центральная типография"

(ОГРН: 1097746682505; 143025, Московская обл, рабочий поселок Новоивановское, город Одинцово, улица Овражная, дом 20)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"

(ОГРН: 1067746613494; 125252, г Москва, проезд Берёзовой Рощи, дом 12, этаж 2 комната 4)

Грачеву Сергею Николаевичу

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Манякин А.А. по доверенности от 22.06.2020

от ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ": Торбенко М.В. по доверенности от 24.12.2018 г.

от Грачева С.Н.: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГИ Центральная типография" (далее - ООО "ГИ Центральная типография", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" (далее - ООО "Регистратор доменных имен Рег.ру", ответчик 1), Грачёву Сергею Николаевичу (далее - Грачёв С.Н., ответчик), согласно которым истец просит:

- признать незаконным использование и запретить использование в доменном имени обозначение "g-print.ru" Грачевым С.И. сходное до степени смешения с товарным знаком "giprint";

- обязать ООО "Регистратор доменных имен Рег.ру" аннулировать регистрацию доменного имени "http://g-print.ru/".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.08.2020 исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Ответчик 1 не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения настоящего спора, неправильное распределение судебных расходов.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 24.09.2020 представитель ответчика 1 доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Представитель ответчика 2 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя ответчика 2 по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отмене обжалуемого судебного акта в части взыскания госпошлины, а в оставшейся части - оставлению без изменения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Общество с ограниченной ответственностью "ГИ Центральная типография" является правообладателем товарного знака giprint по свидетельству Российской Федерации N 532048.

Товарный знак, зарегистрирован в отношении услуг 40-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "аппретирование бумаги; гравирование; ламинирование; литография; обработка бумаги; обрамление художественных работ; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; работы переплетные; составление фотокомпозиций; фотогравировка; цветоделение; шелкография".

Дата приоритета товарного знака - 01.08.2013, дата регистрации - 15.01.2015, дата истечения срока действия исключительного права - 01.08.2023.

Истцу стало известно, что ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ответчик 1) осуществило регистрацию домена g-print.ru.

Как следует из информации, указанной на сайте, а также из представленных в материалы дела ответчиком 1 документов, администратором домена g-print.ru является Грачев С. Н. (ответчик 2).

Ответчик 2 при осуществлении коммерческой деятельности на сайте http://g-print.ru/ оказывает услуги однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а также незаконно без каких - либо правовых оснований размещает товарный знак истца в названном домене.

В частности, на сайте истца (http://giprint.ru) указан перечень услуг, предлагаемых и оказываемых ООО "ГИ Центральная типография" в области профессиональной рекламной, полиграфической, информационной и производственной типографии (услуги по печати различных изделий: плакаты, таблички, баннеров, визиток, вывески, календари, печать на сувенирах, интерьерная печать). Оказание аналогичных услуг предлагается на сайте ответчика http://g-print.ru, а именно: услуги по печати различных изделий, баннеров. визиток, вывески, календари, интерьерная печать и прочие аналогичные типографские услуги.

Таким образом, услуги отказываемые истцом с использованием товарного знака "giprint", и услуги, оказываемые ответчиком 2 под обозначением "g-print" являются аналогичными и однородными.

Также ответчиком 2 нарушены исключительные права истца на товарный знак "giprint" путем использования домена g-print.ru, содержащего обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком "giprint", правообладателем которого является истец, по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) критериям.

Вместе с тем, истец не давал своего согласия ответчикам на использование товарного знака "giprint", в том числе в доменном имени g-print.ru и на сайте http://g-print.ru, в связи с чем, по мнению истца, действия ответчиков являются незаконными и нарушают исключительные права истца на товарный знак "giprint".

При этом истец полагает, что прекращение Регистратором делегирования доменного имени может пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков администратором

Мотивируя исковые требования к ответчикам, истец указал, что ответчики нарушают исключительные права истца на товарные знаки путем их незаконного использования в сети Интернет и доменном имени.

Истец также указывает, что ответчиком 2 к настоящему моменту не прекращено использование обозначения "g-print" на страницах интернет-сайта http://g-print.ru, а также в домене g-print.ru.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции сослался на нижеследующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт того, что истец является правообладателем вышеназванного товарного знака "giprint" и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этого товарного знака установлены судом, подтверждены документально.

истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Факт использования ответчиком 2 обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при предложении и оказании ответчиком услуг, являющихся однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Так, в соответствии с регистрационными данными ООО "Рег.РУ" администратором доменного имени g-print.ru является Грачев С.Н.

При этом, ответчик при осуществлении коммерческой деятельности на своем сайте http://g-print.ru оказывает услуги однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Как указано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 (далее - Информационное письмо Президиума ВАС РФ N 122) вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя (абз. 1, 6 п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 122).

В соответствии с п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее - Правила), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются отдельные признаки (словесные, изобразительные и объемные), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При визуальном сравнении обозначения "g-print", расположенного в доменном имени g-print.ru, с товарным знаком "giprint", сходство до степени смешения является очевидным (фактически единственное отличие спорного обозначения - это отсутствие дефиса в товарном знаке истца и наличие дефиса в спорном доменном имени g-print.ru. Произносятся обозначения абсолютно одинаково. Указание на доменную зону.ru не носит индивидуализирующий характер).

Спорное обозначение "g-print" в доменном имени, на сайте и товарный знак "giprint" выполнены одним шрифтом латинского алфавита, имеют графическое (визуальное) и звуковое (фонетическое) сходство.

Товарный знак истца "giprint" и обозначение "g-print", используемое ответчиками, несмотря на отдельные отличия в целом ассоциируются друг с другом, а следовательно сходны до степени смешения.

Суд считает наличие сходства до степени смешения между доменным именем g-print.ru и товарным знаком истца очевидным. Особенно ярко такое сходство обнаруживается именно с позиции рядового потребителя, который, не обладая специальными знаниями, может воспринять доменное имя g-print.ru, как указание на товарный знак истца.

Суд также принимает во внимание, что истцом с целью подтверждения своей правовой позиции было инициировано проведение лингвистической экспертизы спорных обозначений в ООО "Центр независимой экспертизы и оценки "Стратегия оценки".

По результатам проведенного лингвистического исследования спорных обозначений специалистом было составлено заключение N Л-146/15-01.2020 от 31.01.2020, в котором специалист пришел к выводу: "В ходе исследования было установлено сходство до степени смешения между товарным знаком "giprint" и доменным именем "g-print.ru". Они сходны по фонетическим и смысловым признакам, а также графически. Доменное имя идентично зарегистрированному товарному знаку "giprint", они ассоциативно схожи и не имеют различительных элементов".

Представленное в материалы заключение специалиста является мотивированным и непротиворечивым, оснований не доверять эксперту, у суда не имеется.

Так, доменное имя g-print.ru в настоящее время используется ответчиком 2 при оказании услуг (услуги по печати различных изделий, баннеров, визиток, вывески, календари, интерьерная печать и прочие аналогичные типографские услуги) однородных услугам 40-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак "giprint" (аппретирование бумаги; гравирование; ламинирование; литография; обработка бумаги; обрамление художественных работ; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; работы переплетные; составление фотокомпозиций; фотогравировка; цветоделение; шелкография).

Услуги ответчика относятся к изготовлению и реализации печатной/полиграфической продукции и являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом, истец не давал своего согласия ответчику 2 на использование товарного знака "giprint", в том числе в доменном имени g-print.ru и на сайте http://g-print.ru, в связи с чем, действия ответчика 2 являются незаконными и нарушают исключительные права истца на товарный знак "giprint".

Изложенное, в силу статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, является основанием для привлечения ответчика 2 к установленной законом гражданско-правовой ответственности.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Нарушенные права истца подлежат восстановлению путем пресечения использования ответчиком обозначения "g-print", в том числе в доменном имени g-print.ru.

Требование истца об аннулировании регистрации доменного имени, является специальным способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования ответчиками товарных знаков истца, а также ввиду незаконного размещения домена с наименованием, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, направлено на пресечение любых действий, нарушающих указанное исключительное право истца, и подлежит удовлетворению.

Установленные в Правилах регистрации доменных имен в домене ".RU" и ".РФ", утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81 (далее - Правила), основания для аннулирования регистрации домена не означает невозможность принятия судебного акта о пресечении нарушения путем аннулирования регистрации доменного имени, поскольку Правила не является нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом (п. п. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем предъявления такого требования.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению исходя из следующего.

Так, ответчик 1 является надлежащим, поскольку факт регистрации им доменного имени http://g-print.ru/ нарушает права истца, а у ответчика 1 имеется техническая возможность пресечь нарушение права истца.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии с п. 3 ст. 44 АПК РФ ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.

Согласно п. 5 ст. 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Таким образом, ответчиками в арбитражном процессе выступают лица, нарушающие права и законные интересы истцов, а также иные лица, которые могут пресечь незаконные действия нарушителя прав по делам об интеллектуальной собственности.

Так, решение Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2020 по делу N А40-280634/2019 не нарушает прав Ответчика1, обязывая его аннулировать регистрацию доменного имени http://g-print.ru, а напрямую согласуется с внутренними правилами, установленными для ответчика 1.

В апелляционной жалобе Ответчик 1 ссылается на то, что согласно Правилам регистрации доменных имен в домене ".RU" и ".РФ", утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81 в п. 3.2.2. нет такого основания для отказа в регистрации доменного имени как установленный факт совпадения доменного имени до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим другому лицу.

Однако, суд первой инстанции обоснованно указывает на то, что Правила регистрации доменных имен в домене ".RU" и ".РФ", утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81 - не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом (п.п. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем предъявления такого требования.

При этом, суд апелляционной инстанции соглашается с доводом ответчика 1 о том, что принятое решение возлагает обязанности несения бремени оплаты государственной пошлины на лицо, которое не нарушало прав истца, таким образом, регистратор в данном случае не несет расходов по оплате государственной пошлины.

Частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса установлено, что суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1, пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. При нарушении данного требования суд может отказать лицу в защите права. Злоупотребление правом на судебную защиту можно констатировать в том случае, когда участник действует сознательно с единственным намерением причинить ущерб другому лицу, либо пытается извлечь для себя необоснованные выгоды.

В силу положений части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Исходя из взаимной связи указанных норм права, апелляционная коллегия полагает, что поведение ответчика Грачева С.Н. привело к предъявлению указанного иска, в связи с чем отнесение расходов по оплате госпошлины по иску на ответчика ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" является необоснованным, в связи с чем решение суда в данной части подлежит изменению.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 августа 2020 года по делу N А40-280634/19 в обжалуемой части изменить.

Взыскать с Грачева Сергея Николаевича в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГИ Центральная типография" (ОГРН: 1097746682505) расходы по оплате госпошлины по иску в размере 6 000 рублей.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

Е.Б. Расторгуев О.Г. Головкина