Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2020 г. N 11АП-13308/20 по делу N А55-39931/2019

город Самара

12 октября 2020 г.

Дело N А55-39931/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 8 октября 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 12 октября 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Митиной Е.А., судей Ануфриевой А.Э., Романенко С.Ш., при ведении протокола секретарем судебного заседания Липовецкой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 6 апелляционную жалобу ООО "Дека" на решение Арбитражного суда Самарской области от 05.08.2020 г., принятое по делу N А55-39931/2019 (судья Шехмаметьева Е.В.), по иску Общества с ограниченной ответственностью "Дека" к Обществу с ограниченной ответственностью "Рив",

о взыскании 1 892 000 руб. компенсации,

с участием в судебном заседании:

от истца - Онищенко А.П., по доверенности от 06.03.2020 г.,

от ответчика - Сологуб В.В., по доверенности от 07.07.2020 г.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Дека" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Рив" о взыскании 1 892 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "Джон Сильвер" и о запрете использования товарного знака при осуществлении деятельности.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 5 августа 2020 года в иске оказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью "Дека" подало в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования ООО "Дека" к ООО "Рив".

В апелляционной жалобе заявитель указывает, что основанием отказа в иске послужили выводы суда о том, что в отношении услуг, осуществляемых ответчиком, несмотря на отнесение к одному классу МКТУ (43), исключительное право истцом не зарегистрировано, защита не предоставлена. Однако в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания, размещенных в сети Интернет на сайте Роспатента, в отношении товарного знака "Dжон Сильвер" из класса МКТУ 43 указан перечень товаров и/или услуг в следующем составе: услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в т.ч. аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионаты, пансионаты для животных, прокат палаток, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом. Аналогичный перечень товаров и услуг класса МКТУ 43 указан и в заявке истца N 2005731022 от 14.11.2005 г. на регистрацию товарного знака "Dжон Сильвер". Соответственно, ответчик осуществлял свою хозяйственную деятельность по основному виду - деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; по дополнительным видам деятельности - услуги ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах -ресторанах и на судах, деятельность общественного питания по прочим видам организации питания, подача напитков; оказывал их с использованием товарного знака "Dжон Сильвер", что является незаконным и нарушает исключительное право истца на использование товарного знака. В связи с чем, полагает, что суд неправильно истолковал представленные доказательства, не выяснил все обстоятельства по делу, чем допустил существенные нарушения норм материального и процессуального права.

Ответчиком представлен отзыв на апелляционную жалобу, в которой он просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Дека" без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца - Онищенко А.П. доводы апелляционной инстанции поддержал, просил решение суда отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчика - Сологуб В.В. в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Судом апелляционной инстанции приобщены к материалам дела представленные к апелляционной жалобе документы: выкопировка из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака "Dжон Сильвер" N 342540, копия заявки N 2005731022 на регистрацию товарного знака "Dжон Сильвер", которые новыми доказательствами не являются, а дополняют ранее представленные доказательства, содержат более полную информацию о зарегистрированном за истцом товарном знаке применительно к перечню товаров и услуг, где он используется.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "Dжон Сильвер", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30.01.2008 с датой приоритета товарного знака 01.12.2005, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 342540 и приложением к нему от 04.05.2016 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 01.12.2025.

Указанный товарный знак представляет собой графическое изображение бюста стилизованного моряка с курительной трубкой и словесный элемент "Dжон Сильвер", выполненный латиницей и кириллицей.

Основанием обращения истца в суд послужило использование, по его мнению, ответчиком - ООО "Рив" без разрешения принадлежащего истцу товарного знака при осуществлении деятельности ресторана "Джон Сильвер", расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, б-р Приморский, 43, что нарушает законные интересы истца, как правообладателя. Истец обращался к ответчику 22.03.2019 г. и 20.09.2019 г. с предложением приобрести права на товарный знак или оплатить стоимость использования исключительных прав за 2016-2018 годы, однако стороны не пришли к согласию по данному вопросу.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 названного Кодекса).

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Отказывая истцу в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что согласно представленному свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 342540 "Dжон Сильвер", указанный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих классов МКТУ и перечней товаров и/или услуг:

- 35- менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; в т. ч. продвижение товаров для третьих лиц, деловая экспертиза, изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, аудит, исследования в области бизнеса, организация выставок в коммерческих целях, продажа аукционная, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных; управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для продвижения товаров, фотокопирование.

- 43 - обеспечение временного проживания, в т.ч. аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, мотели, пансионаты, пансионаты для животных, прокат палаток, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги кемпингов.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Рив" оно осуществляет в качестве основного вида деятельности деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. К дополнительным видам деятельности относятся услуги ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах -ресторанах и на судах; деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; подача напитков; деятельность в области исполнительских искусств; деятельности учреждений культуры и искусства; деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари; деятельность спортивных объектов; деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в отношении услуг, осуществляемых ответчиком, несмотря на отнесение к одному классу МКТУ, исключительное право истцом не зарегистрировано, защита не предоставлена.

Вместе с тем, в соответствии со сведениями, содержащимися в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания, размещенных в сети Интернет на сайте Роспатента в отношении товарного знака "Dжон Сильвер", среди переченя товаров и/или услуг класса МКТУ 43 указаны: услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в т.ч. аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионаты, пансионаты для животных, прокат палаток, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Заявка истца N 2005731022 от 14.11.2005 г. на регистрацию товарного знака "Dжон Сильвер" содержит аналогичный перечень товаров и услуг класса МКТУ 43.

Таким образом, в отношении услуг ресторанов, являющихся одним из видов деятельности ответчика, зарегистрирован товарный знак истца "Dжон Сильвер", в связи с чем, выводы суда первой инстанции, что в отношении услуг, осуществляемых ответчиком, исключительное право истцом не зарегистрировано, ошибочны.

Однако данные выводы не повлияли на принятие судом неправильного судебного акта по следующим основаниям.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 " О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу части 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании ч.ч. 1,2 ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с представленным в дело Актом экспертного исследования N 20-257 от 28.07.2020 г., составленным ООО "СУДЭКСПЕРТ", имя собственное Джон Сильвер является неохраняемым (слабым) элементом данного товарного знака. В качестве сильного (доминирующего) элемента здесь выступают невербальные элементы (изображение, цвет, шрифт). При композиционном сходстве изображения являются различными, как по цветовой гамме, так и по изображению бюста моряка в иллюминаторе, что не позволяет утверждать о сходстве этих изображений до степени смешения. Надпись Dжон Сильвер/ Джон Сильвер также имеет шрифтовые различия.

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 указано, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Сопоставив зарегистрированное за истцом изображение товарного знака и изображение моряка, используемое ответчиком в своей деятельности, суд приходит к выводу, что они имеют существенные различия (возраст, одежда, наличие/отсутствие глазной повязки).

При указанных обстоятельствах, несмотря на однородность услуг, оказываемых ответчиком и в отношении которых за истцом зарегистрирован рассматриваемый товарный знак, признаки данных изображений не позволяют сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

При этом суд принимает также во внимание, что имя собственное Джон Сильвер является персонажем романа Р.Л. Стивенсона "Остров сокровищ", относящегося к мировой литературе, в связи с чем, является слабым элементом товарного знака.

Как следует из Акта экспертного исследования N 20-257 от 28.07.2020 г., в России зарегистрированы 5 товарных знаков с названием "Джон Сильвер".

Таким образом, поскольку материалами не подтверждено использование ответчиком обозначения в своей деятельности, сходного с товарным знаком истца, основания для удовлетворения иска отсутствуют.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с этим Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 05.08.2020 г., принятое по делу N А55-39931/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Дека" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Митина

Судьи

А.Э. Ануфриева С.Ш. Романенко