Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2020 г. N 13АП-25888/20 по делу N А56-47756/2020

г. Санкт-Петербург

16 октября 2020 г.

Дело N А56-47756/2020

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Загараева Л.П.

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-25888/2020) ООО "ПолиПроф СПБ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2020 по делу N А56-47756/2020 (судья Герасимова М.С.), рассмотренному в порядке упрощенного производства

по иску ООО "Аква-Венчур"

к ООО "ПолиПроф СПБ"

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" (ОГРН 1109847007423; далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Полипроф СПБ" (ОГРН 1107847089228; далее - ответчик) о взыскании 500 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "ФОПС" и 13 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением суда в виде резолютивной от 14.08.2020 заявленные требования удовлетворены частично. С ООО "Полипроф СПБ" в пользу ООО "Аква-Венчур" взыскано 100 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 13 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано. Мотивированное решение изготовлено 07.09.2020.

Ответчик, не согласившись с решением суда, направило апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просило решение суда отменить. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на отсутствие вины ответчика. Кроме того податель жалобы указывает на то, что ключевые слов, настраиваемые на платформе "Яндекс.Директ" не являются частью самого рекламного объявления, и не водят в его содержание, не демонстрируется пользователя.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, Как следует из текста искового заявления, истец обладает исключительными правами на два товарных знака "ФОПС", зарегистрированных в разных классах МКТУ:

а) с 2012 года на товарный знак "ФОПС" (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 504571, приоритет товарного знака: 11.10.2012, зарегистрировано Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.01.2014, срок действия регистрации до 11.10.2022, с изменением об изменении места нахождения правообладателя от 25.10.2017). Данный товарный знак зарегистрирован за правообладателем (Истцом) по 01, 11, 42 классам МКТУ, к которым относятся в том числе:

- "Аппараты и машины для очистки воды";

- "Приборы для фильтрования воды";

- "Установки для очистки воды";

- "Установки для очистки сточных вод";

- "Фильтры [части бытовых и промышленных установок]".

а) с 2018 года на товарный знак "ФОПС" (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 692186, приоритет товарного знака: 16.04.2018, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2019, срок действия регистрации до 16.04.2028). Данный товарный знак зарегистрирован за правообладателем (Истцом) по 16, 35, 37, 38, 39 классам МКТУ, к которым относятся в том числе:

- "Реклама";

- "Выписка счетов";

- "Демонстрация товаров";

- "Посредничество коммерческое";

- "Реклама интерактивная в компьютерной сети";

- "Предоставление деловой информации через веб-сайты";

- "Передача сообщений и изображений с использованием компьютера";

- "Презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи";

- "Продвижение продаж для третьих лиц";

- "Публикация рекламных текстов";

- "Распространение образцов";

- "Распространение рекламных материалов";

- "Издания печатные";

- "Изображения графические";

- "Согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц";

- "Информация по вопросам строительства";

- "Строительство";

- "Передача цифровых файлов";

- "Услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные";

- "Доставка товаров";

- "Перевозка грузовым автотранспортом";

- "Хранение товаров на складах".

Истец с 2012 по 2020 год не заключал ни одного лицензионного договора о предоставлении прав на использование двух выше перечисленных товарных знаков, в том числе, таких лицензионных договоров не было заключено с ответчиком.

В апреле 2019 года Истцом было обнаружено незаконное использование своего товарного знака "ФОПС" в сети интернет при рекламе интернет-сайта polifilter.ru на интернет-сайте yandex.ru, а именно:

а) в составе заголовка "Фильтрующие патроны ФОПС! - Доставка по СПб и ЛО!" объявления (с пометкой "Реклама") и текстом ниже "Производство ФП";

б) в составе заголовка "Фильтрующие патроны ФОПС!" объявления, содержащего контактную информацию об Ответчике.

При нажатии на эти заголовки открывался интернет-сайт polifilter.ru

Вышеназванное объявление (с пометкой "Реклама") на интернет-сайте yandex.ru ("Фильтрующие патроны ФОПС! - Доставка по СПб и ЛО!") являются рекламными объявлениями, опубликованными на коммерческой основе в сети интернет на страницах российской поисковой системы "Яндекс" (поисковая реклама) в рамках услуги "Яндекс-Директ", предоставляемой ООО "Яндекс" (ИНН 7736207543) рекламодателю (Ответчик), который осуществляет акцепт оферты и сам несет ответственность за соответствие рекламных объявлений требованиям действующего законодательства.

ООО "Яндекс" оказывает услугу "Яндекс-Директ" по размещению рекламных объявлений, содержащих рекламную информацию и Ссылку на интернет-сайт рекламодателя (Ответчика).

Рекламодателем (Ответчик) является лицо, осуществившее акцепт оферты; он является заказчиком услуг "Яндекс.Директ" по заключенному договору и несет ответственность за все действия, совершенные им, а также его представителем через клиентский веб-интерфейс.

Как предусмотрено пунктами 3.2, 3.3, 3.3.1 указанной Оферты, услуги оказываются только в отношении рекламной кампании, для которой рекламодателем (Ответчиком) осуществлен акцепт оферты. Рекламодатель (Ответчик) самостоятельно осуществляет подготовку и редактирование рекламной кампании, в том числе составление/изменение рекламных объявлений, подбор ключевых слов, в соответствии с установленной формой в подразделе "Создать кампанию" интернет-сайта "Яндекс.Директ". Рекламодатель (Ответчик) самостоятельно и в полном объеме несет предусмотренную законодательством ответственность как лицо, осуществившее с использованием предоставленных системой "Яндекс.Директ" возможностей приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму, и гарантирует соответствие составленных и предоставленных им для размещения ООО "Яндекс" Рекламных объявлений всем требованиям действующего законодательства. Доступ к указанной форме для создания рекламной кампании рекламодателю (Ответчику) предоставляется через клиентский веб-интерфейс после авторизации в качестве зарегистрированного пользователя интернет-сайта yandex.ru путем ввода логина и пароля рекламодателя (Ответчика).

ООО "Яндекс" принимает на себя обязательства оказывать, а рекламодатель (Ответчик) обязуется принимать и оплачивать рекламные услуги, связанные с размещением в сети интернет предоставленных рекламодателем (Ответчиком) рекламных материалов, при этом ООО "Яндекс" обязуется оказывать услуги на условиях Оферты.

08.04.2019 Истец с целью фиксации правонарушения (информация, опубликованная на интернет-сайте polifilter.ru) и сохранения доказательств обратился к нотариусу Тереховой М. В. (временно исполняющей обязанности нотариуса Карье Н. Н.), которая произвела осмотр письменного доказательства, а именно информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в сети общего пользования Интернет на страницах интернет-сайта, расположенного по адресу: https://polifdter.ru.

Согласно протоколу осмотра письменного доказательства, выполненного на бланке 78 АБ 6459564 установлено:

а) На данном интернет интернет-сайте размещена следующая контактная информация:

"Контакты +7 (812)385-51-91 По России бесплатно info@polifdter.ru

191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 43

Адрес производства 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1

Скачать схему проезда"

б) На данном интернет интернет-сайте размещена информация о том, что продукция "фильтр-патроны" POLIPROF предназначены для очистки сточной воды.

в) В "паспорте на фильтр-патроны", размещенном на данном интернет-сайте указано, что они изготавливаются в соответствии с СТО 64235108-002-2016, а также, что "ООО "ПолиПроф СПб" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию фильтров ФПО без уведомления пользователей настоящего документа".

Истец является разработчиком и держателем подлинника документа "СТО 64235108-002-2016", что подтверждается Каталожным листом продукции, зарегистрированным 01.09.2016 в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (см. Приложение N 17), а цифры "64235108" в номере СТО это индивидуальный код ОКПО Истца.

Вместе с этим, 08.04.2019 Истец с целью фиксации правонарушения (рекламные объявления на интернет-сайте yandex.ru) и сохранения доказательств обратился к нотариусу Тереховой М. В. (временно исполняющей обязанности нотариуса Карье Н. Н.), которая произвела осмотр письменного доказательства, а именно информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в сети общего пользования Интернет на страницах интернет-сайта, расположенного по адресу: https://yandex.ru/.

Согласно протоколу осмотра письменного доказательства, выполненного на бланке 78 АБ 6459565 установлено:

а) При вводе в поисковой строке интернет-сайта yandex.ru словосочетания "фильтр ФОПС" второй строкой отображается информация рекламного характера и ссылка на интернет-сайт polifilter.ru, в том числе с выделенной более крупным шрифтом фразой: "Фильтрующие патроны ФОПС! - Доставка по СПб и ЛО!" и расположенным ниже текстом "Производство ФП". Пометка "Реклама", расположенная снизу от названной фразы, свидетельствует о том, что указанная информация отображается в следствие заключенного между компанией ООО "Яндекс" ИНН 7736207543 и Ответчиками договора на оказание услуги "Яндекс-Директ" на размещение рекламы с использованием товарного знака "ФОПС", принадлежащего Истцу.

б) При нажатии на ссылку "Контактная информация" открывается страница, на которой указано:

- текст "Фильтрующие патроны ФОПС!";

- текст "POLIPROF - устройство для очистки ливневых стоков.";

- Телефон "+7 (812) 611-24-64";

- адрес "наб. Фонтанки, д. 43".

в) При нажатии на заголовок "Фильтрующие патроны ФОПС! - Доставка по СПб и ЛО!" открывается интернет-сайт polifilter.ru.

г) Рядом с рекламными объявлениями Ответчика размещено рекламное объявление Истца со ссылкой на интернет-сайт aquaventure.ru (интернет-сайт Истца) и фразой "Фильтры ФОПС | Аква-Венчур - Санкт-Петербург".

11.04.2019 ООО "Глоба", действуя в интересах Истца, направило запрос на закупку товаров "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,0-1,2" и "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-1,2" Ответчику на электронную почту info@polifilter.ru, указанную как контактную на интернет-сайте polifilter.ru. В тот же день с электронной почты info@polifilter.ru был получен счет N ПП-26 от 11.04.2019 на товары: "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,0-1,2" и "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-1,2" на общую сумму 676 800 руб. Факт выставления Ответчиком данного счет подтверждает, что Ответчик:

а) действительно ведет предпринимательскую деятельность в области продажи оборудования для очистки сточных вод на территории г. Санкт-Петербурга;

б) фактически использует товарный знак Истца "ФОПС" при формировании предложений и реализации своих товаров;

в) реализует товары, маркируемые товарным знаком Истца "ФОПС" на суммы превышающие стоимость данного искового заявления.

Следует отметить, что данный счет Ответчика и все его последующие счета и документы подписаны должностными лицами Ответчика, имеющими необходимые полномочия, что подтверждается копией доверенности, заверенной Ответчиком.

.04.2019 в адрес Ответчика Истцом была направлена претензия (исх. N б/н от 11.04.2018) с требованием прекратить незаконное использование товарных знаков Истца в рекламных материалах на интернет-сайте yandex.ru, а также с требованием выплаты компенсации за незаконное использование товарных знаков Истца на адрес места нахождения ООО "ПОЛИПРОФ СПБ", а именно "1984115, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Мира, 1 литер з", а также на электронную почту info@polifilter.ru.

06.05.2019 Истец с целью фиксации продолжающегося длительное время правонарушения (информация, опубликованная на интернет-сайте yandex.ru) и сохранения доказательств обратился к нотариусу Тереховой М. В. (временно исполняющей обязанности нотариуса Карье Н. Н.), которая произвела осмотр письменного доказательства, а именно информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в сети общего пользования Интернет на страницах интернет-сайта, расположенного по адресу: https://www.yandex.ru.

Согласно протоколу осмотра письменного доказательства, выполненного на бланке 78 АБ 6459770 установлено:

а) При вводе в поисковой строке интернет-сайта yandex.ru словосочетания "фильтр ФОПС" второй строкой отображается информация рекламного характера и ссылка на интернет-сайт polifdter.ru, в том числе с выделенной более крупным шрифтом фразой: "Фильтрующие патроны ФОПС! - Доставка по СПб и ЛО!" и расположенным ниже текстом "Производство ФП".

Пометка "Реклама", расположенная снизу от названной фразы, свидетельствует о том, что указанная информация отображается в следствие заключенного между компанией ООО "Яндекс" ИНН 7736207543 и Ответчиками договора на оказание услуги "Яндекс-Директ" на размещение рекламы с использованием товарного знака "ФОПС", принадлежащего Истцу.

б) Рядом с рекламными объявлениями Ответчика размещено рекламное объявление Истца со ссылкой на интернет-сайт aquaventure.ru (интернет-сайт Истца) и фразой "Фильтры ФОПС | Аква-Венчур - Санкт-Петербург".

06.05.2019 ООО "Глоба", действуя в интересах Истца, повторно направило запрос на закупку товаров "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,0-1,2" и "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-1,2" Ответчику на электронную почту info@polifilter.ru, указанную как контактную на интернет-сайте polifilter.ru. В тот же день с электронной почты info@polifilter.ru был получен счет N ПП-30 от 06.05.2019 н& товары: "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-1,0-1,2" и "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-1,5-1,2" на общую сумму 676 800 руб.

Факт выставления Ответчиком данного счет подтверждает, что Ответчик:

а) продолжительное время ведет предпринимательскую деятельность в области продажи оборудования для очистки сточных вод на территории г. Санкт-Петербурга;

б) фактически использует обозначение "ФОСП", близкое до степени смешения с товарным знаком Истца "ФОПС" при формировании предложений и реализации своих товаров;

в) реализует товары, маркируемые обозначением "ФОСП" близким до степени смешения к товарному знаку Истца "ФОПС" на суммы превышающие стоимость данного искового заявления.

17.05.2019 в адрес Ответчика Истцом была направлена повторная претензия (исх. N 236 от 17.05.2019) с требованием о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков Истца на адрес места нахождения ООО "ПОЛИПРОФ СПБ", а именно "1984115, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Мира, 1 литера з", а также на электронную почту info@polifilter.ru.

20.05.2019 Истец обнаружил, что Ответчик удалил рекламные материалы с интернет-сайта yandex.ru.

01.08.2019 ИП Шашко Максим Дмитриевич, действуя в интересах Истца, в рамках договора N 10 от 01.08.2019, в третий раз направил запрос на закупку товара "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9" Ответчику на электронную почту info@polifilter.ru, указанную как контактную на интернет-сайте polifilter.ru. В тот же день с электронной почты info@polifilter.ru был получен счет N ПП-34 от 01.08.2019 на товар "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9".

Факт выставления Ответчиком данного счет подтверждает, что Ответчик:

а) продолжительное время ведет предпринимательскую деятельность в области продажи оборудования для очистки сточных вод на территории г. Санкт-Петербурга;

б) продолжительное время фактически использует обозначение, близкое до степени смешения с товарным знаком Истца "ФОПС" при формировании предложений и реализации своих товаров.

05.08.2019 ИП Шашко М.Д., действуя в интересах Истца, в рамках договора N 10 от 01.08.2019, оплатил счет N ПП-34 от 01.08.2019 на товар "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9".

08.08.2019 ИП Шашко М.Д., действуя в интересах Истца, в рамках договора N 10 от 01.08.2019, по универсальному передаточному документу N 40 от 08.08.2019 фактически получил товар "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9" оплаченный им по счету N ПП-34.

Факт отгрузки товара по данному счету подтверждает, что Ответчик:

а) не только делает предложения, но и осуществляет фактическую продажу товаров, маркируемых обозначением "ФОСП" близким до степени смешения с товарным знаком Истца "ФОПС";

б) продолжительное время фактически использует обозначение "ФОСП", близкое до степени смешения с товарным знаком Истца "ФОПС" при формировании предложений и реализации своих товаров.

Факт отгрузки товара Ответчиком дополнительно подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2019 между ООО "ПолиПроф СПб" и ИП Шашко М.Д.

10.04.2020 ИП Шашко М.Д., действуя в Г интересах Истца, в четвертый раз направил запрос на закупку товара "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9" Ответчику на электронную почту info@polifilter.ru, указанную как контактную на интернет-сайте polifilter.ru. С электронной почты info@polifilter.ru был получен счет N ПП-27 от 10.04.2020 на товар "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9".

22.04.2020 ИП Шашко М.Д., действуя в интересах Истца, в пятый раз направил запрос на закупку товара "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9" Ответчику на электронную почту info@polifilter.ru, указанную как контактную на интернет-сайте polifilter.ru. В тот же день с электронной почты info@polifilter.ru был получен счет N ПП-27 от 22.04.2020 на товар "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9".

Истец считает, что обозначение "ФОСП" (в контексте "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9", используемым Ответчиком) является близким до степени смешения к товарному знаку "ФОПС" (в контексте "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9", используемым Истцом).

Для выяснения ассоциируется ли обозначение "ФОСП" (в контексте "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9") с товарным знаком "ФОПС" (в контексте "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9") в целом, несмотря на их отдельные отличия - Истец обратился к специалистам в области филологии и психологии, в результате чего были получены два досудебных заключения специалиста.

Согласно досудебному заключению эксперта от 11.12.2019, в рамках договора N 19121101 от 11.12.2019 сделан следующий вывод: обозначение "ФОСП" (используемое в печатном тексте в контексте "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9") ассоциируется с обозначением "ФОПС" (используемое в печатном тексте в контексте "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9") в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно досудебному заключению эксперта от 14.01.2020, в рамках договора N 20011401 от 14.01.2020 сделан следующий вывод: в сознании потребителей обозначение "ФОСП" будет ассоциироваться с обозначением "ФОПС", и сформируется представление о том, что эти обозначения принадлежат одному и тому же производителю. Обозначение "ФОСП" (используемое в печатном тексте в контексте "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9") ассоциируется с обозначением "ФОПС" (используемое в печатном тексте в контексте "Фильтрующий патрон ФОПС-МУ-0,58-0,9") в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании ст. 1515 ГК РФ истец предъявил ко взысканию компенсацию в размере 500 000,00 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак "ФОПС".

В связи с оставлением ответчиком претензии без удовлетворения и защитой нарушенных прав, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявленные требования.

Апелляционный суд, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, не находит оснований для отмены решения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, в силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, среди прочего, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Между тем из пункта 6 статьи 1252 ГК РФ следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, в спорной ситуации бремя доказывания распределяется следующим образом: ООО "Аква-Венчур" должно доказать наличие у него прав на товарный знак, в защиту которого подан иск, и факт его использования предпринимателем. В свою очередь, ответчик должен опровергнуть эти обстоятельства либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Из текста искового заявления следует, что в обоснование заявленных требований истец ссылался на использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в сети интернет при рекламе интернет-сайта polifilter.ru на интернет-сайте yandex.ru.

Согласно пунктам 42 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов...по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков..., утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Факт использования ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками, то есть факт нарушения прав истца, подтверждается материалами дела.

Ответчик указывает, что слово ФОПС использовалось им в настройках системы "Яндекс-Директ" только как ключевое слово, а потому не является самостоятельным способом использования товарного знака.

Вместе с тем, ответчик ошибочно указывает, что отображаемое на сайте yandex.ru слово "ФОПС" является "ключевым словом", потому что, согласно открытым источникам в сети Интернет, включая оферту ООО "Яндекс" на оказание услуги "Яндекс-Директ" - главной отличительной особенностью "ключевого слова" является то, что оно является техническим параметром, не представляет собой часть рекламного объявления и не размещается в общем доступе в сети Интернет.

В тоже время, в действительности, на сайте yandex.ru слово "ФОПС" представляет собой именно часть рекламного объявления и показывается неограниченному кругу пользователей сети Интернет, поэтому оно никак не может быть признано только "ключевым словом".

Как указывает Ответчик, Яндекс действительно может добавлять прочие слова в список ключевых для рекламной компании, но он никак не может менять сам текст рекламного объявления, добавляя туда другие слова, без ведома рекламодателя (Ответчика).

Таким образом, использование Ответчиком слова "ФОПС" в рекламе в рамках услуги "Яндекс-Директ" от ООО "Яндекс" относится к способу использования товарного знака.

Ссылки подателя жалобы на отсутствие вины отклоняется судом апелляционной инстанции. Из представленных Ответчиком материалов не следует, что только ИП Никифоров Ф.А. мог заниматься ведением рекламы в системе "Яндекс-Директ", и в частности, что Ответчик не имел такой возможности (в материалах нет запрета для ИП Никифорова Ф. А. использовать товарный знак Истца). Договор N АП 1812-28 от 28.12.2018, представленный Ответчиком, заключен между ИП Никифоровым Ф. А. и ООО "А-Проект", а, следовательно, не имеет отношения к настоящему спору.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В рассматриваемом случае, учитывая, что рекламные материалы ответчиком были удалены с интернет-сайта, по ходатайству последнего арбитражный суд снизил размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак до 100 000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что указанный размер компенсации является соразмерным и разумным.

Апелляционная коллегия считает, что при вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, выводы, изложенные в решении суда, соответствуют установленным по делу обстоятельствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены вынесенного судебного акта, не установлено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2020 по делу N А56-47756/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

Л.П. Загараева