Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2020 г. N 09АП-34520/20 по делу N А40-37993/2020

г. Москва

15 октября 2020 г.

Дело N А40-37993/20

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Кронос" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2020 года по делу N А40-37993/20,

принятое судьей Чадовым А.С.,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ИталКонсалт" (ОГРН 1077757966043, ИНН 7731571316)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кронос" (ОГРН 1137746956797, ИНН 7716757193)

о защите прав на товарные знаки и взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Богомолов Е.М. по доверенности от 10.12.2019 г.

от ответчика: Ондар Д.О. по доверенности от 11.05.2020 г., Бондаренко А.Г. по доверенности от 11.05.2020.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ИталКонсалт" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Кронос" (далее - ответчик) о защите прав на товарные знаки в виде прекращения незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Решением от 17 июня 2020 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт, об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2020 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем следующих зарегистрированных в России товарных знаков: N 652134, который представляет собой словесное обозначение "Эндосфератерапия"; N 654906, который представляет собой словесное обозначение "Эндосфера" (далее - Товарные знаки).

Также истец является обладателем исключительной лицензии на международную регистрацию N 1313536, предоставленную Правообладателем международной регистрации по договору РД0278521 от 05.12.2018 года.

Международная регистрация представляет собой комбинированное обозначение "endOSPHERES THERAPY" (далее - Товарные знаки) Товарным знакам предоставлена охрана в отношении следующих товаров и услуг (в соответствие с Международной классификацией товаров и услуг):

05 - аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для похудания медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для похудания; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей;

10 - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские.

44 - диспансеры / центры здоровья; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги саун; услуги соляриев; косметологический и гигиенический уход за людьми.

При этом истцу стало известно о том, что ответчик использует обозначения товарных знаков истца, а именно: "Эндосфера", "Эндосфера терапия", "endOSPHERES THERAPY" для индивидуализации и рекламы своих косметологических/медицинских услуг.

Данные услуги предлагаются и рекламируются с помощью веб-сайта http://kronos-beauty.ru/.

В процессе осмотра веб-сайта http://kronos-beauty.ru/ были найдены объявления о предоставлении косметологических/медицинских услуг под названием "Эндосфера", "Эндосфера терапия", "endOSPHERES THERAPY".

Согласно данным представленным сервисом WHO IS, расположенном на сайте https: //www.nic.ru/ администратором доменного имени http: //kronos-beauty.ru/ является ООО "Кронос".

Исходя из информации, представленной на веб-сайте http://kronos-beauty.ru/, в городе Москве расположен косметологический центр ответчика, в котором можно получить косметологическую/медицинскую услуг под товарными знаками истца по следующему адресу: Земледельческий переулок, д. 3, при этом разрешения на использование данных обозначений истец ответчику не давал.

28 декабря 2019 года истцом были направлены досудебная претензия в адрес ответчика с требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак истца, которая была оставлена без удовлетворения.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец обратился в суд с требованиями о запрете использования спорного обозначения и взыскании компенсации.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, потребовал взыскания с ответчика компенсации в размере 1 000 000 руб.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что действия ответчика нарушают права истца на товарные знаки, а также установив основания для снижения суммы компенсации до 300 000 рублей, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). Довод ответчика о том, что суд первой инстанции не применил п.3 ст.1252 ГК РФ подлежит отклонению.

В данном случае положения п.3 ст.1252 ГК РФ, применению не подлежат поскольку истцом была заявлена одна компенсация за нарушение исключительных прав, и не было требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав за каждый знак в отдельности, таким образом, суд первой инстанции не мог самостоятельно изменить расчет и размер компенсации.

Довод ответчика о том, что вся информация, размещенная на его сайте, носит информационный характер, подлежит отклонению.

Согласно п.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Представленный истцом протокол осмотра нотариусом доказательств, в частности, информации из сети интернет, опровергает данный довод ответчика, поскольку согласно приложению N 2.1 к протоколу на главной странице сайта размещена информация о том, какие именно услуги оказывает студия красоты КРОНОС, ниже следует перечисление названий данных услуг, а именно: PelvicHealthHercules, Endospherestherapy, в абзаце, указывающем на процедуру эндосфера, также расположена гиперссылка "Узнать подробно о процедуре эндосфера".

Из приложения к протоколу N 2.2 следует, что данный раздел сайта называется информация о центре. На этой странице дословно написано следующее: "В нашей студии Вы может получить сеансы Эндосфера_"

Согласно приложению N 2.12 к протоколу, раздел сайта наши цены, цитируем текстовую информацию: EndospherestherapyAK55 (терапия эндосфера по телу): Стоимость одной процедуры - 4500 руб. Стоимость курса (6 процедур) - 24 000 руб.

Согласно приложению N 2.3, N 2.11 протокола осмотра, в данных приложениях отражены остальные вкладки сайта ответчика, по сути, в каждом из указанных приложений размещена информация и фотографии, которые без разрешения Автора были взяты с интернет-сайта истца.

При этом, ответчик заявляет, что информация на сайте не создает впечатления для неопределенного круга лиц о том, что ответчик осуществляет аналогичную с истцом деятельность под соответствующими обозначениями, однако, это опровергается представленными доказательствами, а именно: приложениями к протоколу осмотра N 2.1, N 2.2, N 2.12 сайта ответчика нотариусом, подтверждающими размещения обозначений "Эндосфера", "Эндосфератерапия", "Endospherestherapy" в предложениях об оказании услуг, незаконное использование информации с сайта истца об аппаратах, даже цветовое сопровождение сайтов является стилистически похожим.

Ответчик также указывает, что размещение соответствующей информации на сайте обусловлено требованиями потребительского законодательства Российской Федерации, однако данное утверждение ответчика является необоснованным, поскольку как указано в тексте и фотографиях, незаконно используемых без согласия истца, на сайте ответчика, аппараты, на которых, по заверению ответчика проводятся косметологические процедуры, называются EndospheresAK 55, AKEndospheresFace.

Таким образом, использование товарных знаков истца, а именно: Эндосфера, Эндосфератерапия, Endospherestherapy преследует лишь одну цель - получение необоснованной выгоды за счет репутации и известности истца.

Ответчик считает, что суд первой инстанции не установил, является ли аппарат, на котором он предлагает услуги, оригинальным или нет, данный довод ответчика подлежит отклонению.

Установление данное обстоятельство не требуется при рассмотрение настоящего спора, ввиду того, что ответчик нарушает исключительные права истца путем использования товарных знаков истца для рекламы и предложения услуг 44 класса МКТУ.

При этом ответчик, утверждает, что юридическое лицо "Грин групп", у которого был приобретен аппарат, имеет эксклюзивное право на реализацию аппаратов под коммерческим обозначением "ENDOSPHERES" и "ENDOSPHERESTHERAPY" на соответствующей территории Российской Федерации (Северо-Западный федеральный округ).

Однако, каких-либо дистрибьютерских соглашений, либо иных заключенных договоров с указанным юридическим лицом итальянской компанией "Феникс групп" ответчиком не представлено.

По мнению ответчика, использование словесных обозначений истца ответчиком не создает опасности смешения среди потребителей, поскольку деятельность истца связана с реализацией косметологических/медицинских аппаратов на территории РФ, а деятельность ответчика с оказанием услуг третьим лицам (косметологические, медицинские услуги), данный довод ответчика подлежит отклонению по следующим основаниям.

Истец также предоставляет своим партнерам косметологические аппараты в аренду и предоставил право использования товарных знаков под своим контролем другому лицу для услуг 44 класса МКТУ, что подтверждается приложенными к материалам дела договором аренды оборудования и договором использования товарного знака под контролем правообладателя.

Данная деятельность напрямую связана с деятельностью ответчика, что определенно приводит к смешению среди потребителей в отношении лиц, оказывающих услуги.

Кроме того, методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), связанных с определением однородности товаров и услуг (далее - товары) при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков (далее - заявка на товарный знак) в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса.

Согласно данным рекомендациям признаки однородности подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид), назначение, остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

Согласно п. 3.5. Рекомендаций Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Таким образом, согласно вышеизложенному, такие товары 10 класса МКТУ, как аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; приборы для косметического массажа; приборы для массажа являются однородными по отношению к услугам 44 класса МКТУ, таким как мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; прокат медицинского оборудования; косметологический и гигиенический уход за людьми; салоны красоты, следовательно, ответчик использует товарные знаки истца для индивидуализации своих услуг.

Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте название аппарата EndospheresAK 55, AKEndospheresFace, а ответчик использует в своей деятельности обозначения эндосфера, эндосфератерапия, endospherestherapy.

Помимо этого ответчик использует материалы и фотографии с сайта Истца без его согласия.

В свою очередь, аппараты, реализуемые истцом, а также сдаваемые в аренду, являются медицинским изделиями, на которые в установленном законом порядке получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ.

Данное регистрационное удостоверение выдано на медицинское изделие: "Аппарат компрессионной микровибрации EndospheresTherapy (Эндосфера терапия)": варианты исполнения: AKSensor, AKSensorbody.

Таким образом, очевидно, что ответчик использует в своей деятельности аппараты, не являющиеся медицинскими изделиями, и не зарегистрированными в установленном законом порядке, что определенно наносит репутационный вред истцу, доказательств обратного ответчиком не представлено.

Информация, представленная ответчиком о наличии в 2013 году фирменного наименования сходного до степени смешения с товарными знаками истца, не относится к делу, так как не представлено доказательств, подтверждающих данный довод.

При этом исключительное прав на фирменное наименование возникает в момент государственной регистрации юридического лица с таким наименованием и соответственно прекращается, если юридическое лицо было ликвидировано или переименовано.

Таким образом, никаких исключительных прав на фирменное наименование у ответчика не зарегистрировано.

Ответчик также указывает на то, что доменное имя kronos-beauty.ru было зарегистрировано ранее приоритета товарных знаков истца, данный довод подлежит отклонению, поскольку истец не заявляет о нарушение своих исключительных прав доменным именем, речь в данном деле идет об информации, размещенной на сайте.

Довод ответчика о несоразмерности взысканной компенсации подлежит отклонению.

Исходя из пункта 62 Постановления N 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При определении размера компенсации судом, учтено также, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что определенный судом первой инстанции размер компенсации в 300 000 рублей отвечает последствиям нарушения прав истца, суд апелляционной инстанции считает заявленную истцом сумму компенсации также чрезмерной и признает достаточной компенсацию в размере 300 000 рублей.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2020 года по делу N А40-37993/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын