Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2020 г. N 06АП-4958/20 по делу N А04-2564/2020

г. Хабаровск

28 октября 2020 г.

А04-2564/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2020 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Иноземцева И.В.

судей Волковой М.О., Усенко Ж.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кляузер М.А.

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Фиксмаркет": Ходоковский Георгий Викторович, представитель по доверенности от 14.02.2020

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фиксмаркет"

на решение от 03.08.2020

по делу N А04-2564/2020

Арбитражного суда Амурской области

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фиксмаркет" (ОГРН 1162536078396, ИНН 2536296755)

к индивидуальному предпринимателю Дыма Олесе Вячеславовне (ОГРНИП 316280100059270, ИНН 280405819764)

о взыскании компенсации 600 000 руб., обязать прекратить нарушение

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фиксмаркет" (далее - ООО "Фиксмаркет", общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к индивидуальному предпринимателю Дыма Олесе Вячеславовне (далее - ИП Дыма О.В., предприинматель, ответчик) обязать прекратить нарушение прав истца на товарный знак N 632791 (словесное обозначение FIXMARKET), взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 600 000 руб.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 03.08.2020 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 20 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 6 500 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, истец обратился в Шестой арбитражный апелляционный с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда как незаконное и необоснованное, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на нарушение судом первой инстанции принципа соразмерности и справедливости, полагает, что размер присужденной компенсации не является соразмерным последствиям нарушения исключительных прав истца.

При этом, неправомерное использование товарного знака истца осуществлялось ответчиком на протяжении нескольких лет, в течение которых ИП Дыма О.В. получала прибыль от предпринимательской деятельности с использованием товарного знака права на которые имеет ООО "Фиксмаркет".

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2020 апелляционная жалоба принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 22.10.2020 в 10 часов 40 минут, информация об этом размещена публично на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

В судебном заседании апелляционного суда участвующий посредством онлайн-заседания представитель ООО "Фиксмаркет" доводы жалобы поддержал, дав по пояснения по существу спора.

ИП Дыма О.В., извещённая надлежащим образом, отзыв не направила, явку представителя не обеспечила, что не препятствовало рассмотрению дела.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "Фиксмаркет" является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632791 (словесное обозначение FIXMARKET) в отношении 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что подтверждено свидетельством на товарный знак датой государственной регистрации товарного знака - 16.10.2017, приоритет товарного знака с 17.11.2016, срока действия регистрации до 17.11.2026.

25.11.2019 ООО "Фиксмаркет" выявлены факты незаконного использования товарного знака N 632791, выразившиеся в использовании ответчиком при осуществлении коммерческой деятельности обозначения "FIXmarket", которое является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) правообладателя, путем индивидуализации оказываемых услуг по розничной торговле в г.Белогорске по следующим адресам: ул. Скорикова, д. 17А и ул. 9 Мая, д. 210.

В материалы дела представлены фотографии оформления витрин, вывесок, торговых стеллажей и входных дверей магазинов.

25.11.2019 ООО "Фиксмаркет" направило предпринимателю претензию с требованием прекратить использование обозначение, сходное со знаком обслуживания N 632791, выплатить компенсацию за нарушение исключительного имущественного права на товарный знак в размере 5 000 000 руб., не допускать нарушения исключительных прав на знак обслуживания N 632791.

Поскольку требования претензии оставлены без удовлетворения, ООО "Фиксмаркет" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и отзыве на жалобы, изучив материалы дела, Шестой арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу пункта 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

На основании статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Материалами дела подтверждается наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству N 632791 в виде словесного обозначения "FIXMARKET".

Судом установлено, что фасад здания (вход) в магазины, вывеска, указатели внутри здания, стеллажи оформлены с использованием надписей "FIXmarket". В комбинированном обозначении, используемом ответчиком, применено также изображение кругов (3 шт.) при изменении шрифта написания части "market".

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Определение сходства до степени смешения обозначений и товарных знаков осуществляется на основе критериев, установленных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее - Правила N482) и Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов" (далее - Руководство).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Учитывая положения Правила N 482, Руководства, разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации проведя сравнительный анализ товарного знака истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения с точки зрения их фонетического, семантического, графического и визуального сходства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, названное обозначение может ввести в заблуждение потребителя.

Ответчик данные выводы суда о степени смешения обозначения с товарным знаком истца, не оспаривает.

Таким образом, подтверждается нарушение исключительных прав истца.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В пункте 62 Постановления N 10 разъясняется, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд первой инстанции, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришел к выводу об уменьшении размера суммы компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, и при определении размера компенсации суд, учитывая имущественное положение ответчика, устранение использования товарного знака по первому требованию истца, вероятные убытки правообладателя, удовлетворил исковые требование в части взыскания компенсации в размере 20 000 руб.

Заявитель ссылается на нарушение судом первой инстанции принципа соразмерности и справедливости, полагает, что размер присужденной компенсации не является соразмерным последствиям нарушения исключительных прав истца.

Как следует из материалов дела в обоснование суммы компенсации истцом в суде первой инстанции указано на заключение 01.10.2018 с ИП Баташан Т.А. договора коммерческой концессии с использованием товарного знака N 632791 на территории г. Находка Приморского края с размером оплаты 300 000 руб.

Договор и документы по его исполнению истцом не представлены, однако, размер компенсации 600 000 руб. обоснован тем обстоятельством, что ответчик использовал товарный знак N 632791 при оформлении двух торговых точек в г. Белогорске, соответственно по 300 000 руб. за точку.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 Постановления N 10 от 23.04.2019).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права иного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 также отмечается, что при взыскании компенсации суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Определение окончательного размера компенсации, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению.

Судом учтено, что обществом не представлены доказательства самостоятельного использования товарного знака при производстве товаров, оказании услуг. Товарный знак не является широко узнаваемым, не представлен на территории Амурской области.

Ранее общество обращалось в Арбитражный суд Приморского края с аналогичным исковым заявлением к ИП Антонюк А.С. (дело N А51-5084/2020) в связи с незаконным использованием обозначения сходного до степени смешения с "FIXMARKET". Общество ссылалось на оказание услуг по розничной торговле в г. Владивостоке и г. Артеме Приморского края по нескольким торговым точкам, расположенным по адресам: г. Артем, ул. Кирова, д. 19; г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д.42; г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 105А, стр.1; г. Владивосток, ул. Фадеева, д.2Д; г. Владивосток, ул. Ладыгина, д.7. При этом размер компенсации общество определило в сумме 10 000 руб.

Вступившим в законную силу решением от 03.06.2020 по делу N А51-5084/2020 Арбитражного суда Приморского края исковое заявление удовлетворено.

Таким образом, истец полагал соразмерной меньшую компенсацию по состоянию на момент подачи иска. Правонарушение допущено ответчиком впервые, при этом деятельность по торговле розничной большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах, является дополнительным видом предпринимательской деятельности ИП Дыма О.В., не образует основного дохода.

Вина ответчика выражена в форме неосторожности при проверке защиты прав правообладателей перед началом осуществления и оформления дополнительного вида деятельности, правонарушение не носило умышленного характера, не являлось грубым.

После получения претензии от общества ИП Дыма О.В. находилась в отпуске по беременности и родам и предприняла меры для исключения нарушения прав сразу же, после того, как узнала о нарушении.

В материалы дела представлены фотографии оформления магазинов, кассовые чеки из магазинов по заявленным адресам с использованием иного обозначения "Ummarket".

Оценив представленные сторонами доказательства и фактические обстоятельства дела, характер допущенного нарушения, суд первой инстанции исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, снизил размер компенсации до 20 000 руб.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки данных выводов суда первой инстанции.

Истцом также заявлено требование обязать ответчика удалить обозначение "FIXmarket", сходное товарным знаком "FIXMARKET" с материалов, которыми сопровождаются оказание услуг ответчика, в том числе товаров, рекламы, вывесок.

Руководствуясь пунктом 57 Постановления N 10, принимая во внимание представленные ответчиком фотографии, акты осмотра нежилого помещения от 08.06.2020, установив, что магазины оформлены без использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, нарушения прав устранены, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Жалоба не содержит доводов в указанной части.

Решение суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 03.08.2020 по делу N А04-2564/2020 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.В. Иноземцев

Судьи

М.О. Волкова Ж.А. Усенко