Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2024 г. N 16АП-4830/23 по делу N А20-2459/2023

г. Ессентуки

5 февраля 2024 г.

Дело N А20-2459/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 февраля 2024 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сомова Е.Г., судей Цигельникова И.А. и Сулейманова З.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем Шумовой Е.В., с участием от истца - индивидуального предпринимателя Байкузина А.А. - Прохорова В.А. (доверенность от 01.04.2022), от ответчика - индивидуального предпринимателя Гарифуловой А.И. - Куренкова М.С. (доверенность от 06.07.2023), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Байкузина А.А. и индивидуального предпринимателя Гарифуловой А.И. на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.11.2023 по делу N А20-2459/2023,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Байкузин Антон Андреевич обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Гарифуловой Альфие Ильдаровне о взыскании 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака N 697311 (с учетом уменьшения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, т. 1, л. д. 130).

Решением от 22.11.2023 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 7 500 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, в остальной части требований отказано.

В апелляционной жалобе предприниматель Байкузин А.А. просил отменить решение и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Податель жалобы указал, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета компенсации. Истец заявил требование о взыскании компенсации, расчет которой произвел исходя из стоимости паушального взноса, а не суммы роялти. В рамках данного расчета суд пришел к выводу, что истцом доказан лишь один факт реализации контрафактного товара, поскольку истец приобщил в качестве вещественного доказательства лишь один экземпляр товара. Однако судом не исследованы иные доказательства: скриншоты, ссылка на страницу ответчика на маркетплейсе. Произведенный судом расчет компенсации нельзя считать верным.

В апелляционной жалобе предприниматель Гарифулова А.И. просила отменить судебный акт и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований. Податель жалобы выразил несогласие с выводом суда об использовании товарного знака истца, поскольку, ответчик в своей деятельности использовал словесный элемент SECRET LOVE, который относится к товарному знаку N 1116766, не являющемуся тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В отзыве истец просил в удовлетворении жалобы ответчика отказать.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы апелляционных жалоб.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей, суд апелляционной инстанции пришел к следующему выводу.

Как видно из материалов дела и установлено судом, предприниматель Байкузин А.А. является правообладателем товарного знака "*" по свидетельству Российской Федерации N 697311.

Истец указывает, что ответчик незаконно использует товарный и осуществляет деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров (нижнего белья) в сети "Интернет" на маркетплейсе "Ozon" с использованием обозначения "LOVE SECRET".

Факт реализации товара от имени ответчика подтверждается кассовым чеком от 01.05.2023 на сумму 813 рублей, а также скриншотами Интернет страницы.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, истец 19.04.2023 направил ответчику досудебную претензию о добровольном удалении товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети "Интернет" и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения предпринимателя Байкузина А.А. в суд с исковым заявлением.

Рассматривая требование о выплате компенсации, суд руководствовался следующим.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Предприниматель Байкузин А.А. является правообладателем исключительного права на товарный знак "Love Secret" по свидетельству N 697311 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается материалами дела.

Ответчик незаконно использовал спорное обозначение "Love Secret" сходное до степени смешения с товарным знаком N 697311 правообладателя истца и осуществлял деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров нижнего белья на маркетплейсе Ozon.

В материалы дела также представлены доказательства использования ответчиком спорного обозначения "Love Secret", сходного до степени смешения с товарным знаком N 697311 правообладателя истца, путем размещения соответствующего обозначения на нижнем белье, предлагаемом к продаже на маркетплейсе Ozon.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного товарного знака истцом представлены скриншоты с маркетплейса Ozon, копия чека по заказу контрафактного товара.

Сравниваемые обозначения на товарах (нижнее белье), предлагаемых ответчиком к реализации на маркетплейсе Ozon товарный знак истца, содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца.

Из представленных истцом в дело доказательств, в том числе скриншотов и чека, следует, что спорные товары предлагались к продаже именно ответчиком.

О фальсификации представленных доказательств ответчик в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявлял.

Кроме того, ответчик факт предложения товаров к продаже, равно как и факт реализации товаров с использованием спорного обозначения на маркетплейсе Ozon не оспорил.

Довод ответчика о том, что в своей деятельности ответчик использовал словесный элемент SECRET LOVE, который относится к товарному знаку N 1116766 подлежит отклонению, поскольку срок действия регистрации данного международного товарного знака истек еще 28.02.2022, а истец в настоящем деле представляет доказательства, полученные им 01.05.2023.

Таким образом, доказательства, подтверждающие наличие у ответчика предусмотренных законом оснований для использования спорного обозначения в материалах дела отсутствуют.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом изначально заявлялось требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Истцом представлен договор коммерческой концессии от 08.02.2022 N 1/2022, заключенный с индивидуальным предпринимателем Мальчиковым И.А. в отношении спорного товарного знака. Пунктом 3.2. договора стороны согласовали, что вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти, а в силу пункта 3.3.1. данного договора, паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 руб. Доказательства оплаты пользователем паушального взноса в размере 500 000 руб. представлены в материалы дела.

Истцом произведен следующий расчет компенсации: 500 000 руб. (паушальный взнос) x 2 (двукратная стоимость права использования товарного знака) = 1 000 000 руб.

В последующем истец уточнил исковые требования, уменьшив размер компенсации до 500 000 рублей, исходя из однократной стоимости права (т. 1, л. д. 130).

Суд, проверяя доводы ответчика о чрезмерности размера компенсации, пришел к выводу о необходимости перерасчета компенсации, принимая во внимание наличие 2-х классов МКТУ в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, 4-х способов использования, и исходя из ежемесячного платежа - роялти (60 000 рублей) за предоставление права использования товарного знака.

По расчету суда размер стоимости права использования товарного знака составил: роялти 60 000 / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 4 вида использования = 7 500 рублей. Суд учел, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений. Размер компенсации определен судом из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц без учета размера паушального взноса.

Проверяя указанные выводы суда, суд апелляционной инстанции считает, что они состоялись без учета следующего.

При определении стоимости права использования товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу N А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу N А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу N А49-8814/2018, от 05.08.2020 по делу N А05-10589/2018.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом. Указанная правовая позиция содержится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019.

В приведенной судом первой инстанции формуле, суд исходил из 4-х видов использования товарного знака ответчиком. Вместе с тем, эти способы в решении не указаны; из материалов дела также невозможно установить какими именно 4-мя способами использовался товарный знак ответчика, если истец в иске назвал только три способа использования: размещение товарного знака на товаре, предложение к продаже и продажа товара.

Суд не привел мотивов, по которым не принял контррасчет размера компенсации, приведённый ответчиком в дополнительном отзыве на иск (т. 1, л. д. 88-89).

Как указано ответчиком и подтверждается представленными отчетами о реализации товара по договору оферты для продавцов на маркетплейсе OZON от 28.04.2022 N ИР-89072/22, ответчик производил реализацию спорного товара на маркетплейсе OZON в период с 01.12.2022 по 31.07.2023.

Иных доказательств периода пользования ответчиком спорным обозначением в материалы дела не представлено.

В этой связи выводы суда о совершении одного факта реализации контрафактного товара и отсутствии доказательств длительности нарушений опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе показаниями самого ответчика.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с продолжительностью правонарушения.

При расчете исковых требований истец исходил из вознаграждения за использование товарного знака в размере 500 000 рублей, предусмотренного договором коммерческой концессии от 08.02.2022, заключенным сроком на 5 лет (п. 9.1 договора).

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе период нарушения прав, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 273 руб. 97 коп. в день, исходя из следующего: 500 000 руб. - стоимость использования товарного знака за 5 лет; 100 000 руб. в год (500 000 руб./5 лет); 273 руб. 97 коп. в день (100 тыс. /365 дней).

Обоснованность взимания такой цены (273 руб. 97 коп. в день), которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 08.12.2022 по делу N А65-2379/2022, от 29.01.2024 по делу N А10-519/2022.

Согласно контррасчету ответчика однократная стоимость права составила 66 574 руб. 71 коп. из расчета 273 руб. 97 коп. х 243 дня (период с 01.12.2022 по 31.07.2023).

Поскольку истец просил взыскать с ответчика компенсацию в однократном размере стоимости права использования товарного знака, компенсация подлежит взысканию в соответствии с указанным расчетом, а требования истца - частичному удовлетворению.

На основании пункта 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции в части или полностью и принять по делу новый судебный акт.

Согласно абзацу второму части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Ввиду уменьшения цены иска, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В связи с изменением решения суда, и частичным удовлетворением апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе истца подлежат пропорциональному распределению.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.11.2023 по делу N А20-2459/2023 изменить, изложив его резолютивную часть в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гарифуловой А.И. (ОГРНИП 3220700000012899, ИНН 070705151194) в пользу индивидуального предпринимателя Байкузина А.А. (ОГРНИП 317183200043895, ИНН 183402847773) 66 574, 71 руб. компенсации, 1 730, 94 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Байкузину А.А. (ОГРНИП 317183200043895, ИНН 183402847773) из федерального бюджета 10 000 руб., излишне уплаченной государственной пошлины (платежное поручение от 02.06.2023 N 126).".

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гарифуловой А.И. (ОГРНИП 3220700000012899, ИНН 070705151194) в пользу индивидуального предпринимателя Байкузина А.А. (ОГРНИП 317183200043895, ИНН 183402847773) 399, 45 руб. расходов по уплате государственной пошлины по жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.Г. Сомов

Судьи

И.А. Цигельников З.М. Сулейманов