Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2020 г. N 13АП-26987/20 по делу N А21-920/2020

г. Санкт-Петербург

05 ноября 2020 г.

Дело N А21-920/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Горбачевой О.В., Трощенко Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: Кузнецовой Н.С.

при участии:

от истца (заявителя): не явился, извещен

от ответчика (должника): не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-26987/2020) ИП Момоток Галины Вадимовны на решение Арбитражного суда Калининградской области от 10.08.2020 по делу N А21-920/2020 (судья Гурьева И.Л.), принятое

по иску Ассоциации "Бренд"

к ИП Момоток Галине Вадимовне

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЗД СПЭРРОУ", адрес: 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-Й, дом 6, строение 16, комната 10, этаж 3, ОГРН: 1137746533297, (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Момоток Галине Вадимовне, ОГРНИП 304391228200031, (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в общей сумме 20 000 руб., судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства 500 руб., почтовых расходов в сумме 249,54 руб., а также расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

Определением суда от 02.06.2020 удовлетворено заявление общества с ограниченной ответственностью "ЗД СПЭРРОУ" о процессуальном правопреемстве, в связи с чем, произведено процессуальное правопреемство истца, общество с ограниченной ответственностью "ЗД СПЭРРОУ" было заменено на правопреемника - Ассоциация специалистов по обороту и защите интеллектуальной собственности "Бренд" (123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 3, ОГРН: 1157700016121).

Решением суда от 10.08.2020 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 500 руб. стоимости вещественного доказательства, 249,54 руб. почтовых расходов. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, у суда не имелось оснований для удовлетворения иска, поскольку не доказан факт принадлежности истцу исключительно права на товарный знак и на произведение искусства - изображение персонажа "Буба". Кроме того, размер взыскиваемой компенсации не отвечает принципу соразмерности и подлежит уменьшению.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в настоящем судебном заседании.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "ЗД СПЭРРОУ" принадлежат исключительные права на товарный знак N 572790, исключительные права на произведение искусства - изображение персонажа "Буба".

Товарный знак N 572790 ("Буба"), зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.04.2016, действует до 21.04.2025.

Товарный знак имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг - 28 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего, в том числе "игрушки".

04.01.2018 было заключено Лицензионное соглашение N ЗД_2018_Вoobа_03 между Компанией ЗД Спэрроу Групп Лимитед и ООО "ЗД Спэрроу", согласно которому, ООО "ЗД Спэрроу" получило исключительную лицензию на использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "Буба", в любой форме и любыми способами.

29.07.2019 в ходе закупки в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, 3б, ответчиком произведена продажа товара - мягкой игрушки, сходной до степени смешения с товарным знаком N 572790 и произведением изобразительного искусства - персонажа "Буба".

Покупка товара подтверждается чеком, содержащим сведения: о наименовании продавца, ИНН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика; уплаченной за товар денежной сумме; дате заключения договора розничной купли-продажи.

Полагая, что фактом предложения к продаже в розничной торговой сети нарушены принадлежащие истцу права на товарный знак и изображение произведения изобразительного искусства - персонажа "Буба", истец направил в адрес ответчика претензию N 50958 с требованием уплаты компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки и изображения, которая ответчиком оставлена без ответа и удовлетворения.

Отказ ответчика от уплаты компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак явилось основанием для обращения за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.

Суд первой инстанции, признав требования истца обоснованными и документально подтвержденными по праву, посчитал возможным снизить размер компенсации до 10 000 руб.

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела и оценив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "3Д Спэрроу" является обладателем исключительной лицензии на товарный знак N 572790 (дата регистрации 28.04.2016, срок действия до 21.04.2025) на основании лицензионного соглашения N 3Д_2018_Booba_03 от 04.01.2018 (исключительная лицензия на РФ).

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно ст. 1252, 1515 ГК РФ защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем предъявления требований о прекращении нарушения, об обязании нарушителя уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки. Правообладатель также вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В соответствии п. 1 ст. 1229 и ст. 1484 ГК РФ никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака и сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в рекламе, на официальных бланках. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы вывесок.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.06. по делу N 3691/06). Понятия тождественности и сходства определяются в п. 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Пунктом 1 ст. 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п. 2 этой статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак N 572790, на изображение "Буба" подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, в частности свидетельством на товарный знак, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; Лицензионным соглашением от 04.01.2018 N 3Д_2018_Booba_03, в соответствии с которым, ООО "ЗД Спэрроу" получило исключительную лицензию на использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "Буба", в любой форме и любыми способами.

С учетом, представленных в материалы дела доказательств, довод предпринимателя об отсутствии доказательств, подтверждающих принадлежность истцу прав на заявленные объекты интеллектуальной собственности, отклоняется судом апелляционной инстанции.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции предпринимателем сделано заявление в порядке статьи 161 АПК РФ о фальсификации Лицензионного соглашения от 04.01.2018.

Из представленного в материалы дела заявления Предпринимателя о фальсификации Лицензионного соглашения, следует, что ответчик ставит под сомнение дату его заключения, его законность и достоверность.

Вместе с тем, учитывая, что покупка спорного товара была произведена 29.07.2019 (не оспаривается Предпринимателем), соответствующие доводы Предпринимателя о неподписании Лицензионного соглашения 04.01.2018, не имеют какого-либо правового значения для разрешения настоящего спора.

Также судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения дела было установлено, что спор о праве на объекты интеллектуальной собственности между ООО "ЗД Спэрроу" и третьими лицами отсутствует; ни один из участников договорных правоотношений исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен настоящий иск, не оспаривает принадлежности этих исключительных прав.

Таким образом, спор о действительности условий Лицензионного соглашения, равно как и о дате его подписания, у сторон данного соглашения не возникло. Лицензионное соглашение исполнялось лицами, его заключившими, претензий друг к другу не предъявлялось.

При этом судом апелляционной инстанции отклоняется довод ответчика о нарушении судом норм процессуального права, выразившегося в не рассмотрении заявления предпринимателя об исключении из числа доказательств Лицензионного соглашения.

В соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В данном случае из материалов дела следует, что в судебном заседании, состоявшемся 25.06.2020, суд пояснил, что ходатайство об исключении доказательств будет рассмотрено в следующем судебном заседании, назначенном на 03.08.2020.

Вместе с тем, в судебное заседание 03.08.2020 стороны явку своих представителей не обеспечили, в связи с чем, суд первой инстанции правомерно оставил заявление предпринимателя без рассмотрения.

Также податель жалобы ссылается на отсутствие сходства до степени смешения товарного знака истца со спорным товаром, а также на явную чрезмерность взысканной с него компенсации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления N 10 и пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Однако указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Как разъяснено в пункте 162 постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В ходе рассмотрения дела, по результатам проведенного анализа приобретенного товара, судом установлено, что представителем истца у ответчика была приобретена игрушка, сходная до степени смешения с товарным знаком, которая содержат в себе отличительные особенности изображение персонажа: персонаж с телом, покрытым волосяным покровом белого цвета по всему телу и хвостом; непропорционально большой головой с большими глазами.

Кроме того, на видеозаписи зафиксировано, что мягкая игрушка была упакована в пакет, на котором имелась идентификационная наклейка, на которой ручкой указано "Буба".

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о тождестве спорном товаре с товарным знаком и персонажем, приводящем к смешению указанного товара с товарным знаком и персонажем, зарегистрированными за истцом.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства наличия у него права использования товарного знака истца, реализация товара осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

Истцом избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П), положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

В пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечается, что при взыскании компенсации суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Как следует из материалов дела, обращаясь с исковым заявлением истец, просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 572790 и на произведение искусства - изображение персонажа "Буба" в размере 20 000 руб.

Суд первой инстанции, принимая во внимание характер допущенного нарушения, сделал вывод о том, что истребуемый размер компенсации не отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушенного обязательства, в связи с чем, снизил размер компенсации до 10 000 руб.

Оснований для дальнейшего снижения размера компенсации судом апелляционной инстанции не установлено.

При этом апелляционным судом принимается во внимание то, что предприниматель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение (Решением Арбитражного суда Калининградской области от 10.08.2020 по делу N А21-1041/2020 с ответчика в пользу "ROI VISUAL Co. Ltd." взыскано 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки).

Следовательно, возражения заявителя апелляционной жалобы в данной части сводятся к изложению его субъективного мнения о наличии оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

В свою очередь, занятая им правовая позиция не находит своего подтверждения в исследуемых нормах права, а также опровергается представленными в материалы дела доказательствами и установленными судом обстоятельствами.

Соглашаясь с произведенной судом первой инстанции оценкой значимых обстоятельств, принятых во внимание при определении соразмерности компенсации допущенному ответчиком нарушению, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о правомерности удовлетворения исковых требований в заявленном размере. При определении размера компенсации судом первой инстанции соблюдены принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 10.08.2020А21-920/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

О.В. Горбачева Е.И. Трощенко