Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 ноября 2020 г. N 09АП-48163/20 по делу N А40-302888/2019

г. Москва

06 ноября 2020 г.

Дело N А40-302888/19

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 ноября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Т.В. Захаровой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 марта 2020 года по делу N А40-302888/19, принятое судьей Ведерниковым М.А., по иску Индивидуального предпринимателя ТАТИНЦЯНА КАРЕНА ЯШАЕВИЧА к ООО "Заславская кондитерская фабрика" (респ. Беларусь), 2) ООО "ВАЛЛАР", 3) ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" о прекращении

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Довиденко Л.А. по доверенности от 12.04.2020 г.,

от ответчиков: от ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" - Яворский В.Г. по доверенности от 14.01.2020 г., от ООО "Заславская кондитерская фабрика" (респ. Беларусь) - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ТАТИНЦЯН КАРЕН ЯШАЕВИЧ обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Заславская кондитерская фабрика" (респ. Беларусь), 2) ООО "ВАЛЛАР", 3) ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" о признании действий ООО "Заславская кондитерская фабрика", ООО "ВАЛЛАР", ООО "Вайлдберриз" по использованию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 430101, 693867 незаконными, нарушающими исключительные права Индивидуального предпринимателя Татинцяна Карена Яшаевича, обязании Общество с ограниченной ответственностью "Заславская кондитерская фабрика", Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР", Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" прекратить использование Товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 430101, 693867 в сети Интернет, обязании Общества с ограниченной ответственностью "Заславская кондитерская фабрика", Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР", Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" прекратить использование Товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 430101, 693867 на товарах и упаковках товаров, взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Заславская кондитерская фабрика", Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР", Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации NN 430101, 693867 в размере 4 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 марта 2020 года признаны действия Общества с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР", Общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" по использованию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 430101, 693867 незаконными, нарушающими исключительные права Индивидуального предпринимателя Татинцяна Карена Яшаевича; Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР", Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" обязаны прекратить использование Товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 430101, 693867 в сети Интернет, взыскано солидарно с Общества с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР" и Общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" компенсацию в размере 200 000 рублей, в остальной части в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить полностью и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме, перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в Арбитражном суде первой инстанции.

Ответчики ООО "ВАЛЛАР", ООО "Заславская кондитерская фабрика" (респ. Беларусь), надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Истец возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Ответчик ООО "Заславская кондитерская фабрика" (респ. Беларусь) не представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Индивидуальный предприниматель Татинцян Карен Яшаевич (далее - Истец) является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 430101, 693867, 728515, 716080, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Товарные знаки Истца "ЛАФИНЕЛЬ" зарегистрированы в отношении следующих категорий товаров, включенных в 29,30 класс МКТУ, в том числе молоко и молочные продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия (http://gosstandart.info/produkty-pitaniva/koiiditerskie-izdeliva/vafli/ по данным ГОССТАНДАРТА Вафли - Товароведческая характеристика вафель - Вафли - это кондитерские изделия, получаемые из жидкого теста, имеющие вид тонких пластинок или фигурок с тонкими стенками. Отличаются по внешним признакам от других кондитерских изделий характерной легкостью, хрупкостью малой толщиной и ячеистой или рифленой поверхностью).

Таким образом, Истец обладает исключительным правом использования обозначения "ЛАФИНЕЛЬ" в отношении продовольственных товаров.

Как указал истец в исковом заявлении, истцу стало известно, что ООО "Заславская кондитерская фабрика" (далее - Ответчик 1), ООО "ВАЛЛАР" (далее - Ответчик 2), ООО "Вайлдберриз" (далее - Ответчик 3) вводят в гражданский оборот (продают, предлагают к продаже) товары, маркированные обозначением "Lafinele" с указанием "Лафинель" являющимся сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими Истцу, что является нарушением исключительных прав Истца на указанные средства индивидуализации. Производителем товаров является Ответчик 1, реализуется через Wildberries - крупнейший интернет-магазин Ответчика 3.

По мнению истца нарушения исключительных прав Истца выражается в следующем: Предложение к продаже и розничная продажа продовольственных товаров в сети Интернет в крупнейшем интернет-магазине Wildberries. Который является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Исследовательская компания Infoline признала Wildberries "Самым быстрорастущим ритейлером России по итогам 2018 года". Компания занимает 4-е место в рейтинге Forbes "ТОП-20 самых дорогих компаний Рунета", является победителем престижных премий Гран-При "Большой Оборот" и Е-СОМ SPACE "Быстрый рост - 2018" и "Выбор покупателя -лучшее обслуживание".

Как указывает истец, Ответчики предлагают к продаже и реализуют продукцию через интернет-магазин Wildberries, что подтверждается Протоколом осмотра доказательств от 02 сентября 2019 годаN 77АГ 2071675 Истец, воспользовавшись интернет-магазином Wildberries Ответчика 3, приобрел произведенный Ответчиком 1 товар информация о товаре код 741152791, Знак Вкуса, Набор "Лафинель" - вафельные трубочки (Молочн. Нач. с кокосом+шоколод. Нач с арахисом), оплатил 536 рублей 00 копеек, на что выдан кассовый чек N 2 от 05.08.2019 года Ответчиком 2.

Таким образом, как считает истец товарные знаки Истца и обозначения Ответчика сходны до степени смешения на том основании, что товарные знаки Истца и обозначения, используемые Ответчиками, сходны по звуковому, графическому и смысловому признаку, используются в отношении однородных товаров и создается опасность смешения товарных знаков Истца с обозначениями товаров, реализуемых Ответчиками.

Истцом в целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора подготовлены и направленны претензии. Претензии были направлены Ответчикам 24 июня 2019 года и 09 сентября 2019 года, что подтверждается Почтовыми квитанциями и Описью вложения. Однако, на момент подачи искового заявления только Ответчик 1 предоставил ответ на претензию, сослался, что права не нарушает и его дистрибьюторы знают о запрете на реализацию продукции с торговым знаком "Лафинель" (Lafinele), в связи с чем требования Истца по выплате компенсации и уничтожению контрафактного товара не удовлетворили. Ответчиками 2, 3 ответ на претензию не направлен.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд признал заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в отношении ответчиков ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЛАР" и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЛДБЕРРИЗ" и отклонению в отношении ответчика ООО "Заславская кондитерская фабрика" в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так согласно п. 41 - 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - "Правила"):

Согласно п. 41. Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно п. 42. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях: близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение: число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 7.1.1. главы 2 Раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. N 128 (далее -"Руководство")

"Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов (см. п. 7.1.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

В соответствии с п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность.

В соответствии с п. 2 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Как установлено судом в ходе судебного разбирательства по делу, истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 430101, 693867, 728515, 716080, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ВАЛЛАР" и Общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (далее ответчики 2, 3), в силу следующих обстоятельств.

Индивидуальный предприниматель Татинцян Карен Яшаевич (далее - Истец) является правообладателем словесных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 430101, 693867, 728515, 716080, 729075, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Как установлено судом, Истец распоряжается интеллектуальной собственностью путем продажи товаров под принадлежащими ему товарными знаками, также путем предоставления в аренду товарных знаков контрагентам, пользуясь дополнительным видом деятельности 77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав (основание Выписка из ЕГРЮЛ).

При указанных обстоятельствах, действия ответчиков 2, 3 по введению в гражданский оборот товаров со спорным обозначением, а именно незаконное использование товарных знаков нарушает право не только Истца, но и его контрагентов.

Согласно пояснений истца, одним из контрагентов является ООО "ФУД МИЛК" 7716775403, которое является крупным производителем различных товаров, в том числе и товаров под указанными товарными знаками Истца http://lafmele.ru/.

Ответчики 2,3 фактически используют обозначение сходное до степени смешения с обозначением Истца.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (п. 162 Постановления Пленум ВС РФ N 10).

Сходство обозначений до степени смешения устанавливается судами на основании правил Роспатента, действующих на момент нарушения исключительного права на товарный знак.

Согласно п.7.1.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Анализ сравниваемых обозначений подтверждает наличие сходства до степени смешения между обозначениями спорных товарных знаков и используемых ответчиками обозначений: звуковое тождество словесных элементов "ЛАФИНЕЛЬ" и "Lafmele", поскольку обозначения совпадают, более того сам производитель указывает на транслитерацию "Лафинель"; графическое сходство, поскольку совпадают общее зрительное впечатление; буквы одинаково расположены по отношению друг к другу, слово написано на одной строчке; смысловое тождество, поскольку словесные обозначения имеют единую смысловую нагрузку не смотря на написание на иностранном языке.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Таким образом, товарные знаки Истца и обозначения используемые Ответчиками 2,3 сходны до степени смешения на том основании, что товарные знаки Истца и обозначения, используемые Ответчиками, сходны по звуковому, графическому и смысловому признаку, используются в отношении однородных товаров и создается опасность смешения товарных знаков Истца с обозначениями Ответчика.

Ссылки ответчиков на исчерпание исключительных прав согласно норм Таможенного союза ЕАЭС не могут быть признаны судом обоснованными, в силу следующего.

Юридически правовая охрана товарного знака, полученная в результате его регистрации по национальной процедуре государства ЕАЭС, распространяется на территорию этой страны. Правообладатель такого товарного знака получает право запрещать любым другим лицам использование идентичного или сходного до степени смешения знака на территории государства, в котором ему предоставлена правовая охрана. Это исключительное право правообладателя не может быть оспорено даже лицами, которые владеют идентичными правами на товарные знаки на территории другого государства ЕАЭС.

Доводы, изложенные в отзыве Ответчика 3 о применении к данным отношениям ст. 16 Приложения 26 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее- Договор) "На территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия" основываются на неверной интерпретации нормы права по следующим основаниям.

В сфере регулирования товарных знаков исчерпание понимается как принцип, согласно которому исключительное право на товарный знак подлежит исчерпанию (прекращению), если товар, на котором он размещен, введен в гражданский оборот самим Правообладателем либо иным лицом с его согласия.

То есть Правообладатель, который ввел в оборот товар сам или товар введен с его согласия не может предъявлять претензии Покупателю/поставщику для иных контрагентов/Приобретателю, поскольку продав свой товар защищаемый товарным знаком, Производитель/Правообладатель передал его в собственность Приобретателю, получил прибыль, тем самым произошел принцип исчерпания прав и он не может предъявлять претензии, контролировать товар в процессах перепродажи и импорта.

Вместе с тем, суд установил, что в рассматриваемом случае исходя из предмета рассматриваемого спора, не Ответчик 1 предъявляет претензии к Ответчику 2,3 поскольку произошло исчерпание прав последнего согласно ст. 16 Договора. Требования предъявлены Истцом к Ответчикам 2,3, поскольку Истец свое право не исчерпал, следовательно руководствуясь п. 12 Договора Правообладатель товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак в соответствии с законодательством государства-члена и распоряжаться этим исключительным правом, а также право запрещать другим лицам использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров и (или) услуг.

Товар был приобретен, что подтверждается кассовым чеком 2 от 05.08.2019 года.

Продавец не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Вместе с тем продавец, являясь субъектом предпринимательской деятельности, должен осуществлять проверку закупаемой им продукции на предмет не нарушит ли реализация заграничного товара в РФ права третьих лиц, в поле интеллектуальной собственности, поскольку на товары нанесены средства служащее для индивидуализации товаров.

В соответствии со статьей 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. Согласно пункту 4 части 14 ФЗ от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг. В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно ч.1, ч.3 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Предложение к продаже товара, на котором размещено изображение "Lafinele" "Лафинель" однородно товарам 30 класса МКТУ, по которым Истцу предоставлена правовая защита -кондитерским изделиям.

Истец не предоставлял Ответчикам 2,3 каких-либо прав на использование Товарных знаков.

Таким образом, суд признал, что в действиях Ответчиков 2,3 присутствуют все признаки нарушения исключительных прав на Товарные знаки.

Доводы заявителя жалобы подлежат отклонению.

Анализ сравниваемых обозначений позволяет придти к выводу о наличии сходства до степени смешения между обозначениями спорных товарных знаков и используемых ответчиками обозначений:

1) установлено звуковое тождество словесных элементов "ЛАФИНЕЛЬ" и "Lafinele", поскольку обозначения совпадают, более того сам производитель указывает на транслитерацию "Лафинель".

2) установлено графическое сходство, поскольку совпадают общее зрительное впечатление; буквы одинаково расположены по отношению друг к другу, слово написано на одной строчке.

3) установлено смысловое тождество, поскольку словесные обозначения имеют единую смысловую нагрузку не смотря на написание на иностранном языке.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (п. 162 Постановления Пленума ВС N 10).

Таким образом, товарные знаки Истца и обозначения Ответчика сходны до степени смешения на том основании, что товарные знаки Истца и обозначения, используемые Ответчиками, сходны по звуковому, графическому и смысловому признаку, используются в отношении однородных товаров и создается опасность смешения товарных знаков.

Судебной коллегией отклоняется довод, что в материалы дела не содержат подтверждающих документов использования ТЗ правообладателем и ООО "ФУД МИЛК", а также о не заключенном лицензионном договоре правообладателем ТЗ и его контрагентом ООО "ФУД МИЛК", поскольку данные обстоятельства подтверждаются изменением к Свидетельству на товарный знак N 430101 о зарегистрированном лицензионном договоре 04.02.2019 года N РД 0284991 о предоставлении права использования товарного знака ООО "ФУД МИЛК". Также в материалах дела есть выписка из ЕГРНИП, согласно которой у Истца зарегистрирован код и наименование вида деятельности 77.40 "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", что указывает на возможное использование и получении прибыли от предоставлении в аренду ТЗ. В материалах дела наличествуют фотоматериалы Товаров с использованием ТЗ на этикетках, представлены Товарные накладные подтверждающие реализацию товаров с использованием ТЗ, указан сайт с доменом http://Lafinele.ru/ ООО "ФУД МИЛК" 7716775403, которое является крупным производителем различных товаров, в том числе и товаров под указанными товарными знаками и указание супермаркетов и онлайн магазинов где можно приобрести товар.

Довод ответчика о том, что он не участвовал в реализации товара, а исполнял лишь функцию интернет-площадки, подлежит отклонению, так как согласно размещенной на дату покупки публичной оферте именно ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" указан продавцом (т.1, л.д.52).

Ходатайство ответчика о привлечении ООО "Хонествей" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, являющегося, по мнению ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ", собственником контрафактного товара подлежит отклонению, поскольку не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (п.71 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований частично.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

В ходатайстве ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" о привлечении ООО "Хонествей" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора отказать.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 марта 2020 года по делу N А40-302888/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Т.В. Захарова Е.А. Птанская