Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2020 г. N 07АП-8505/20 по делу N А03-3450/2020

город Томск

13 ноября 2020 г.

Дело N А03-3450/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 ноября 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Кривошеиной С.В.,
		Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Волковой Т.А., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рот Фронт" (N 07АП-8505/20), на решение Арбитражного суда Алтайского края от 23.07.2020 по делу N А03-3450/2020 по иску открытого акционерного общества "Рот Фронт", г. Москва (ОГРН 1027700042985) к обществу с ограниченной ответственностью "Старая кондитерская фабрика", г.Барнаул Алтайский край (ОГРН 1152225025182) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500000 рублей,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Карагиоз С.В., представитель по доверенности от 27.02.2019, паспорт; Евдокимов И.А., представитель по доверенности от 27.02.2019, паспорт;

от ответчика: без участия (извещен);

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рот Фронт" (далее - ОАО "Рот Фронт", истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Старая кондитерская фабрика" (далее - ООО "Старая кондитерская фабрика", ответчик) 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 634997 на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением суда от 23.07.2020 исковые требования удовлетворены частично. С общества с ограниченной ответственностью "Старая кондитерская фабрика", г.Барнаул Алтайский край (ОГРН 1152225025182) в пользу открытого акционерного общества "Рот Фронт", г. Москва (ОГРН 1027700042985) судом взыскана денежная компенсация за использование товарного знака по свидетельству N 634997 в размере 100000 рублей, а также 2600 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение, требования удовлетворить в полном объеме. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Ответчик в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали, по основаниям, изложенным в жалобе.

Надлежащим образом извещенный ответчик о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы стороны своих представителей в судебное заседание не направил, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, полагая, что в ходе мониторинга кондитерского рынка истцом было установлено, что ООО "Старая кондитерская фабрика" производит, предлагает к продаже и реализует конфеты "Алтайская птичка" с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ОАО "РОТ ФРОНТ", истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая обжалуемое решение, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи). Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе и путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. В силу вышеприведенных положений статьи 1515 ГК РФ право выбора способа расчета компенсации принадлежит истцу.

Как разъяснено в пунктах 62, 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом первой инстанции установлено, что конфеты под названием "Птичье молоко" выпускались длительный период времени на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик, что по существу не оспорено.

В суде первой инстанции так же было признано, что при фабрике "Рот Фронт" в 1966 году была организована межфабричная школа по изучению и освоению опыта производства конфет "Птичье молоко" для обучения сотрудников иных кондитерских фабрик Союза Советских Социалистических Республик. В частности, в феврале 1967 года прошли обучение сотрудники Томской кондитерской фабрики, Новосибирской шоколадной фабрики, Новосибирской фабрики "Красная Сибирь". Многие фабрики страны после обучения их сотрудников стали выпускать конфеты "Птичье молоко".

Конфеты под названием "Птичье молоко", производимые различными фабриками Союза Советских Социалистических Республик, выпускались в одинаковой по оформлению коробке конфет с изображением птиц.

ОАО "Рот Фронт" зарегистрировано 09.04.1992.

При этом с 2017 года ОАО "Рот Фронт" является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 634997, дата приоритета от 23.12.2016, дата регистрации - 08.11.2017, срок действия 23.12.2026, зарегистрирован в отношении различных товаров 30-го класса МКТУ, в том числе в отношении конфет.

Таким образом, на протяжении примерно 50 лет в период с 1966 по 2016 годы различные кондитерские фабрики выпускали конфеты в коробках с изображением птиц, которое в настоящее время является зарегистрированным товарным знаком N 634997, принадлежащим только истцу.

Ответчик производит различную конфетную продукцию и, в том числе, конфеты под названием "Алтайская птичка".

В ходе судебного разбирательства подтвердились доводы истца о том, что ООО "Старая кондитерская фабрика" выпускает продукцию под названием "Алтайская птичка" и использует в оформлении коробок конфет графическое изображение, сходное до степени смешения с указанным выше товарным знаком.

Факт продаж либо предложений к продаже подтверждается рядом доказательств по делу и не оспаривается ответчиком.

Так, истец приобрел выпущенную ответчиком одну коробку конфет 26.07.2019 в магазине предпринимателя Роговской Е.П. (т.1 л.д. 50 - товарный чек), 11.09.2019 приобретена коробка конфет в ООО"Розница-1" (т.2 л.д. 92 - чек).

Кроме того, в сети Интернет имеются фотографии продукции ответчика, датированные 06.12.2017 (т.2 л.д. 93, оборот), 10.03.2018 (т.2 л.д. 94), 23.01.2018 (т.2 л.д. 94, оборот), 27.03.2018 (т.2 л.д. 95, оборот), 15.02.2019 (т.2 л.д. 96), 08.06.2017 (т.2 л.д. 96, оборот), 27.02.2018 (т.2 л.д. 97), 09.02.2018 (т.2 л.д. 97, оборот).

Судом установлено сходство до степени смешения товарного знака по свидетельству N 634997 с изображением, ранее наносившимся на упаковку конфет "Алтайская птичка" производителя ООО "Старая кондитерская фабрика".

Таким образом, по делу доказано, что истец является правообладателем товарного знака, а ответчик своими действиями нарушил исключительные права на товарный знак, принадлежащий истцу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. Согласно пункта 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Суд апелляционной инстанции не может признать обоснованным довод истца о снижении судом первой инстанций заявленного размера компенсации в нарушение норм материального права.

Как ранее изложено, при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Следуя указанным принципам, суд первой инстанции, определяя размер компенсации, принял во внимание следующие обстоятельства.

Во-первых, конфеты под названием "Птичье молоко" выпускались длительный период времени на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик в одинаковой по оформлению коробке конфет с изображением птиц, а истец с 2017 года ОАО "Рот Фронт" стал единственным правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 634997 в виде изображения птиц, которое ранее на протяжении длительного периода времени использовалось рядом производителей конфет.

Фактически истец приватизировал интеллектуальную собственность, созданную сотрудниками бывших государственных предприятий СССР. В настоящее время разработчик спорного изображения не известен.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

Таким образом, учитывая предшествующее длительное использование изображения птиц на коробках конфет различными производителями на территории бывшего СССР, арбитражный суд правомерно указывает, что истцу следовало действовать добросовестно и после регистрации своего права на товарный знак, который ранее на законных основаниях использовали многие производители, в связи с чем следовало уведомить иных производителей о том, что с 2017 года только истец имеет право продолжать использовать изображения птиц на коробке, а остальные производители обязаны изменить дизайн ранее использовавшихся коробок для конфет.

Однако материалы дела не содержат доказательств того, что истец не уведомил иных производителей и начал производить тайные закупки товаров иных производителей, в частности продукции ответчика, и затем начал предъявлять требования об уплате денежной компенсации.

Так, ранее решениями арбитражных судов с общества "Лихачевский кондитерский комбинат", г.Новосибирск в пользу истца была взыскана компенсация в размере 80 тыс. руб. (дело N А45- 14505/2018), с общества "Идиллия", г.Армавир - 200 тыс. руб. за нарушение прав на 2 товарных знака (дело N А32-55876/2017).

Во-вторых, при определении размера денежной компенсации судом обоснованно учтено, что ответчик после обнаружения нарушения исключительных прав действовал добросовестно, после получения претензий истца в октябре 2019 года ответчик изменил оформление упаковки, изображения птичек удалено с коробки (т.2 л.д. 40,143 - новый дизайн коробки, т.2 л.д. 134 - товарная накладная от 15.10.2019 N 3187 о получении ответчиком коробки в новом дизайне).

В-третьих, суд также учел массовость производства товаров, маркированных товарным знаком. Изображение товарного знака использовалось ответчиком в его коммерческой деятельности, способствовало извлечению прибыли, поэтому суд находит возможным взыскать денежную компенсацию в размере более минимального размера (10 тыс. руб.).

Однако, ответчик реализует свою продукцию, как правило, только на территории только Алтайского края по причине короткого срока годности товара.

В-четвертых, из представленных ответчиком доказательств усматривается, что предприятие ответчика является небольшим, его выручка в месяц составляет около 2 млн. руб., годовая прибыль за 2019 год - 67 тыс. руб.(т.2 л.д. 63 - отчет о финансовых результатах за 2019 год), среднесписочная численность трудового коллектива ответчика составляет 35 человек (т.2 л.д. 66 - сведения, подаваемые в налоговый орган по состоянию на 01.01.2020). При этом примерная численность трудового коллектива истца согласно сведениям из открытых источников (Википедия) составляет около 2700 человек. С учетом изложенного, удовлетворение иска в полном объеме может привести к банкротству предприятия ответчика.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства дела, характер допущенного нарушения, учитывая то, что ответчик прекратил незаконное использование товарного знака после получения претензии, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции определил размер компенсации за использование товарного знака в размере 100000 руб.

Отклоняя доводы истца о множественности нарушений, судом первой инстанции обоснованно обращено внимание на содержащуюся в Определении от 07.12.2015 по делу N А03-14243/2014 правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализация ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца.

Приведенная позиция применима и в делах, касающихся защиты исключительного права на произведения изобразительного искусства.

Суд по интеллектуальным правам указал на недопустимость взыскания нескольких компенсаций, если истец на протяжении периода времени производит закупку партии товаров, а затем предъявляет несколько исков по каждому из товаров. В частности, при рассмотрении дела N А03-22423/2014 судом кассационной инстанции указано, что предложение ответчиком к продаже товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, и их приобретение на основании последовательных сделок купли-продажи можно рассматривать как одно нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки.

Основываясь на приведенных разъяснениях, при определении количества совершенных ответчиком нарушений суд первой инстанции исходил из того, что распространение нескольких товаров при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя.

Суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для несогласия с указанными выводами суда первой инстанции, учитывая, что они достаточным образом мотивированы и согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судами на основании собранных по делу доказательствах.

Также судом первой инстанции проверены и обоснованно отклонены доводы истца о том, что ответчик создан в качестве юридического лица лишь в 2015 году, поэтому представитель ответчика не имеет права приводить доводы о продолжении выпуска продукции в упаковке, разработанной в период существования СССР.

Действительно ответчик не является правопреемником Старой кондитерской фабрики, которая с 1970 года выпускала конфеты "Птичье молоко" в период существования СССР.

Между тем, выпуск продукции ответчика производится в помещениях и на оборудовании, которое ранее использовалось Старой кондитерской фабрикой. Также сохранилась рецептура производства продукции и трудовой коллектив.

Кроме того, ответчик создан в качестве юридического лица ранее подачи заявки истцом на регистрацию товарного знака, поэтому он правомерно использовал изображения птиц в период с момента своего создания до 23.12.2016.

Ввиду отсутствия достоверных доказательств снижения объемов продаж и причинно-следственной связи между деятельностью ответчика и снижением объемов продаж истца судом обоснованно отклонены доводы о том, что вследствие деятельности ответчика сократилась доля продукции истца на рынке Алтайского края.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении заявленного требования по существу. С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Алтайского края от 23.07.2020 по делу N А03-3450/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рот Фронт" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

С.В. Кривошеина К.Д. Логачев