Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2024 г. N 13АП-3132/24 по делу N А56-122116/2022

г. Санкт-Петербург

11 апреля 2024 г.

Дело N А56-122116/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 28 марта 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 апреля 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Геворкян Д.С., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Колосовым М.А.

при участии:

от истца: Папенков Н.Д. по доверенности от 21.04.2022

от ответчиков:

от ООО "Станкозавод "ТБС" - Нилова Т.В. по доверенности от 12.01.2024

от ИП Ладыгина К.В., Киселева С.А. - не явились, извещены

от 3-го лица: Янковский Г.А. по доверенности от 09.01.2023, Папенков Н.Д. по доверенности от 17.12.2021

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-3132/2024) ООО "Станкозавод "ТБС" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2023 по делу N А56-122116/2022, принятое

по иску ООО "Юниконт СПб"

к 1) ООО "Станкозавод "ТБС"; 2) ИП Ладыкин Константин Владимирович; 3) Киселев Сергей Анатольевич

3-е лицо: ООО "НПК Морсвязьавтоматика"

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб", адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26 лит. Е, ОГРН 1057810213416 (далее - истец, общество "Юниконт СПб") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Станкозавод ТБС", адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 30, к. 1, лит. А, ОГРН 1107847407469 (далее - ответчик 1, общество "Станкозавод ТБС"), Киселеву Сергею Анатольевичу (далее - ответчик 2) и индивидуальному предпринимателю Ладыгину Константину Владимировичу (далее - ответчик 3) о взыскании солидарно компенсации в размере 3 000 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак "UNIMACH" по свидетельству Российской Федерации N 409013.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" (далее - общество "НПК Морсвязьавтоматика").

Решением от 30.11.2023 суд взыскал солидарно с ООО "Станкозавод "ТБС" и Киселева Сергея Анатольевича в пользу ООО "Юниконт СПб" 1 000 000 руб. компенсации и 12 667 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказал.

В апелляционной жалобе ООО "Станкозавод "ТБС", ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, истцом не доказано нарушение его прав упоминанием товарного знака в рекламном объявлении "UNIMACH. Ремонт кожухов". Также податель жалобы считает, что судом не обоснован размер компенсации.

В судебном заседании представитель ответчика 1 поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, а представитель истца доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Киселев С.А., предприниматель Ладыгин К. В., общество "НПК Морсвязьавтоматика", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалобы, в судебное заседание не явились, что не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствии.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "UNIMACH", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 424969.

Приоритет товарного знака "UNIMACH" по свидетельству N 424969 установлен с 04.03.2009, по классу МКТУ 07 - держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]: корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; резаки [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями;

по классу МКТУ 09 - аппараты для электродуговой резки; аппаратов1 для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях];

по классу МКТУ 42 - изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

Использование спорного товарного знака осуществляется аффилированным с истцом обществом "НПК Морсвязьавтоматика" для индивидуализации собственной продукции (металлообрабатывающих станков).

Правообладателем было выявлено нарушение исключительного права на товарный знак "UNIMACH".

Так, 13.09.2022 в 15 часов 48 минут в поисковой системе Яндекс истцом был произведен запрос по слову UNIMACH, тождественному со словесным элементом товарного знака "UNIMACH". В результате поиска отобразилось рекламное объявление: "UNIMACH. Телескопический кожух" и сайт с доменным именем vsetzn.ru. После клика на рекламное объявление пользователь перешел на сайт www.vsetzn.ru, на котором предлагаются конструкции телескопической защиты направляющих и компонентов подвижных осей станков, услуги ремонта и модернизации станков, с указанием технической информации и контактными данными для получения предложения с указанием цены и совершения заказа. Также на сайте www.vsetzn.ru рекламируется и предлагается к продаже разработка проектной документации станков, разработка узлов и механизмов станков, разработка программных и аппаратных средств систем управления.

Сайт www.vsetzn.ru содержит следующие контактные данные: "Станкозавод "ТБС", e-mail: info@vsetzn.ru, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, 30, к. 1, лит. A. На сайте представлены сертификаты, акты экспертизы и отзывы, в отношении ООО "Станкозавод "ТБС" ИНН 7802735852, ОГРН 1107847407469.

21.09.2022 в 17 часов 03 минуты истцом обнаружено сходное рекламное объявление для сайта www.vsetzn.ru с заголовком: "UNIMACH. Ремонт кожухов". В качестве наполнения рекламного объявления, использована вышеуказанная информация.

В ответ на запрос, оставленный на сайте www.vsetzn.ru, и для рекламы которого использовано обозначение "UNIMACH", в адрес третьего лица поступили письма, которые содержали коммерческое предложение и счет на реализацию однородной продукции.

Коммерческим предложением исх. N 28091 от 28.09.2022 подтверждается факт того, что выгодоприобретателем от рекламы с использованием обозначения "UNIMACH" является ООО "Станкозавод "ТБС". В названном документе содержится признание того, что информационные ресурсы: сайт https://vsetzn.ru/ (info@vsetzn.ru) относятся к ресурсам ООО "Станкозавод "ТБС".

Направленный третьему лицу счет-договор на оплату N 3/0510/01 от 05.10.2022 также подтверждает получение выгоды от использования обозначения "UNIMACH" именно ООО "Станкозавод "ТБС".

Между истцом и ответчиками отсутствует лицензионный договор; истец не давал разрешение на использование ответчикам товарного знака какими-либо способами.

В рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчиков направлены претензионные письма с требованием выплаты компенсации.

Оставление претензий без удовлетворения, послужило основанием для обращения ООО "Юниконт СПб" в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции установил, что материалами дела подтверждаются действия ООО "Станкозавод "ТБС" и Киселева С.А., свидетельствующие о незаконном использовании словесного обозначения "UNIMACH", тождественного товарному знаку "UNIMACH" по свидетельству на товарный знак Российской Федерации N 424969, что является нарушением исключительного права истца. При этом суд посчитал возможным снизить размер компенсации до 1 000 000 руб.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Материалами дела установлено, что истец является правообладателем товарного знака "UNIMACH", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 424969.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака.

В данном случае, исходя из представленных в материалы дела доказательств, в том числе заключения патентного бюро - ООО "Эрфис" от 24.10.2022, следует, что словесное обозначение "UNIMACH" на сайте www.vsetzn.ru и комбинированный товарный знак N 424969 сходны до степени смешения по звуковому и графическому критериям; товары и услуги, указанные в рекламных объявлениях "UNIMACH. Телескопический кожух" и "UNIMACH. Ремонт кожухов" являются однородными товарам и услугам для индивидуализации которых, зарегистрирован товарный знак N 424969; товары и услуги, предъявляемые к продаже на сайте www.vsetzn.ru, однородны некоторым товарам и услугам для индивидуализации которых, зарегистрирован товарный знак N 424969, в том числе по причине взаимодополняемости анализируемых товаров и услуг.

Доводы ООО "Станкозавод "ТБС" о том, что в рассматриваемом случае использование им товарного знака истца на сайте носило информационный характер, с целью рекламы функционального назначения своего товара "защитный кожух станины для станков "UNIMACH", признаются ошибочными, поскольку доказательства наличия поручения или согласия истца на информирование покупателей о своей продукции и ее совместимостью с продукцией ответчика, в материалы дела не предоставлены.

Аналогичная позиция изложена также в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2022 N С01-1327/2021 по делу N А65-26298/2020 (Определением Верховного Суда РФ от 01.11.2022 N 306-ЭС22-20113 отказано в передаче дела N А65-26298/2020 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).

Какие-либо доказательства, подтверждающие передачу ответчику исключительных прав на использование вышеуказанного товарного знака, в материалах дела отсутствуют.

Основной функцией рекламы является повышение дохода от реализации продукта либо услуги.

Согласно пп. 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено правообладателем для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Использование товарного знака в рекламном объявлении без получения согласия на это от правообладателя является одной из форм нарушений интеллектуальных прав.

В данном случае, суд апелляционной инстанции считает, что информация, содержащая указание на товарный знак, принадлежащий истцу, размещена ООО "Станкозавод "ТБС" для привлечения внимания к продукции, производимой последним.

С учетом, установленных по делу обстоятельств суд апелляционной инстанции считает доказанным факт нарушения ООО "Станкозавод "ТБС" исключительных прав истца.

Согласно предоставленной ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ" информации от 19.05.2023 N 2206-РРС по запросу суда, администратором доменного имени vsetzn.ru с 06.03.2019 является Киселев С.А.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении ООО "Станкозавод "ТБС" и Киселевым С.А. исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Из искового заявления следует, что истцом предъявлена к взысканию компенсация на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), размер компенсации в сумме 3 000 000 руб. обоснован, по мнению истца, высокой степенью известности спорного товарного знака, масштабами производства системообразующего предприятия для российской экономики по направлению "станкостроение".

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае суд первой инстанции, учитывая характер допущенного ответчиками 1 и 2 нарушения, степень вины нарушителей, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, удовлетворил требование истца частично, определив размер компенсации в 1 000 000 руб., как соответствующий допущенному нарушению и отвечающий принципам соразмерности и разумности.

Вопреки доводам подателя жалобы, о необоснованности вывода решения в части размера присужденной компенсации, суд первой инстанций исходил из характера нарушения, а также принял во внимание принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что определенный судом первой инстанции размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Суд апелляционной инстанции полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и принял законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2023 по делу N А56-122116/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

Д.С. Геворкян М.Л. Згурская