Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 ноября 2020 г. N 09АП-53137/20 по делу N А40-74462/2019

г. Москва

18 ноября 2020 г.

Дело N А40-74462/19

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 ноября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Г. Кургановым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Плекс" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 августа 2020 года по делу N А40-74462/19, принятое судьей Козленковой О.В., по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Плекс" (ОГРН 1077761087271) к Обществу с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" (ОГРН 5087746653760) третьи лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности,

Акционерное общество "Тандер" (ОГРН 1022301598549), Акционерное общество "Мэзопласт" (ОГРН 1027700060838), Общество с ограниченной ответственностью "Зельгрос" (ОГРН 1065050019605), Общество с ограниченной ответственностью "Атак" (ОГРН 1047796854533), Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-маркет" (ОГРН 1117017000473), Общество с ограниченной ответственностью "Чистый дом Р" (ОГРН 1149102000046), Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ" (ОГРН 1027810304950), Общество с ограниченной ответственностью "Лента" (ОГРН 1037832048605), Общество с ограниченной ответственностью "Ашан" (ОГРН 1027739329408), о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 498001, 510740

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Анцупова К.С. по доверенности от 27.02.2020

от ответчика: Христофоров А.А. по доверенности от 25.06.2020

от третьих лиц: Федеральная служба по интеллектуальной собственности - извещен, представитель не явился;

Акционерное общество "Тандер" - извещен, представитель не явился;

Акционерное общество "Мэзопласт" - извещен, представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "Зельгрос" - извещен, представитель не явился; Общество с ограниченной ответственностью "Атак" - извещен, представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-маркет" - извещен, представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "Чистый дом Р" - извещен, представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ" - извещен, представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "Лента" - извещен, представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "Ашан" - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Плекс" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 498001, 510740.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Акционерное общество "Тандер", Акционерное общество "Мэзопласт", Общество с ограниченной ответственностью "Зельгрос", Общество с ограниченной ответственностью "АТАК", Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-Маркет", Общество с ограниченной ответственностью "Чистый дом Р", Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", Общество с ограниченной ответственностью "Лента", Общество с ограниченной ответственностью "АШАН".

Определением от 05 июня 2019 года суд отказал истцу в удовлетворении ходатайства о привлечении индивидуального предпринимателя Пурескина Евгения Сергеевича, Общества с ограниченной ответственностью "МОЛЛ" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать на основании статьи 51 АПК РФ, поскольку судебный акт по настоящему делу не может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Из представленных истцом доказательств не следовал факт реализации данными лицами спорного товара - геля для душа Fa Kids Русалочка.

Истцом в порядке статьи 49 АПК РФ было заявлено письменное ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истцом заявлены следующие требования: - запретить ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N N 510740, 498001 в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками; - обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ NN 510740, 498001.

Принимая во внимание, что уточнение предмета исковых требований является правом истца, суд определением от 30 августа 2019 года принял в порядке статьи 49 АПК РФ уточнение исковых требований.

Решением от 28 августа 2020 года по делу N А40-74462/2019 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьих лиц в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельству РФ N 498001, приоритет 23.08.2012, дата государственной регистрации 17.10.2013, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, мыла; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; а также по свидетельству РФ N 510740, приоритет 23.01.2013, дата государственной регистрации 10.04.2014, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических.

В обоснование исковых требований истец указал, что приобрел в торговых предприятиях на территории Российской Федерации гель для душа Fa Kids Русалочка.

Определением от 11 марта 2020 года в порядке статьи 76 АПК РФ к материалам дела были приобщены вещественные доказательства, представленные сторонами (две упаковки детского геля и шампуня Fa kids). На упаковке представленного истцом товара Fa Kids Детский гель для душа & Шампунь Русалочка указано, что товар произведен АО "МЭЗОПЛАСТ" под контролем и по заказу ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС".

В подтверждение факта закупки товара истец представил в материалы дела (т. 1 л.д. 18-27, 135, 142, т. 2 л.д. 1, 4, 15, 18. 4) кассовые чеки от 26.02.2018, 27.02.2018, выданные АО "ТАНДЕР" - FD Детский гель д/душ Русалочка; - кассовые чеки от 26.02.2018, 27.02.2018, выданные ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ Р" - Fa Kids гель д душа 250 мл русалочка; - кассовые чеки от 26.02.2018, 28.05.2018, выданные ООО "ЗЕЛЬГРОС" - ФА КИД ГЕЛЬ Д/Д РУСАЛ. 250 МЛ; - кассовые чеки от 27.02.2018, 28.02.2018, выданные ООО "ЛЕНТА" - ГЕЛЬ Д/Д FA KIDS РУСАЛОЧКА; - кассовые чеки от 15.06.2018, выданные ООО "О`КЕЙ" - Гель д/душа Fa Ki; - кассовый чек от 24.07.2018, выданный ООО "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ" - Гель д/душа ф; - кассовый чек от 28.02.2018, выданный ООО "АТАК" - Auchan.ru 18 %; - кассовый чек от 11.06.2018, выданный ООО "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ" - Гель д/душа ф; - распечатка заказа ООО "АШАН" от 07.02.2018, ГЕЛЬ/ДУШ 250 KIDS РУСАЛОЧКА FA; - кассовый чек от 26.02.2018, выданный ИП Пурескин Е.С. - Фа Гель д/душа и шамп.; - нечитаемые чеки от 29.03.2017, выданные ООО "АШАН" (т. 2 л.д.18, 55); - кассовый чек от 26.02.2018, выданный ООО "МОЛЛ" - ГЕЛЬ Д/ДУША FA

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 10, 1229, 1250, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 N 482) и Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197), установил со стороны истца злоупотребление правом, и поскольку такое злоупотребление является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, в удовлетворении заявленных требований отказал.

Доводы апелляционной жалобы истца со ссылкой на не существенность временного факта покупки спорного товара, а также в отношении признания судом первой инстанции не достоверным доказательством ненадлежащим заверенную распечатку из сети Интернет, подлежат отклонению исходя из следующего.

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Суд первой инстанции установил, что покупка спорного товара была произведена истцом задолго до предъявления иска (25 марта 2019 года), а именно, в первой половине 2018 года. Учитывая пояснения ответчика о том, что с середины 2018 года он не продает, не предлагает к продаже, а также не импортирует спорный товар, о чем истец был уведомлен ответом на претензию от 20 июля 2018 года, в отсутствие доказательств того, что ответчик осуществлял продажу, предложение к продаже, хранение с этой целью и другие подобные действия на момент предъявления иска/в ходе рассмотрения дела в суде, пришел к выводу, что в рассматриваемом случае истцом не доказаны оба условия для удовлетворения требований в части пресечения действий.

Также руководствуясь разъяснениями, данными в п. 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции, установив, что представленные в материалы дела распечатки, в левом верхнем углу которых имеется неполное указание на дату, а также фактически не являются скриншотами (снимками экрана с указанием даты и времени), правомерно не принял в качестве надлежащих доказательств по делу в понимании положений статей 64, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы истца со ссылкой на ошибочность применения судом первой инстанции положений пункта 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, и неверного распределения бремени доказывания в отношении угрозы нарушения прав, подлежат отклонению.

Судом первой инстанции было установлено, что на момент вынесения решения в гражданском обороте находилась продукция ответчика, не содержащая слова "русалочка" или каких-либо иных общих с товарными знаками истца элементов.

Представленный истцом в суд образец продукции, производился ответчиком до 25.05.2018, то есть снятой с производства задолго до предъявления иска, доказательств того, что ответчик продолжает продавать такую продукцию на дату предъявления иска, а также в настоящее время, через два с половиной года после снятия с производства, или что существует угроза такого продолжения в материалы дела не представлено.

Ответчик же в свою очередь представил письмо генерального директора от 15.07.2020 об отсутствии производства, отгрузок и хранения на складе ответчика товара со спорной маркировкой как в настоящее время, так и в какой-либо момент с месяца предъявления иска.

Также ответчик отметил, что у продукции, произведенной два с половиной года назад, в настоящее время оставалось бы около 17% (одна шестая) трехлетнего срока годности. В то же время российские торговые сети принимают к реализации продукцию, у которой осталось не менее 70% срока годности.

В качестве примера подтверждения указанных данных, ответчик сослался на публикацию 2019 года "Продовольственные потери и органические отходы на 10 потребительском рынке Российской Федерации" Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково", размещенной на интернет-сайте https://cmdc.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_CMDC/News/SKOLKOVO_ CMDC_2019-12-06_001.pdf (приложение N 2).

Таким образом, предположение истца о том, что ответчик, вопреки письму генерального директора, два с половиной года хранит снятую с производства продукцию с истекающим трехлетним сроком годности, несет затраты на хранение и планирует предпринять после решения суда попытку сбыть данную продукцию вразрез с политиками торговых сетей, несостоятельны.

Таким образом, основания полагать, что со стороны ответчика имеется угроза нарушения прав истца, отсутствуют.

Ссылка истца на судебные акты по делу А40-26875/14 не может быть принята во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку в рамках указанного дела речь шла о конкретной партии товара, находящейся под арестом на таможенном складе.

Вопреки доводам апелляционной жалобы суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайства истца об истребовании у ответчика учетных документов и сведений.

Довод о неправомерности отказа судом первой инстанции в истребовании документов также отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду требований к такому ходатайству, установленных в абзаце втором части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и несения сторонами рисков наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В апелляционной жалобе истец утверждает, что суд первой инстанции ошибочно сослался на статьи 235 и 243 Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку положения указанных статей не относятся к интеллектуальным правам.

Согласно исковым требованиям истец просил об изъятии и уничтожении материальных предметов, что сопряжено с лишением текущих собственников права собственности, регулируемым именно положениями указанных статей.

Между тем, апелляционная жалоба не содержит пояснений, в чем была неправильность применения этих статей и как она повлияла на существо решения.

В абзаце втором пункта 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом лишь в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Суд апелляционной инстанции полагает, что в указанной части решение суда полностью соответствует указанным разъяснениям.

Вопреки доводам апелляционной жалобы истца в отношении анализа этикетки, проведенным судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции отвечает, что суд первой инстанции правомерно руководствовался практикой Верховного Суда Российской Федерации, которая ориентирует на то, чтобы учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара, руководствоваться общим восприятием.

Так суд первой инстанции правомерно установил, что применительно к сравнению товарных знаков истца с продукцией, производившейся ответчиком до 25 мая 2018 года с этикеткой (представленный ответчиком образец флакона, производимого и отгружаемого им с 26 мая 2018 года, приобщен судом к материалам дела в качестве вещественного доказательства), вероятность смешения обозначения на детских шампунях Fa Kids для девочек с товарными знаками истца крайне мала, поскольку доминирующее положение на этикетке занимали товарный знак Fa и слово Kids, а слово "Русалочка" имело намного меньший размер и слабоконтрастный по отношению к фону цвет.

Суд первой инстанции указал, что в маркировке всех детских шампуней FA Kids ведущую роль играло обозначение Fa единственного участника ответчика - концерна Хенкель, которое является одним из самых известных брендов средств личной гигиены и ухода за телом, в числе которых шампуни, дезодоранты, гели для душа, пены для ванн, кусковое, жидкое и пенное мыло.

Степень сходства товарного знака по свидетельству РФ N 498001 с маркировкой продукции ответчика невелика еще и потому, что товарный знак истца выполнен с другой графикой, а изобразительный элемент усиливает отличие. При сравнении продукции ответчика с товарными знаками истца в исковом заявлении вырывается из контекста отдельная часть маркировки продукции. Между тем судебная практика ориентирует на то, чтобы учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара, руководствоваться общим восприятием.

Также ответчик пояснил, что впервые продукция Fa появилась в 1954 году на рынке Германии. Обозначение "Fa" положено в основу серии товарных знаков, зарегистрированных на имя концерна Хенкель во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации, задолго до даты приоритета товарных знаков истца.

Судом установлено, что на имя концерна Хенкель зарегистрирован словесный товарный знак Fa по международной регистрации N 531776 с приоритетом от 19.03.1988, охраняемый в Российской Федерации, в том числе для спорных товаров 3 класса МКТУ.

Продукция бренда Fa присутствовала на российском рынке еще во времена СССР и пользуется массовым спросом, что представляется общеизвестным обстоятельством, не нуждающимся в доказывании в соответствии с частью 1 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Данное обозначение входит в словосочетание FA Kids, фигурировавшее в международных регистрациях товарных знаков N 717617, 717618, 717619.

Указанные товарные знаки были зарегистрированы надлежащим образом на имя концерна Хенкель в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, им также была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. В целом это исключает возможность смешения производимой в прошлом продукции, с одной стороны, и товарными знаками истца, с другой стороны, и введения в заблуждение потребителей.

Заявки на товарные знаки истца N N 498001 и 510740 были поданы 23.08.2012 и 23.01.2013, соответственно, то есть значительно позже введения ответчиком в гражданский оборот детского шампуня FA Kids для девочек с использованием слова Русалочка.

Кроме того, материалы дела не содержат доказательств использования самим истцом товарных знаков, таким образом, оснований полагать, что между истцом и ответчиком имеются конкурентные отношения, в отсутствие доказательств введения данных товаров истцом в гражданский оборот на дату приоритета спорных товарных знаков, не имеется.

Принимая во внимание изложенное, имеются основания полагать, что истец не защищает экономический интерес производителя, а злоупотребляет правом.

Суд первой инстанции правомерно отклонил утверждения истца о том, что отказ в признании действий истца актом недобросовестной конкуренции исключает признание этих действий злоупотреблением правом, отметив, что в действительности недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом - разные правовые институты. В частности, для установления злоупотребления правом не требуется наличия конкурентных отношений. Более того, отсутствие производства взаимозаменяемых товаров лицом, заявляющим требование о защите исключительных прав, является признаком злоупотребления правом.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Апелляционный суд, исследовав обжалуемый судебный акт, пришел к выводу, что суд первой инстанции при вынесении решения по данному делу не допустил нарушений процессуальных прав ответчика, норм арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации, закрепляющих принципы состязательности и равноправия сторон.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 августа 2020 года по делу N А40-74462/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев