Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2020 г. N 09АП-59603/20 по делу N А40-309/2020

г. Москва

25 ноября 2020 г.

Дело N А40-309/20

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 ноября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р.Валиева,

судей Т.В.Захаровой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурадян М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 августа 2020 года по делу N А40-309/20, принятое судьей Крикуновой В.И., по иску НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" к Смирнову С. Б., ООО "ХОККЕЙНАЯ ЛИГА", третье лицо: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" о взыскании

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Михайлова О.А. по доверенности от 16.12.2019

от Смирнова С.Б.: Скрябышев С.Д. по доверенности от 18.03.2020

от ООО "Хоккейная лига": Скрябышев С.Д. по доверенности от 18.02.2020

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к СМИРНОВУ СЕРГЕЮ БОРИСОВИЧУ и ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОККЕЙНАЯ ЛИГА" о взыскании компенсации в размере 2 500 000, руб., расходов на нотариальные услуги в размере 14 400,00 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31 августа 2020 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить полностью и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечило, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Третье лицо не представило письменные пояснения.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Истец до 26.10.2019 являлся обладателем исключительных прав на товарные знаки:

1) в виде комбинированного товарного знака на основании свидетельства N 667857, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.08.2018 г., с приоритетом от 19.10.2017 г. сроком действия до 19.10.2027 г.;

2) в виде словесного товарного знака "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ", охраняемого на основании свидетельства N 667856 и зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.08.2018 г., с приоритетом от 15.09.2017 г. и сроком действия до 15.09.2027 г. Исключительные права на вышеуказанные Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03, 05, 14, 16, 21, 28 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Истцу стало известно о нарушении принадлежащих ему исключительных прав, выразившихся в незаконном размещении на сайте http://nphl.ru комбинированного обозначения и словесного обозначения трудовые резервы.

Администратором сайта http://nphl.ru является Ответчик 1 на основании ответа от ООО "Регистратор Р01" полученного 22.10.2019 г.

Факт фиксации незаконного размещения вышеуказанных товарных знаков на сайте http://nphl.ru подтверждается протоколом осмотра доказательств N 77АГ 1694949 от 31.10.2019 г. составленным нотариусом Бойцовой В.Ю. (далее - Протокол), из которого следует, что по ссылке http://nphl.ru располагается страница Хоккейная Лига Трудовые резервы, слева от наименования сайта изображение (предположительно товарный знак): комбинированное обозначение, которое предположительно состоит из следующих элементов: 1) Стилизованное изображение зубчатого колеса (шестеренки) с 11 зубьями золотисто-охристого цвета с металлическим эффектом градиента, имеет белую и красную окантовку. У шестеренки отсутствует центральная часть и нижняя левая часть. 2) Внутрь шестеренки по окружности вписано словосочетание "Трудовые резервы", выполненное кириллицей шрифтом стандартного стиля и толщины, без засечек акцидентным, наборным, не курсивным, темно-синего цвета; 3) В нижней левой части от шестеренки располагается огненный шлейф (пламя). Имеет теплый темно-красный шлейф в одной части; верхняя часть имеет заливку светло-красного цвета. Общая графика огненного шлейфа имеет три языка пламени; 4) В "сердцевине" темно-синего цвета фигурируют стилизованные буквы "Т" и "Р", которые образуют образ "молота с визуализацией взмаха; буквенная композиция "Т" и "Р" имеют псевдо объемную внутреннюю толщину в виде графических деталей темно-синего цвета.

Истцом в материалы дела представлены также скриншоты страниц упомянутого сайта от 26.12.2019, скриншот письма ответчика 1 в адрес директора РОСОБОРОНЭКСПОРТ от 19.09.2019, на котором размещен товарный знак истца.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Как следует из положений статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Пунктом 42 указанных Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обо-значениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих при-знаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Ответчики использовали спорное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, для услуг (услуги по рекламе товаров, по предложению услуг к продаже, через сеть Интернет), однородных услугам 41-го класса МКТУ (Организация спортивных состязаний, Воспитание физическое, Услуги видеомонтажа мероприятий), для которых зарегистрирован товарный знак Трудовые резервы.

Суд согласился с доводом истца о том, что используемое Ответчиком словесное обозначение и изображение тождественно товарным знакам Истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Возражая против удовлетворения заявленных требований ответчик 2 указал следующее.

15.04.2019 между ООО "Хоккейная лига" и Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" был заключен Договор N 2019/04-15-01 о создании бренда "Хоккейная лига Трудовые резервы" (далее - Договор), предмет Договора - организация новой любительской хоккейной лиги "Хоккейная лига "Трудовые резервы" и продвижение нового названия среди хоккейного сообщества в сезоне 2019/20 годов.

Факт выполнения ответчиком обязательств по данному договору подтвержден вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу N А40-262694/19-15-1887

НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" и Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" Фонд Спорт и ВФСО "Трудовые резервы" являются взаимозависимыми лицами:

Президент Фонда Спорт - Галаев Виктор Ильич (отец), Президент ВФСО "Трудовые резервы" - Галаев Илья Викторович (сын) являются близкими родственниками;

Чемезов Сергей Викторович является одновременно Председателем Наблюдательного совета ВФСО "Трудовые резервы" и Председателем Попечительского совета НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА";

в состав Наблюдательного совета ВФСО "Трудовые резервы" и Попечительского совета НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" одновременно входят:

- Левитин Игорь Евгеньевич;

- Браверман Александр Арнольдович;

- Волобуев Николай Анатольевич;

- Пронин Николай Александрович;

- Президент ВФСО "Трудовые резервы" - Галаев Илья Викторович входит в состав Попечительского совета НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА".

Главный офис ВФСО "Трудовые резервы" расположен по адресу: 121069, г. Москва, Большой Ржевский пер., д. 5. Указанный адрес является фактическим адресом НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА".

Изложенное подтверждается нотариальными протоколами осмотра доказательств от 26.03.2020 N N 77 АГ 2801573, 77 АГ 2801575.

С 25.10.2019 правообладателем спорных товарных знаков является ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" на основании лицензионного договора, заявление о регистрации которого подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2019.

Представитель истца в судебном заседании указанные доводы не опроверг.

ГК РФ выделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору либо другим лицом под контролем правообладателя. При этом по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя -это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Суд пришел к правильному выводу о том, что Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" использовала товарный знак (комбинированное обозначение и словесное обозначение) "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" под контролем правообладателя - НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА".

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Доводы заявителя подлежат отклонению.

Суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что Истец действует недобросовестно, требуя компенсации за незаконное использование товарного знака уже после отчуждения исключительного права в пользу ВФСО "Трудовые резервы"

Суд первой инстанции верно установил, что на момент фиксирования Истцом использования ответчиками товарного знака - 31.10.2019, последний уже был отчужден Истцом в пользу ВФСО "Трудовые резервы" (подача заявки - 04.07.2019) по лицензионному договору, который был зарегистрирован 28.10.2019.

Из изложенного следует, что Истец обратился к нотариусу за составлением протокола осмотра доказательств после того, как сам одобрил использование его товарного знака ВФСО "Трудовые резервы", которому Ответчик 2 передал товарный знак в рамках исполнения договора. Подобное поведение является злоупотреблением правом со стороны Истца (осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу).

В силу п. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных п.1 ст. 10 ГК РФ (запрет злоупотребления правом), суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Таким образом, суд первой инстанции верно установил признаки недобросовестного поведения в действиях Истца, в связи с чем правомерно отказал ему в удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе Истец указывает, что суд первой инстанции неверно применил норму ст. 1486 ГК РФ, придя к выводу о том, что ВФСО "Трудовые резервы" использовало товарный знак под контролем правообладателя - Фонд "Спорт" на основании того, что Истец и ВФСО "Трудовые резервы" являются взаимосвязанными лицами.

Указанный довод Истца также подлежит отклонению, поскольку последний не учитывает, что незаконное использование товарного знака подразумевает, в том числе, его использование без разрешения правообладателя. В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно абз. 6 и 7 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N СП-23/21) под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.

Таким образом, ответчики не могли допустить незаконного использования товарного знака при наличии на это воли Истца, которая установлена на основании факта использования товарного знака под контролем Фонда "Спорт".

Помимо прочего, довод Истца о том, что использование товарного знака под контролем правообладателя не может доказываться нотариальными протоколами осмотра сайтов подлежит отклонению судом апелляционной инстанции по следующим причинам.

Во-первых, представленные Ответчиком 2 протоколы осмотра доказательств от 26.03.2020 N 77 АГ 2801573, N 77 АГ 2801575 подтверждают факт аффилированности ВФСО "Трудовые резервы" и Фонда "Спорт", которая свидетельствует об использовании товарного знака под контролем Истца'. При этом, представленные Ответчиком 2 нотариальные протоколы осмотра доказательств являются допустимыми и относимыми письменными доказательствами и полностью соответствуют ст. 67, ст. 68, ст. 75 АПК РФ.

Во-вторых, довод Истца о том, что суд первой инстанции не указал доказательств аффилированности ВФСО "Трудовые резервы" и Фонда "Спорт" подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку на стр. 5 Решения суд первой инстанции, ссылаясь на протоколы осмотра доказательств от 26.03.2020 N 77 АГ 2801573, N 77 АГ 2801575 установил аффилированность через состав органов управления и адрес вышеуказанных лиц.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 августа 2020 года по делу N А40-309/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р.Валиев

Судьи

Т.В.Захарова Е.А.Птанская