Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2020 г. N 17АП-14560/20 по делу N А60-582/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 7 апреля 2021 г. N С01-156/2021 по делу N А60-582/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Пермь

18 декабря 2020 г.

Дело N А60-582/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 декабря 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Муталлиевой И.О.,

судей Гребенкиной Н.А., Дружининой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моор О.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, Устинова Максима Евгеньевича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 30 сентября 2020 года по делу N А60-582/2020

по иску индивидуального предпринимателя Бабенко Сергея Андреевича (ОГРНИП 315784700163522, ИНН 780415976424)

к Устинову Максиму Евгеньевичу,

третьи лица: АО "Региональный сетевой информационный центр" (ОГРН 1067746823099, ИНН 7733573894), ООО "Живой огонь" (ОГРН 1106670000348, ИНН 6670279239).

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии:

от ответчика: Попов А.М., представитель по доверенности от 04.02.2020, удостоверение адвоката;

от истца: не явился, извещен,

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст. 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бабенко Сергей Андреевич (далее - истец, ИП Бабенко С.А.) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Устинову Максиму Евгеньевичу (далее - ответчик, Устинов М.Е.) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "**

", принадлежащего истцу на основании свидетельства о государственной регистрации исключительных прав N 606740 от 27.02.2017 в размере 300 000 руб. 00 коп. (с учетом замены ненадлежащего ответчика в порядке ст. 47 АПК РФ, направления дела по подсудности - ст. ст. 35, 39 АПК РФ).

Решением суда от 30.09.2020 (резолютивная часть от 23.09.2020) иск удовлетворен частично, суд взыскал компенсацию в размере 10 000 руб. 00 коп. В остальной части исковых требований судом отказано. Исходя из частичного удовлетворения иска, судом распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить.

В жалобе заявитель указывает на злоупотребление правом со стороны истца, которое заявитель усматривает в виде: факта неиспользования истцом товарного знака в своей профессиональной деятельности; выбора способа защиты права, который не связан с пресечением незаконной деятельности соответствующих лиц, а направлен лишь на извлечение необоснованной прибыли и причинение убытков ответчику; факта приобретения прав истцом на товарный знак после того, как изображение этого знака использовалось третьим лицом задолго до регистрации данного товарного знака; факта приобретения прав на товарный знак, содержащий в себе только элементы общепринятых символов, изображений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида, а также сходный до степени смешения с изображением культурных ценностей.

Так, апеллянт указывает, что спорный товарный знак истцом на момент подачи иска не использовался, ссылается на выписку из ЕГЮЛ в отношении истца, на наличие иных видов деятельности, не относящихся к 14 классу МКТУ. Указывает, что истец не представил доказательств своей профессиональной подготовки в области производства бижутерии и ювелирных изделий, не предоставил сведения о наличии у него работников, имеющих такую профессиональную квалификацию, не представил ни одного доказательства в подтверждение использования товарного знака.

Апеллянт указывает, что товар, который, по мнению истца, копирует товарный знак N 606740, предлагался к продаже задолго до регистрации указанного товарного знака. Ссылается на представленные в дело доказательства: договор N Е-110413 от 11.04.2013 по разработке интернет-сайта; дополнительное соглашение от 28.10.2014 "на внедрение изменений на сайте http://livefire.ru"; протокол осмотра доказательств от 04.09.2019 и пр.

Апеллянт особо отмечает, что зарегистрированный истцом товарный знак N 606740 представляет собой изображение "Молота Тора", являющегося культурной ценностью, что подтверждено решением Роспатента от 07.09.2020. Считает, что истец на момент регистрации товарного знака не мог не знать о существовании указанного общеизвестного символа, являющегося объектом всемирного наследия человечества - кулон из серебра, датированный эпохой викингов, выполненный в виде молота Тора (Мёльнир), хранение которого осуществляется в Государственном историческом музее Швеции.

По мнению апеллянта, кулоны, предлагаемые ранее к продаже на сайте https://slavyanskie-oberegi.su, сходные до степени смешения с товарным знаком истца являются репродукцией (воспроизведением) культурной ценности (кулона "Молот Тора"), а не товаром, индивидуализированным с помощью изображения товарного знака истца. В связи с чем считает, что права истца в данном смысле действиями ответчика нарушены быть не могут.

Истец, заведомо зная о том, что изображение, используемое им в качестве товарного знака, является изображением культурной ценности, а также использовалось потребителями в повседневной жизни задолго до регистрации им товарного знака N 606740, а также что в гражданский оборот введено значительное количество репродукций кулона "Молот Тора" (что подтверждено представленными ответчиком доказательствами), тем не менее, принял решение о регистрации товарного знака с таким изображением и заявил исковые требования к ответчику. Считает, что такие действия следует рассматривать как злоупотребление правом и недобросовестное поведение.

Истцом отзыв в нарушение определения апелляционного суда от 12.11.2020, не представлен.

В ходе судебного заседания суда апелляционной инстанции ответчик на доводах жалобы настаивал, просил решение суда первой инстанции отменить, ссылался на принципиальность позиции по спору, незаконность действий истца.

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии со ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Судом первой инстанции установлено и имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается, что ИП Бабенко С.А. (истец) является обладателем исключительного права на изобразительный товарный знак**

(свидетельство N 606740 от 27.02.2017 с датой приоритета 28.01.2016 со сроком действия регистрации до 28.01.2026 в отношении перечня товаров 14-го и 18-го классов МКТУ, в том числе 14-го класса: брелоки (изделия ювелирные), знаки благородных металлов, изделия художественные из благородных металлов, изделия ювелирные, перстни (изделия ювелирные), украшения (изделия ювелирные).

Из протокола осмотра доказательств, удостоверенного нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Кечик Н.П., 04.09.2019 следует, что в сети интернет на сайте с доменным именем http://slavyanskie-jberegi.su/ предложен к продаже товар: брелоки, украшения по своей форме сходные до степени смешения с изобразительным товарным знаком N 606740.

Согласно справке АО "РСИЦ" (л.д. 100) администратором домена http://slavyanskie-jberegi.su/ с 08.09.2015 по настоящее время является Устинов Максим Евгеньевич (ответчик).

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском, в котором просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 300 000 руб. на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Судом установлено, что на сайте ответчика предлагались к продаже товары, сходные до степени смешения с товарным знаком истца. Принимая во внимание решение Роспатента от 07.09.2020, суд первой инстанции исходил из того, что возражений заинтересованным лицом (собственником и обладателем авторского права на произведение искусства знака "молот Тора" (Мьельнир) относительно предоставления правовой охраны товарному знаку истца по свидетельству N 606740 не представлено, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для отказа в защите права истца по товарному знаку N 606740. Оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации (300 000 руб.), суд учел характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, факт нарушения ответчиком исключительного права истца на один товарный знак, удаление с сайта ответчика спорных изображений и отсутствие предложений к продаже. Исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд снизил размер компенсации до 10 000 руб.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Степень различительной способности товарного знака, его известность и узнаваемость среди потребителей конкретного товара представляет собой обстоятельство, которое подлежит доказыванию и которое должно подтверждаться материалами дела.

Фактически в обоснование иска истцом положено то обстоятельство, что ответчик в сети интернет на сайте с доменным именем http://slavyanskie-jberegi.su/ предлагал к продаже товар: брелоки, украшения по своей форме сходные до степени смешения с изобразительным товарным знаком N 606740.

Из представленного в материалы дела заключения Роспатента 07.09.2020, являющегося приложением к решению N 2016702164 (606740), следует, что в коллекции Государственного исторического музея Швеции, расположенного в Стокгольме (официальный веб-сайт музея https://historiska.se), находится ювелирное изделие

"

" (кулон из серебра, датированный эпохой викингов), выполненное в виде

молота Тора (Мьёльнер), одного из известных элементов скандинавской культуры в целом и германо-скандинавской мифологии в частности (л. д. 90-98 т. 2).

Определение понятия культурных ценностей содержится в нормативно-правовом акте, принятом в рамках ЮНЕСКО, а именно в Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, принятой 14.11.1970 в Париже (далее - Конвенция), ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.02.1988 N 8423-Х. Российская Федерация подтвердила свое членство в ЮНЕСКО в качестве продолжателя СССР в 1991 году, следовательно, упомянутая Конвенция является составной частью правовой системы Российской Федерации и обязательна для исполнения.

В силу пункта b статьи 5 вышеназванной Конвенции, для признания объекта культурной ценностью, он должен содержаться в перечнях национального охранного реестра. Названное ювелирное изделие входит в электронный каталог Государственного исторического музея Швеции (идентификатор элемента: 106659, инвентарный номер: SHM 9822:810), в каталоге числится как коллекция древностей барона Клааса Кюрска, в связи с чем, является объектом культурной исторической ценности.

Товарный знак истца является сходным до степени смешения с изображением вышеназванного кулона в силу совпадения внешней формы, одинаковых верхних и нижних частей - изображение головы птицы и стилизации якоря, смыслового значения (сравниваемые обозначения представляют собой молот Тора (Мьёльнер)). Отличия орнаментов в сравниваемых обозначениях носят нюансный характер и не влияют на общее зрительное впечатление, оставляемое при их восприятии в целом. Согласие уполномоченных лиц на регистрацию ИП Бабенко С.А. товарного знака сходного до степени смешения с объектом культурной исторической ценности не представлено.

Суд апелляционной инстанции не разделяет позицию суда первой инстанции относительно отсутствия оснований для отказа в защите права истца по товарному знаку N 606740 по причине наличия представленного решения Роспатента от 07.09.2020, которым отклонены возражения, поступившего от ООО "Живой огонь", оставлена в силе правовая охрана указанного товарного знака.

Как следует из названного решения Роспатента от 07.09.2020, приложенного к нему заключения, основанием для его принятия такого решения явилось лишь то, что с таким заявлением обратилось неуполномоченное лицо - ООО "Живой огонь" (п. 4, 9 ст. 1483 ГК РФ).

Суд апелляционной инстанции считает, что отказ в прекращении правовой охраны товарного знака истца, вызванный лишь основанием обращения неуполномоченного лица, не свидетельствует о добросовестности истца.

В рассматриваемом конкретном случае имеет место плагиат культурной ценности - молота Тора (Мьёльнер), и состоявшийся факт регистрации товарного знака N 606740 лишь по причине отсутствия возражений правообладателя (иностранного лица - Государственного исторического музея Швеции, г. Стокгольм) не свидетельствует о добросовестном поведении ИП Бабенко С.А., а является очевидным отклонением действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Такие действия истца не согласуются с требованиями добросовестности, честности в торговых делах, являются актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Кроме того, суд апелляционной инстанции соглашается с доводом апелляционной жалобы о том, что спорный товарный знак истцом не использовался, поскольку ни одного доказательства использования истцом товарного знака материалы дела не содержат. При том, что указанные доводы ответчиком указывались в отзыве на иск (л. д. 23-29 т. 2) и не опровергались истцом при рассмотрении дела ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции (ст. ст. 9, 65, 70 АПК РФ).

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В рассматриваемом случае попытка истца взыскать компенсацию с ответчика в размере 300 000 руб. при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны истца.

Принимая во внимание вышеизложенное, апелляционная жалоба ответчика подлежит удовлетворению, решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ.

В силу ст. 112 АПК РФ, при вынесении решения подлежат распределению судебные расходы.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина по иску, по апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 сентября 2020 года по делу N А60-582/2020 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бабенко Сергея Андреевича (ОГРНИП 315784700163522, ИНН 780415976424) в пользу Устинова Максима Евгеньевича 3 000 руб. 00 коп. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

И.О. Муталлиева