Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2020 г. N 09АП-57298/20 по делу N А40-52425/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. N С01-134/2021 по делу N А40-52425/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

18 декабря 2020 г.

Дело N А40-52425/20

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 по делу N А40-52425/20, принятое судьёй Чадовым А.С., по иску ООО "Курортмедсервис" к ООО "Аптека от склада - Север", ООО "Годовалов", третье лицо - ООО "Йодные технологии и маркетинг", о взыскании 2 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Семенов А.В. (доверенность от 09.01.2020),

от ответчиков - от ООО "Аптека от склада - Север" - Балдин М.А. (доверенность от 28.10.2019), от ООО "Годовалов" - извещено, представитель не явился,

от третьего лица - извещено, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО "Курортмедсервис" (далее - истец) к ООО "Аптека от склада - Север" (далее - Ответчик 1), ООО "Годовалов" (далее - Ответчик 2) о солидарном взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения дизайна упаковки БАД "Морфей".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 иск удовлетворен.

Судебный акт мотивирован тем, что ответчики совместными действиями осуществляли реализацию контрафактной продукции, произведенной ООО "Йодные технологии и маркетинг" (далее - ООО "ЙТМК"), в упаковке, исключительные права на дизайн которой принадлежат истцу, без согласия последнего.

Не согласившись с принятым решением, ответчики подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податели апелляционных жалоб указали на недоказанность истцом наличия у него исключительных прав на дизайн упаковки, а также на чрезмерность и необоснованность размера взысканной компенсации.

Кроме того, Ответчик 1 в своей апелляционной жалобе указал на неправомерность привлечения ответчиков к солидарной ответственности и на нарушение истцом претензионного порядка урегулирования, а Ответчик 2 в своей апелляционной жалобе указал на недобросовестное осуществление истцом своих прав.

Отзывы на апелляционные жалобы лицами, участвующими в деле, не представлены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ, апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие Ответчика 2 и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель Ответчика 1 доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобах, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей истца и Ответчика 1, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 подлежит изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительных прав на изобразительный товарный знак по свидетельству РФ N 559404, приоритет от 25.09.2014, дата государственной регистрации - 09.12.2015, в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активные добавки к пище.

Вступившими в законную силу судебными актами арбитражного суда по делам N N А40-106368/16, А40-168005/18, А40-70246/19 установлено, что исключительные права на произведение дизайна упаковки БАД "Морфей" принадлежат истцу.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 25 января 2019 года по делу N А40-50990/17 по иску ООО "Курортмедсервис" к ООО "ЙТМК" частично удовлетворены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 559404: взыскано 8 006 400 рублей компенсации (двукратная оптовая цена контрафактной продукции) при размере исковых требований 14 681 736 рублей (двукратная розничная цена контрафактной продукции); в остальной части в иске отказано. Судебными актами по данному делу установлено, что ООО "ЙТМК" произвело биологически активную добавку "Капли "Трудный день", маркированную товарным знаком N 559404, в количестве 50 040 штук, что подтверждается паспортом качества N 542; данная партия продукции является контрафактной по признаку использования производителем обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца N 559404 без разрешения правообладателя. Товар предлагался производителем ООО "ЙТМК" к продаже по цене 80 рублей за штуку, а розничным продавцом ООО "Аптека от склада - Запад" - по цене 146,80 руб. за штуку.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2019 N А40-70246/19 с ООО "ЙТМК" в пользу ООО "Курортсервис" взыскано 12 520 008 рублей компенсации за незаконное использование дизайна упаковки БАД "Морфей", при этом незаконность использования выразилась в маркировке производимой продукции, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров. Из мотивировочной части решения следует, что в обоснование исковых требований истец ссылался на использование ответчиком спорного дизайна при реализации продукции по паспорту качества N 542 от 29.06.2016, партия N 2, количество продукции 50 040 шт.

По настоящему делу истец отыскивает компенсацию за нарушение исключительных прав на тот же дизайн упаковки БАД по той же партии товара (паспорт качества N 542) с розничных продавцов контрафактной продукции, которые также являются нарушителями исключительных прав на дизайн упаковки, поскольку использованный ими дизайн упаковки товара "Капли "Трудный день" является сходным с дизайном упаковки, исключительные права на который принадлежат истцу, без разрешения правообладателя.

Продажа Ответчиком 1 продукции под наименованием "Капли "Трудный день" в 2017 году подтверждается представленными в дело заказами и кассовыми чеками, ответчиками по существу не оспаривается.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что нарушение исключительных прав на произведение дизайна совершено совместными действиями Ответчика 1 и Ответчика 2, поэтому в силу положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ предполагается их солидарная ответственность.

Вопреки доводам апелляционной жалобы Ответчика 1, наличие оснований для солидарной ответственности Ответчика 1 и Ответчика 2 судом первой инстанции мотивированно и обоснованно представленными в дело доказательствами. Так, вывод о наличии оснований для солидарной ответственности основан на следующих представленных в дело доказательствах.

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что учредителями Ответчиков 1 и 2, ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" являются два физических лица: Годовалов Андрей Юрьевич (50 %) и Шаврин Николай Михайлович (50 %), что подтверждается представленными истцом выписками из ЕГРЮЛ. ООО "Аптека от склада - Север" входит в аптечную сеть интернет-аптек "Аптека от склада", организованную партнерами Годоваловым и Шавриным, о чем свидетельствует информация в разделе "О нас" сайта www.apteka-otsklada.ru. Там же указано, что "Деятельность осуществляет ООО "Годовалов" ОГРН 1065908029615 ИНН 5908035470, юр. адрес 121352 г.Москва, Славянский бульвар, д.9, корпус 1". Домен APTEKA-OT-SKLADA.RU принадлежит ООО "Годовалов", о чем свидетельствует информация на сайте www.nic.ru регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров RU-CENTER (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"). Также сайт www.apteka-ot-sklada.ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена указано ООО "Годовалов". ООО "Аптека от склада - Север" является пунктом выдачи потребителю заказанного товара, поставляемого ООО "Годовалов": заказ продукции осуществляется на сайте "Аптека от склада" по адресу: https:apteka-ot-sklada.ru. После этого покупателю приходит смс-сообщение с информацией об адресе ближайшей аптеки в его городе - пункте выдачи товара, заказанного на сайте.

Таким же образом осуществлялась и продажа контрафактных БАД (биологически активная добавка к пище) "Капли "Трудный день" из партии N 2, произведенной ООО "ЙТМК" 29.06.2016 по паспорту качества N 542 в количестве 50 040 штук с нарушением исключительного права истца на произведение дизайна, которые являются предметом рассмотрения искового заявления.

Довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования подлежит отклонению, поскольку в дело представлены копии претензий от 25.07.2019 N 161 и N 173 и доказательства их направления в адрес ответчиков. Соответственно, обязательный досудебный порядок урегулирования, предусмотренный федеральным законом, истцом соблюден надлежащим образом.

При этом доводы ответчиков о злоупотреблении истцом правом заслуживают внимания.

Из системного анализа судебных актов по делам, перечисленным выше, и требований по настоящему делу следует, что истец просит восстановить в полном объеме его права, нарушенные незаконным изготовлением и вводом в гражданский оборот Обществом "ЙТМК" партии продукции N 2 по паспорту качества N 542 в количестве 50 040 штук с незаконным использованием ответчиком разных результатов интеллектуальной деятельности (товарный знак, произведение дизайна). Данное обстоятельство истцом и Ответчиком 1 подтверждено в судебном заседании апелляционной инстанции. Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что действия ответчиков по настоящему делу, направленные на реализацию контрафактной партии товара N 2, являлись одним действием, нарушающим права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, поскольку охватывались единством намерений правонарушителей.

В пунктах 63, 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно. Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению. Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок. При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации. В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

Кроме того, согласно пункту 61 того же постановления Пленума, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В обоснование заявленного им ко взысканию размера компенсации истец указал, что вероятные имущественные потери правообладателя составили 41,2 млн. руб., в том числе, 27 млн. руб. в виде упущенной выгоды, 12,5 млн. руб. - расходы, связанные с восстановлением продаж БАД "Морфей" (расходы на рекламу), и 1,7 млн. руб. - ущерб деловой репутации.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что само по себе использование произведения дизайна не повлекло для истца каких-либо убытков, на наличие у него убытков вследствие только использования произведения дизайна истец не ссылается, убытки причинены фактом использования произведения на контрафактном товаре совместно с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Правом на возмещение убытков, предусмотренным статьями 1301, 1515 ГК РФ истец не воспользовался, предпочтя иную форму защиты права - взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара по партии N 2 (дело N А40-50990/17). При этом размер такой компенсации истцом определен в 14 681 736 рублей, исходя из розничной цены продажи. Заявление требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара предполагает в силу закона согласие истца на возмещение его убытков в виде упущенной выгоды, которые он не получил в результате введения в оборот контрафактного товара, а также иных сопутствующих расходов (двукратность возмещения). Возмещение ущерба деловой репутации, о котором заявляет ответчик, не соответствует положениям статьи 152 ГК РФ, поскольку истцом не приведено доказательств относительно распространения в отношении него сведений, порочащих его деловую репутацию, в результате нарушения ответчиками исключительных прав, принадлежащих истцу.

Требования неимущественного характера, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации для восстановления иных прав правообладателя, истцом в настоящем деле не заявлены.

Таким образом, суд апелляционной инстанции признает, что требования истца по партии контрафактного товара N 2 (паспорт качества N 542 от 29.06.2016) ограничиваются размером компенсации 14 681 736 рублей в силу части 2 статьи 69 АПК РФ. Как было указано выше, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, неоднократное заявление требований о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии не допускается.

Ввиду того, что по делу А40-50990/17 требование истца было удовлетворено частично, исходя из оптовой цены контрафактного товара, истец, как это следует из пояснений его представителя, заявил требования к розничным продавцам контрафактной продукции.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что по той же партии товара с производителя ООО "ЙТМК" по делу N А40-50990/17 было взыскано 8 006 400 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, а по делу N А40-70246/19 взыскано 12 520 008 рублей компенсации за незаконное использование дизайна упаковки БАД "Морфей", всего 20 526 408 рублей. Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2020 по делу N А40-55469/20 с ООО "Аптека от склада - Север" взыскано 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по той же партии товара, а в производстве Арбитражного суда города Москвы находятся дела NN А40-280003/19, А40-56125/20, А40-75306/20, А40-278848/19 по искам ООО "Курортмедсервис" к другим розничным продавцам продукции из той же партии N 2 (ООО "Аптека от склада - Урал", ООО "Аптека от склада - Запад") и к тому же солидарному ответчику ООО "Годовалов" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на тот же дизайн упаковки "Морфей", а также на изображение на упаковке БАД "Морфей" (по 2 000 000 рублей по каждому делу), что истцом не оспаривается.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума от 27.04.2019 N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд первой инстанции исходил из того, что правонарушение совершено ответчиками не впервые.

При этом судом не приняты во внимание разъяснения высшей судебной инстанции, содержащиеся в пункте 65 постановления Пленума от 27.04.2019 N 10, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных товаров), при этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок, при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации; в случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

В данном случае действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров; доказательств продолжения совершения ответчиками противоправных действий после привлечения их к ответственности, истцом не представлено.

Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Принимая новый судебный акт о частичном удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Реализация контрафактного товара по партии N 2 (паспорт качества от 29.06.2016 N 542) охватывалась единством намерений правонарушителей и должна расцениваться как единое правонарушение. Имущественная сфера истца восстановлена в полном объеме не только за счет производителя товара ООО "ЙТМК" путем взыскания с него двукратной оптовой стоимости контрафактного товара и дополнительно компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна, но и за счет Ответчиков 1 и 2 путем взыскания с них частичной разницы между оптовой и розничной стоимостью товара. Дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации по той же партии товара не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ).

Тем не менее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для прекращения производства по делу, поскольку иск по настоящему делу не направлен на пересмотр сделанных по ранее рассмотренным делам и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

При этом апелляционный суд принимает во внимание разъяснения Пленума от 27.04.2019 N 10 о том, что компенсация за нарушение прав на каждый объект интеллектуальной собственности определяется самостоятельно.

Наличие или отсутствие обстоятельств, перечисленных в пункте 62 постановления Пленума от 27.04.2019 N 10, не препятствует уменьшению судом размера компенсации по собственному мотивированному усмотрению, за исключением уменьшения компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Суд апелляционной инстанции, с учетом изложенных выше обстоятельств, приходит к выводу о том, что разумной, справедливой и соразмерной последствиям допущенного нарушения является компенсация в размере 20 000 рублей, не выходящим за пределы, установленные законом, и не превышающим размер, заявленный истцом.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 по делу N А40-52425/20 изменить.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" и общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" 20 000 (двадцать тысяч) рублей компенсации,

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Курортсервис" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" 2 835 (две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Курортсервис" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север" 2 835 (две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

В.Р. Валиев Е.А. Птанская