Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2021 г. N 07АП-11441/20 по делу N А45-10682/2020

город Томск

12 января 2021 г.

Дело N А45-10682/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 января 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Бородулиной И.И.,
		Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Волковой Т.А., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Базис Генотех" (N 07АП-11441/20), на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12.10.2020 по делу N А45-10682/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью "Генотек" (ОГРН 1117746016508), г. Москва к обществу с ограниченной ответственностью "Базис Генотех" (ОГРН 1165476191572), г. Новосибирск о взыскании 5 562 424 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Полынская Е.С., представитель по доверенности от 27.03.2020, паспорт;

от ответчика: Шехтман Е.Л., представитель по доверенности от 02.06.2020, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Генотек" (далее - истец, ООО "Генотек") обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Базис Генотех" (далее - ответчик, ООО "Базис Генотех") о взыскании 5562424 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Решением суда от 12.10.2020 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Базис Генотех" обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объёме, указывает, что возможный справедливый и обоснованный размер удовлетворения исковых требований истца составляет не более 60 000 рублей. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Одновременно апеллянт в качестве приложения к апелляционной жалобе представил копию отчета об оценке N 14/2020-УО от 20.10.2020. В судебном заседании представитель заявила ходатайство о приобщении этих доказательств в материалы дела.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимся в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

В то же время, представляя дополнительное доказательство в суд апелляционной инстанции, ответчик не доказал невозможность представления отчета в суд первой инстанции по не зависящим от него уважительным причинам.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции. В соответствии с частью 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами; для лиц, допустивших злоупотребление процессуальными правами, наступают предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия. Данные положения относятся также к вытекающему из принципа состязательности праву лиц, участвующих в деле, представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ). Указанные права гарантируются обязанностью участников процесса раскрывать доказательства до начала судебного разбирательства (часть 3 статьи 65 АПК РФ) и в порядке представления дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции, согласно которому такие доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 статьи 268 АПК РФ).

В нарушение изложенного, податель жалобы не указал уважительных причин невозможности представления отчета суду первой инстанции, в связи с чем, ознакомившись с представленным апеллянтом документом, апелляционный суд, руководствуясь статьями 9, 41, 67, 268 АПК РФ, не нашел правовых оснований для приобщения к материалам дела отчета об оценке N 14/2020-УО от 20.10.2020, что отражено в протоколе судебного заседания.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), представитель в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержала доводы жалобы, настаивала на ее удовлетворении.

Рассмотрев в судебном заседании заявленное апеллянтом ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для его удовлетворения, при этом исходил из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Из части 2 статьи 64 АПК РФ следует, что заключение эксперта является судебным доказательством.

В соответствии с частью 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Из указанного следует, что ходатайство о назначении экспертизы может быть удовлетворено в том случае, если поставленные в таком ходатайстве вопросы направлены на установление обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.

В соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 года N 66 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений части 2 статьи 268 АПК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку в материалы дела представлено достаточно доказательств для рассмотрения спора по существу исходя из предмета заявленных требований и принятия соответствующего судебного акта.

Кроме того апелляционный суд учитывает, что при обращении с данным ходатайством апеллянтом не соблюдены и формальные условия для его удовлетворения. Так, не представлено апеллянтом доказательств внесения денежных средств, подлежащие выплате эксперту по данному делу, на депозитный счет апелляционного суда.

При таких обстоятельствах, в силу статей 9, 41, 64, 65, 67, 71, 82, 159, 268 АПР РФ у апелляционного суда не имелось оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, что отражено в протоколе судебного заседания.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, приобщенные к материалам дела, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что по свидетельству истца, заключением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19 июня 2019 года установлено, что товарный знак, принадлежащий ООО "БАЗИС ГЕНОТЕХ" (ответчику) по свидетельству N 668128, при анализе и сопоставлении с товарными знаками истца по свидетельствам N N 690464 и 690465 противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Федеральной службой по интеллектуальной собственности была прекращена правовая охрана названного товарного знака в отношении товаров 05,42, 44 классов услуг МКТУ.

Ответчик не оспорил решение Федеральной службы интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 19 июня 2019 года.

По утверждению истца, ответчик при осуществлении своей хозяйственной деятельности в тех же классах услуг продолжил использование товарного знака, в отношении которого была прекращена правовая охрана. Данные обстоятельства были зафиксированы нотариальными протоколами осмотра доказательств от 23 октября 2019 года и от 24 декабря 2019 года.

По мнению истца, его действия по обращению в Роспатент однозначно и явно свидетельствовали о несогласии с использованием ответчиком товарных знаков, что может ввести потребителей в заблуждение, поскольку деятельность организаций относится к одному виду, имеет фактически одно назначение, область применения и круг потребителей и объективно может быть отнесена потребителями к одному и тому же источнику происхождения ввиду тождественности коммерческих обозначений и способов введения их в гражданский оборот. Истец неоднократно обращался к ответчику с претензионными письмами, направленными на прекращение использование спорного товарного знака.

После получения ответчиком первого претензионного письма от 31 октября 2019 года истцом было установлено и зафиксировано надлежащим образом фактическое длящееся неисполнение со стороны ООО "Базис Генотех" как решения Роспатента, так и претензионных требований истца, а именно: - после вынесения указанного выше решения федерального органа исполнительной власти и до момента получения претензионного письма истца от 31 октября 2019 года (получено ответчиком по сведениям доставки 11 ноября 2019 года) ответчик продолжал в полной мере использовать товарный знак в спорных областях на своем официальном сайте, а также в иных общедоступных источниках реализации своих товаров и услуг; - после 11 ноября 2019 года со стороны ООО "Базис Генотех" был проведен частичный ребрендинг, что было отражено на официальном сайте ответчика и иных источниках, согласно которым ООО "Базис Генотех" не в полном объеме прекратило использование спорного товарного знака (например, на сайте сохранялось использование и спорного товарного знака, и видоизменное обозначение).

По убеждениям истца, как на момент направления претензии от 31 октября 2019 года, так и на момент подготовки повторного претензионного письма со стороны ответчика имело место незаконное использование товарного знака в отношении спорных товаров 05, 42, 44 классов МКТУ, а также игнорирование решения органа исполнительной власти в области интеллектуальной собственности (Роспатента), а также законных и обоснованных претензий истца.

По состоянию до апреля 2020 года ответчик продолжал использование спорных товарных знаков в открытых источниках, на которых осуществляется продвижение своих услуг (зафиксировано скрин-шотами страниц в сети интернет).

По утверждению истца, доменное имя официального сайта ответчика содержит спорную часть товарного знака, в отношении которого прекращена правовая охрана. Доменное имя отличается от видоизменного обозначения, в отношении которого ответчик обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака за N 2019737408.

Данный сайт используется ответчиком с целью реализации предпринимательской деятельности преимущественно в отношении реализации товаров 05,42 и 44 классов услуг МКТУ, что также направлено на введение потребителя в заблуждение относительно лица, предоставляющего услугу, а также нарушение законных прав и интересов ООО "ГЕНОТЕК" в сфере предпринимательской деятельности.

В связи с игнорированием со стороны ответчика решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19 июня 2019 года, претензионных писем истца и осуществления длящегося незаконного использования товарного знака, нарушающего законные права и интересы ООО "ГЕНОТЕК", последнее обратилось в ООО "Компания оценки и права" для оценки рыночной стоимости неисключительного пользования (роялти) на товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации по свидетельствам N N 690465 и 690464.

Согласно Отчету N 2019/3028 от 19 марта 2020 года рыночная стоимость права неисключительного пользования (роялти) за срок с 20 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года составила: - 1 390 606 руб. в отношении товарного знака, зарегистрированного в РФ по свидетельству за N 690465 "ГЕНОТЕК"; - 1 390 606 руб. в отношении товарного знака, зарегистрированного в РФ по свидетельству за N 690464 "GENOTEK".

Исходя из указанных размеров роялти, истец потребовал от ответчика компенсацию за незаконное использование спорного товарного знака исходя из нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 1 390 606 руб. + 1 390 606 руб. = 2 781 212 руб.; 2 781 212 руб. х 2 = 5 562 424 руб.

Отказ ответчика от уплаты компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки послужил основанием для обращения за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Основные правовые подходы, касающиеся методологии установления сходства сравниваемых товарных знаков, сформулированы на основе практики применения ГК РФ, Правил N 482, разъяснений, содержащихся в Постановлении N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Согласно пункту 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (пункт 42 Правил N 482). При этом признаки, поименованные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга".

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарных знаков N N 690464 "GENOTEK" и 690465 "ГЕНОТЕК" с приоритетом товарных знаков с 09.02.2017, зарегистрированных, в том числе, в отношении 05,42, 44 классов услуг МКТУ.

Применительно к спорной правовой ситуации судом установлено, что ответчик после разрушения Решением Роспатента от 19.06.2019 правовой охраны, предоставленной товарному знаку по свидетельству N 668 128 в отношении товаров 05 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ, услуг 44 класса МКТУ, продолжал использовать в спорных областях на своём официальном сайте, а также в иных общедоступных источниках реализации своих товаров и услуг.

Доменное имя официального сайта ответчика в период до 2020 года содержало спорную часть товарного знака, в отношении которого прекращена правовая охрана, доменное имя отличается от видоизменённого обозначения, в отношении которого ООО "Базис Генотех" обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака за 201 973 7408.

Коллегия суда апелляционной инстанции полагает, что, вопреки доводам ответчика об обратном, суд первой инстанции не допустил нарушения методологии установления сходства сравниваемых товарных знаков и вероятности их смешения.

При проведении сравнительного анализа товарных знаков истца и используемых ответчиком обозначений на предмет установления их сходства до степени смешения применяются критерии, содержащиеся, в частности, в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, а также решение Роспатента от 19.06.20219.

В рассматриваемом случае, товарный знак истца на латинице и противопоставленный ему товарный знак ответчика, в отношении которого была частично прекращена правовая охрана, состоят их трех слогов и имеют идентичный состав гласных букв и сходный состав согласных.

С учетом изложенного, при проведении сопоставительного анализа товарных знаков "GENOTEK"/"ГEHOTEK", которые являются фонетически сходными со словесным элементом "GENOTECH" правомерно установлена однородность товаров и услуг, в отношении которых используются товарные знаки и истца и обозначения, используемые в своей деятельности ответчиком.

Действующим правообладателем спорных товарных знаков является истец, доказательств обратного в материалы дела ответчиком не представлено.

Представленными в материалы дела истцом копиями нотариальных протоколов осмотра доказательств от 23.10.2019 и от 24.12.2019 (то есть после прекращения правовой охраны товарного знака ответчика) последний продолжал использование товарных знаков, принадлежащих истцу.

Ответчиком не представлено доказательств того факта, что о вынесении Роспатентом 19.06.2019 решения о прекращении правовой охраны, принадлежащего ООО "Базис Генотех" товарного знака, ему стало известно значительно позже с учётом участия в заседании Роспатента представителя ответчика Шехтман Е.Л.

Фактические действия, направленные на прекращение такого использования спорного товарного знака ответчик начал осуществлять только после получения соответствующего претензионного письма, то есть спустя более 5 (Пяти) месяцев после вынесения соответствующего решения Роспатентом.

Процесс ребрендинга, по утверждению ответчика, продолжался с июля 2019 года по март 2020 года, что не может свидетельствовать о добросовестном поведении субъекта предпринимательской деятельности, правовая охрана товарного знака которого прекращена.

Вместе с тем, истец приобрёл представленные в материалы дела доказательства (маркетинговая продукция и наборы для генетических тестов) именно в период октября 2019 - марта 2020 года, то есть в период, когда по свидетельству ответчика, к реализации предлагалась обновленная модель продукции.

Между тем, ответственность перед истцом за контрагентов ответчика, а именно лиц, которые осуществляли администрирование интернет-ресурсов ответчика, несет непосредственно ООО "Базис Генотех".

В случае, если указанные лица ненадлежащим образом осуществляли свои обязательства в рамках договорных правоотношений (тогда как таких договоров и соответствующих распоряжений не было представлено в материалы дела), то ответчик имеет право на свою защиту путем взыскания с них договорных санкций либо причиненных убытков.

Структура сайта (механика работы сайта), избранная ответчиком, в рамках рассматриваемого спора имеет значение только в части указания информации и восприятия ее лицом (потребителем), что свидетельствует о многократных отображениях спорных товарных знаков на страницах интернет-ресурса в части восприятия его потребителем.

Доказательств иного ответчиком не представлено, в свою очередь довод о функциональных блоках сайта признается несостоятельным.

Ответчик указывает, что истец представил в материалы не обновленную маркетинговую продукцию и наборы для генетического теста, реализация которых осуществлялась до июня 2019 года.

Между тем, ответчик не представил с материалы дела доказательств изъятия из оборота, в том числе у дистрибьюторов, спорной маркетинговой продукции и наборов для генетических тестов, а также каких-либо писем о запрете их использования.

Более того, ответчик указывает, что спорная полиграфическая продукция использовалась до июня 2019 года (соответственно до 01 июня 2019 года), а содержание решения Роспатента ему стало известно лишь 27 июня 2019 года и тогда же им был принят приказ о ребрендинге.

Вместе с тем, согласно материалам дела первый заказ на полиграфическую продукцию датирован 09 июля 2019 года.

Судом рассмотрены и обоснованно отклонены доводы ответчика о количественных характеристиках использования спорного товарного знака не имеют правового значения в рамках настоящего спора, поскольку исковые требования заявлены о взыскании двукратного размера стоимости права использования товарного знака, а не исходя из каждого конкретного факта нарушения (за каждый факт незаконного нанесения товарного знака на продукцию).

Таким образом, совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных имущественных прав истца на спорные товарные знаки по делу установлена.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации не учитываются сведения о том, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В пунктах 8, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей. Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности - возместить кредитору причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 393 ГК РФ).

Таким образом, отсутствие вины доказывается ответчиком, который не представил в материалы дела доказательств наличия чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства, освобождающего его от ответственности.

Как следует из материалов дела, для определения цены использования товарного знака истцом представлено Заключение независимого оценщика - ООО "Компания оценки и права" от 19.03.2020, где стоимость использования товарного знака за период с 20 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года составила 2 781 212 руб. (254 календарных дня). Таким образом, стоимость использования товарного знака в день составляет 10 949 рублей 65 копеек и 328 489 рублей 60 копеек в месяц. Указанная денежная сумма эквивалентна стоимости всего 19 генетических тестов ответчика (в соответствии с его прейскурантом на сайте). О недостатках отчёта ответчиком не заявлено, отчёт не оспорен, не признан недействительным, следовательно, в качестве допустимого доказательства применим.

Информационное письмо ООО "ВКО-Интеллект" не соответствует принципам относимости и допустимости доказательств, поскольку содержит предположительные сведения и не позволяет установить на основании каких документов генеральным директором названной компании были сделаны изложенные в письме предположения.

Расчёт компенсации, представленный истцом (использование 2-х товарных знаков по 1 390 606 руб. = 2 781 212 руб., компенсация составит 2 781 212 руб. х 2 = 5 562 424 руб.) судом проверен и признан верным.

Заявленные истцом требования о взыскании с ответчика, являющегося субъектом предпринимательской деятельности компенсации в размере двухкратной стоимости права использования товарных знаков истца отвечают принципу разумного, справедливого подхода к определению размера компенсации. Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащего ему товарного знака при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации, определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом (в том числе статьями 1301, 1311 и 1515), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости; если же одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Тем самым приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков.

Учитывая характер допущенного правонарушения и исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, принимая во внимание то, что ответчик допустил нарушение исключительных прав истца, действия по заключению лицензионного договора ответчиком не предприняты, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что размер заявленной к взысканию компенсации является разумным и справедливым.

Ответчик указывает на полное прекращение незаконного использования товарного знака 30 января 2020 года, тогда как материалы дела содержат скрин-шоты интернет-ресурсов ответчика, содержащие фиксацию использования спорного товарного знака в том числе 09 февраля 2020 года, 21 февраля 2020 года, 03 марта 2020 года.

Более того, материалами настоящего дела установлен факт того, что в рассматриваемый период времени ответчик использовал спорный товарный знак вопреки представленным им в материалы дела договорам с подрядчиками на изготовление маркетинговой и полиграфической продукции, что прямо указывает на недобросовестность ответчика.

Распространение контрафактной продукции, с одной стороны, наносит урон репутации правообладателя, снижает доверие со стороны покупателей, а также негативно отражается на коммерческой деятельности правообладателя, в том числе снижает интерес потенциальных партнеров к заключению лицензионных договоров. С другой стороны, от использования контрафактного товара страдают интересы не только правообладателей, но и потребителей, поскольку те вводятся в заблуждение при покупке, полагая, что приобретают качественный и лицензионный товар.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.

Доводы по существу спора, опровергающие установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы, в апелляционной жалобе не приведены.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12.10.2020 по делу N А45-10682/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Базис Генотех" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

И.И. Бородулина К.Д. Логачев