Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2021 г. N 07АП-10555/20 по делу N А02-28/2020

город Томск

12 января 2021 г.

Дело N А02-28/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 января 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Бородулиной И.И.,
		Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Волковой Т.А., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Диво Алтая" (07ап-10555/20) на решение Арбитражного суда Республики Алтай от 17.09.2020 по делу N А02-28/2020, по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Панорама" (ОГРН 1022201760514, ИНН 2225053742, ул. Попова, д. 189, г. Барнаул, край. Алтайский) к Обществу с ограниченной ответственностью "Диво Алтая" (ОГРН 1082261000205, ИНН 2261008093, пр-кт. Коммунистический, д. 109/6, пом. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" по свидетельству N 374399 и о взыскании компенсации в размере 360000 руб.,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Козырев А.А., представитель по доверенности от 19.09.2019, паспорт;

от ответчика: без участия (извещен);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Панорама" (далее - ООО "Панорама", истец) обратилось в арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственностью "Диво Алтая" (далее - ООО "Диво Алтая", ответчик) с исковым заявлением о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ", зарегистрированному по свидетельству N 374399, и о взыскании компенсации в размере 2500000 руб. Суд привлек Козырева А.А. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора согласно статье 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Истец заявил об уменьшении размера взыскиваемой компенсации до 360000 руб., уточнение принято судом.

Решением суда от 17.09.2020 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Диво Алтая" обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его изменить в части размера взыскиваемой компенсации, и взыскать компенсацию в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в остальной части решение оставить без изменения. Апелляционная жалоба мотивирована наличием оснований для снижения размера компенсации.

Истец в отзыве, представленном в суд в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), представитель в судебном заседании доводы апелляционной жалобы отклонил, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы ответчик представителя в судебное заседание не направил, в связи, с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, заслушав лиц участвующих в деле, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО "Панорама" является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным обозначением "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" по свидетельству N 374399, зарегистрированному и действующему в отношении товаров 29 класса МКТУ (дата приоритета - 21.12.2007, срок действия - до 21.12.2027).

02.07.2019 (повторно - 22.08.2019) ООО "Панорама" обратилось к ООО "Диво Алтая" с требованием о прекращении при реализации продукции (жиры, масла) использование обозначения "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ", сходного до степени смешения с обозначением "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" на товарном знаке истца, зарегистрированном по свидетельству N 374399.

Также истец заявил об обязании ответчика изъять из оборота товары, этикетки, эмблемы с изображением сходного обозначения, его удаление со страницы интернет-сайта "altariaoil.ru" и с других интернет-ресурсов.

Обстоятельства оставления указанных претензионных требований истца без удовлетворения послужили основанием для обращения ООО "Панорама" в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", а также положениями статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

В силу статьи 493 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428 ГК РФ), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

С учетом вышеприведенных норм права, а также части 2 статьи 65 АПК РФ, по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком товарного знака истца или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Судом установлено, что товарный знак истца, зарегистрированный по свидетельству N 374399, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "Энергия Алтая".

Основные правовые подходы, касающиеся методологии установления сходства сравниваемых товарных знаков, сформулированы на основе практики применения ГК РФ, Правил N 482, разъяснений, содержащихся в Постановлении N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Согласно пункту 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (пункт 42 Правил N 482). При этом признаки, поименованные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, применимом в том числе в отношении применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, "для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга".

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Из материалов дела следует, что ООО "Диво Алтая" обращалось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ООО "Панорама" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 374399 в отношении товаров "жир костный пищевой, жир свиной, жиры животные" 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых этот товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Решением от 16.03.2020 по делу N СИП-701/2019 требования ООО "Диво Алтая" оставлены без удовлетворения.

Суд по интеллектуальным правам по результатам сравнительного анализа противопоставляемых обозначения истца (зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 716652) и спорного товарного знака пришел к выводу, что они являются в высокой степени сходными по признаку наличия тождественного словесного элемента "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ", на котором в основной (в оспариваемом знаке) и значительной для русскоязычного потребителя (в товарном знаке истца) степени концентрируется внимание потребителя. Указанное подтверждено также решением Роспатента, исключившего товар "масла и жиры пищевые" 29-го класса МКТУ при регистрации товарного знака истца, противопоставив ему спорный товарный знак. При этом товары, относящиеся к растительным (производимым истцом) и животным (относящимся к спорным позициям товарного знака ответчика) маслам и жирам, во-первых, входят в общую категорию "масла и жиры пищевые", и во-вторых, являются однородными между собой по признакам взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

Судом установлено, что общество "Панорама" и общество "ВИТАРА" в период направления предложения, подачи иска и рассмотрения спора являлись аффилированными лицами, при этом ООО "ВИТАРА" производит и реализует продукцию "шпик", которая представляет собой плотное подкожное свиное сало, приготовленное в виде соленого, вареного или солено-копченого продукта. Продукция "шпик" относится к товарам "жир костный пищевой, жир свиной, жиры животные" 29-го класса МКТУ. ООО "ВИТАРА" использует спорный товарный знак для индивидуализации реализуемого товара "шпик".

С учетом представленных доказательств по делу N СИП -701/2019 суд пришел к обоснованному выводу, что индивидуализация спорным товарным знаком производимого и реализованного обществом "ВИТАРА" товара "шпик" осуществлялась под контролем ООО "Панорама" (правообладателя этого товарного знака). Совокупность представленных ответчиком доказательств свидетельствует о том, что товарный знак в течение трехлетнего срока до даты направления предложения ООО "Диво Алтая" использовался под контролем ООО "Панорама" в отношении товаров "жир костный пищевой, жир свиной, жиры животные" 29-го класса МКТУ. Таким образом, обстоятельства использования словесного элемента "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" по товарному знаку, зарегистрированному по свидетельству под номером 374399- правообладатель ООО "Панорама", нашли свое подтверждение при рассмотрении другого дела N СИП -701/2019, поэтому, при рассмотрении данного дела суд принял во внимание обстоятельства, установленные по делу N СИП - 701/2019 и выводы суда по ранее рассмотренному делу.

При рассмотрении данного дела суд первой инстанции правомерно пришел к аналогичным выводам.

Кроме того, обстоятельства сходства словесного обозначения "Энергия Алтая", используемого ООО "Дива Алтая" и обозначения "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" зарегистрированного по товарному знаку под номером 374399- правообладатель - ООО "Панорама" также подтверждается заключением Роспатента, выданным по заявке ООО "Диво Алтая" от 22.03.2018.

Так, по заявке ООО "Диво Алтая" от 22.03.2018 N 20118711118 Роспатентом по результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение о государственной регистрации товарного знака "ALTARIA ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" для товаров МКТУ 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов (приоритет установлен по дате 22.03.2018.

По результатам экспертизы было дано заключение, которым установлено, что заявленное в качестве товарного знака обозначение в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ сходно до степени смешения: - с товарным знаком "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ", зарегистрированным на имя ООО "Панорама" (свидетельство N 374399, приоритет 21.12.2007, срок действия до 21.12.2027) в отношении товаров 29 класса.

Сходство заявленного обозначения "Энергия Алтая" и противопоставленного товарного знака N 374399 со словесным элементом "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" установлено на основании фонетического и семантического критериев, а именно, совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений. Сравниваемое обозначение и противопоставленный товарный знак имеют фонетически сходные звуки "Энергия Алтая" и "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ". Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 374399, являются однородными, представленными в скорректированном перечне товаров 29 класса ("масла пищевые"), поскольку соотносятся между собой как род (вид), имеют одно назначение.

Таким образом, судом установлено, что заявленное ООО "Диво Алтая" обозначение "Энергия Алтая" согласно экспертному заключению не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в отношении части товаров 29 класса (а именно, "масла пищевые") на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Несмотря на указанные в заключении выводы о сходстве заявленного обозначения "Энергия Алтая" и противопоставленного товарного знака N 374399 со словесным элементом "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ", ООО "Диво Алтая" без согласия правообладателя продолжило использовать словесное обозначение "Энергия Алтая" при реализации однородных товаров 29 класса МКТУ, что противоречит положениям статьи 1484 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах требования истца об обязании запретить ООО "Диво Алтая" использовать сходное словесное обозначение "Энергия Алтая" правомерно признаны соответствующими требованиям закона.

Ответчик по существу не оспаривает данные выводы суда, считает, что есть основания для снижения заявленного размера компенсации.

Доводы ответчика о том, что произведенная им продукции - масла пищевые совершенно не идентична продукции, на которой используется под контролем истца словесное обозначение "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" - сало, шпик, и данные товары никогда не окажутся на одной полке, соответственно потребитель не будет введен в заблуждение относительно принадлежности товара конкретному производителю, верно отклонены, поскольку товары относятся к одному классу МКТУ, являются однородными по признакам взаимозаменяемости и взаимодополняемости, используемое ответчиком для индивидуализации товара обозначение "Энергия Алтая" сходно до степени смешения со словесным элементом "ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ" по товарному знаку 374399, поэтому возникает вероятность смешения производителей товаров из одного класса МКТУ, что является основанием для обязания ответчика запретить использовать словесное обозначение "Энергия Алтая" и для взыскания компенсации за его использование в отсутствие согласия правообладателя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1250 ГК РФ определено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации не учитываются сведения о том, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В пунктах 8, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступле