Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2021 г. N 18АП-14366/20 по делу N А34-1239/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2021 г. N С01-471/2021 по делу N А34-1239/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Челябинск

12 января 2021 г.

Дело N А34-1239/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 28 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 января 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Скобелкина А.П.,

судей Арямова А.А., Бояршиновой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ануфриевой К.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Тюленева Евгения Викторовича на решение Арбитражного суда Курганской области от 14.10.2020 по делу N А34-1239/2020.

Открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - истец, общество "Рикор Электроникс") обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Тюленеву Евгению Викторовичу (далее - ответчик, ИП Тюленев Е.В., предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "*" по свидетельству Российской Федерации N 289416 в размере 120 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 2000 рублей, расходов за получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в размере 225 рублей, расходов по приобретению контрафактного товара в размере 270 рублей, а также почтовых расходов в размере 111 рублей (с учетом принятого судом уточнения цены иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Курганской области от 14.10.2020, исковые требования удовлетворены частично. С индивидуального предпринимателя Тюленева Евгения Викторовича в пользу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в сумме 90 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 500 руб., расходы на приобретение товара в размере 202 руб. 50 коп., расходы по получению выписки из ЕГРИП в сумме 168 руб. 75 коп., почтовые расходы в сумме 83 руб. 25 коп. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, ИП Тюленев Е.В. обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции.

По мнению ответчика, размер взысканной компенсации является чрезмерным.

Податель жалобы указывает, что при определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Предприниматель в апелляционной жалобе произвел расчет компенсации, подлежащий взысканию в рамках настоящего дела, размер которой составил 100 рублей 92 копейки.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец не согласился с ее доводами, ссылаясь на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителей сторон.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака "*" по свидетельству Российской Федерации N 289416. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров "краны (части машин); муфты сцепления; части ременных и цепных передач (натяжные ролики, механизмы натяжения, успокоители), включенные в 7 класс" 7-го класса МКТУ, "жгуты проводов; колодки для электрических соединений; выключатели закрытые; резистивные датчики" 9-го класса МКТУ, "колеса зубчатые для наземных транспортных средств" 12-го класса МКТУ, "пробки (заглушки) пластмассовые" 20-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

08.06.2018 в магазине автозапчастей "ФОРТУНА", расположенном по адресу: Курганская область, с.Кетово, ул. Красина, д.19Б, был установлен и зафиксирован факт предложения к продаже и реализации от имени ответчика датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), на котором незаконно размещено обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком N 289416.

Подтверждением факта предложения к продаже и реализации данного товара является товарный и терминальный чеки от 08.06.2018, приобретенный у ответчика спорный товар, видеозапись названной покупки, осуществленная на основании статей 12,14 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях самозащиты гражданских прав.

Полагая, что при реализации указанного товара предприниматель нарушил исключительное право истца на товарный знак, общество "Рикор Электроникс" направило предпринимателю досудебную претензию.

Поскольку изложенные в претензии требования ответчиком исполнены не были, общество "Рикор Электроникс" обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Руководствуясь статьями 1225, 1229, 1477, 1481, 1482, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции установил факт нарушения ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак.

В рассматриваемом случае, размер компенсации за нарушение прав истцом определен следующим образом: за нарушение исключительного права на товарный знак N 289416 в размере двукратной стоимости фиксированного вознаграждения лицензиата (истца) по лицензионному соглашению от 01.10.2016 (90 000 рублей) уменьшенной до 120 000 рублей.

Определяя размер подлежащей к взысканию компенсации, суд первой инстанции руководствовался положениями пункта 4 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 9, 41, 65, 66, 125, 126, 131, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правовыми позициями, изложенными в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), исходил из размера исковых требований и определенного истцом вида компенсации, учитывал наличие ходатайства ответчика о снижении заявленного истцом размера компенсации, исследовал и оценил представленные истцом в материалы дела документы, подтверждающие расчет и обоснование стоимости права использования товарного знака.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факты принадлежности обществу исключительного права на товарный знак "*" по свидетельству Российской Федерации N 289416, а также нарушения этого права действиями ответчика по реализации спорного товара установлены судом первой инстанции.

В пункте 59 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Заявляя требование о взыскании компенсации, правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления Пленума N 10.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При разрешении вопроса о размере подлежащего взысканию размера компенсации предметом оценки суда первой инстанции был представленный истцом лицензионный договор от 01.10.2016.

Судом установлено, что правонарушение допущено ответчиком в момент действия лицензионного договора истца от 01.10.2016 о предоставлении права использования спорного товарного знака и данные обстоятельства ответчиком не оспаривались.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а также двукратного размера такой цены.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Соответственно при избранном истцом способе расчета компенсации и, учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом способ расчета компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Коллегия судей отмечает, что представление лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Как было указано ранее, размер компенсации за нарушение прав истцом определен следующим образом: за нарушение исключительного права на товарный знак N 289416 в размере двукратной стоимости фиксированного вознаграждения лицензиата (истца) по лицензионному соглашению от 01.10.2016 (90 000 рублей) уменьшенной до 120 000 рублей.

В рассматриваемом случае ответчик в суде первой инстанции возражал против заявленной истцом стоимости права использования товарного знака.

Суд первой инстанции признал обоснованным и подлежащим удовлетворению исковое требование о взыскании компенсации о нарушении исключительных прав на товарный знак в размере 90 000 рублей.

Вместе с тем, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 289416 в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что факторы, которые неизбежно оказали влияние при определении суммы вознаграждения по лицензионному договору, отличаются от обстоятельств использования товарного знака ответчиком.

При этом суд апелляционной инстанции соотносит условия названного договора и обстоятельства допущенного предпринимателем нарушения, объем предоставленного права, способы использования права по договору и способ допущенного правонарушения, перечень товаров, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение.

Действительно в договоре от 01.10.2016 согласованное сторонами вознаграждение по способам использования товарного знака истца и по классам товаров МКТУ не выделяется, отсутствуют данные о том, как сторонами определялся такой размер вознаграждения, между тем в обычных условиях гражданского оборота данные обстоятельства неизбежно оказывают влияние на размер уплачиваемого лицензиатом лицензиару вознаграждения.

Так, по договору от 01.10.2016 лицензиату предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416 пятью способами, а именно (пункт 2.1 договора):

использовать товарный знак на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

использовать товарный знак при выполнении работ, оказании услуг;

использовать товарный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

использовать товарный знак в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

использовать товарный знак в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Лицензиату на основании договора от 01.10.2016 предоставлено право на использование товарного знака в отношении товаров 7, 9, 12, 20-го классов МКТУ.

Обстоятельства использования товарного знака ответчиком существенно отличались: фактически ответчик использовал товарный знак истца только одним из способов, указанных в лицензионном договоре от 01.10.2016, и только на проданном в розницу товаре (датчике положения дроссельной заслонки) 9-го класса МКТУ.

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции, установил на основании названного договора цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовал ответчик, в размере 4 500 рублей (90 000 рублей / 5 / 4).

Соответственно размер компенсации, определенный как двукратный размер стоимости права использования товарного знака, составил 9 000 рублей, который подлежит взысканию с ответчика.

Примененный алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, не противоречит положениям статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10.

С учётом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, а судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на истца.

Руководствуясь статьями 176, 268- 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 14.10.2020 по делу N А34-1239/2020 изменить.

Изложить резолютивную часть решения Арбитражного суда Курганской области от 14.10.2020 по делу N А34-1239/2020 в следующей редакции:

"Исковые требования открытого акционерного общества "Рикор электроникс" удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Тюленева Евгения Викторовича в пользу открытого акционерного общества "Рикор электроникс" компенсацию в размере 9 000 руб., а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 345 руб., расходы на приобретение товара в сумме 20 руб. 25 коп., расходы по получению выписки из ЕГРИП в сумме 17 руб., почтовые расходы в сумме 08 руб. 32 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Рикор электроникс" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 600 руб."

Взыскать с открытого акционерного общества "Рикор электроникс" в пользу индивидуального предпринимателя Тюленева Евгения Викторовича в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.П. Скобелкин

Судьи

А.А. Арямов Е.В. Бояршинова