Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2021 г. N 13АП-33396/20 по делу N А56-137327/2019

г. Санкт-Петербург

20 января 2021 г.

Дело N А56-137327/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисенко Т.Э.

при участии:

от истца (заявителя): Киреев А.Н. - доверенность от 08.09.2020

от ответчика (должника): не явился, извещен

от 3-го лица: 1) не явился, извещен 2) Немова С.М. - доверенность от 03.07.2020

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-33396/2020) Семенова Александра Владимировича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2020 по делу N А56-137327/2019 (судья Герасимова М.С.), принятое

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Дистэйт"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Дистэйт"

3-е лицо: 1) Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 2) Семенов Александр Владимирович

о переводе прав приобретателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на прежнего правообладателя,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ДиСтэйт" (ОГРН 1147847244270, ИНН: 7810999425, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДиСтэйт", (ОГРН 1187847162557, ИНН: 7810732125 далее - ответчик) с требованием о переводе исключительных прав на программу для ЭВМ DiState: Мультипровайдер, переданную по договору N 001а/18-ИЛ от 15.06.2018 с 24.12.2018.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Семенов Александр Владимирович.

Решением суда первой инстанции от 02.10.2020 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе Семенов А.В., ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и отказать истцу в удовлетворении исковых требований. По мнению подателя жалобы, расторжение договора отчуждения исключительных прав N 001/018-ИЛ от 15.06.2018 является недействительной крупной сделкой, совершенной в отсутствие согласия общего собрания, в обход запрета, установленного пунктом 1 ст. 10 ГК РФ, заключенной в ущерб интересам общества и совершенной с заинтересованностью.

В судебном заседании представитель Семенова А.В. требования по жалобе поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Заявил ходатайство о фальсификации и исключении из числа доказательств следующих документов: письма б/018 от 22.10.2018 с предупреждением о расторжении договора; уведомления о расторжении договора от 22.11.2018 с отметкой Генерального директора Михайловой Е.В. о дате получения; соглашения о расторжении договора N 001а/18-ИЛ от 24.12.2018.

Апелляционный суд, заслушав мнение представителя истца не находит оснований для рассмотрения заявленного ходатайства.

Частью 1 ст. 161 АПК РФ установлено, что заявление о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, должно быть сделано в письменной форме. В целях проверки обоснованности заявления о фальсификации доказательства арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Согласно ч. 3 ст. 266 АПК РФ в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъединении нескольких требований, об изменении предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, установленные настоящим Кодексом только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Как разъяснено в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", отсутствуют основания для рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Кодекса о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

Поскольку представитель Семенова А.В. участвовал в судебном заседании суда первой инстанции, заявление о фальсификации доказательств в суде первой инстанции не заявлял оснований для проверки заявления о фальсификации судом апелляционной инстанции не имеется.

Представитель подателя апелляционной жалобы заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы письма б/018 от 22.10.2018 с предупреждением о расторжении договора; уведомления о расторжении договора от 22.11.2018 с отметкой Генерального директора Михайловой Е.В. о дате получения; соглашения о расторжении договора N 001а/18-ИЛ от 24.12.2018 на предмет давности изготовления документов, нанесения подписей сторон.

Как следует из материалов дела при рассмотрении спора в судеб первой инстанции представителем Семенова А.В. было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы, суд первой инстанции законно и обоснованно с учетом приведенных мотивов разрешения спора исходил из того, что необходимости в назначении судебной экспертизы не имеется, в материалы дела представлено достаточно доказательств для рассмотрения спора.

Заслушав мнение представителя истца апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства о назначении судебной технической (физико-химической) экспертизы.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о назначении экспертизы отнесен на усмотрение арбитражного суда и разрешается в зависимости от необходимости разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

На основании части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 АПК РФ заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами. Следовательно, заявление лицом, участвующим в деле, ходатайства о назначении экспертизы не создает обязанности суда ее назначить. Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 АПК РФ подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Сам по себе отказ в назначении экспертизы в суде первой инстанции не может являться безусловным основанием для ее назначения в суде апелляционной инстанции.

Проанализировав все представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд с учетом предмета заявленного требования, признает их достаточными для рассмотрения дела по существу и приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения экспертизы.

Представитель истца в судебном заседании с доводами жалобы не согласился, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Ответчик, Роспатент, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность проверены в апелляционном порядке и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела истец ООО "ДиСтэйт" (ИНН 7810999425) являлось правообладателем исключительных прав на программу для ЭВМ DiState: Документооборот, что подтверждается свидетельством РОСПАТЕНТА N 2017614135 от 06.04.2017, срок действия - бессрочно.

Данная программа была модифицирована истцом в программу для ЭВМ DiState: Мультипровайдер (далее - объект интеллектуальной собственности). Указанная программа в реестре программ для ЭВМ истцом не регистрировалась.

Между ООО "ДиСтэйт" (ИНН 7810999425) (истец, правообладатель) и ООО "Дистэйт" (ИНН 7810732125) (ответчик, приобретатель) заключен договор N 001а/18-ИЛ об отчуждении исключительных прав от 15.06.2018, по условиям которого правообладатель обязался передать приобретателю исключительные права на объект интеллектуальной собственности, а приобретатель обязался принять и оплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение в порядке и на условиях, установленных договором.

При заключении договора правообладатель уведомил приобретателя о том, что на момент подписания договора регистрация объекта интеллектуальной собственности - программа для ЭВМ DiState: Мультипровайдер в реестре программ для ЭВМ не проведена, истец является зарегистрированным правообладателем первоначальной программы для ЭВМ DiState: Документооборот, на основе которой создан новый объект интеллектуальной собственности.

Согласно п. 1.4. договора исключительные права на объект интеллектуальной собственности передаются приобретателю в полном объеме с правом последующей государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности под названием: программа для ЭВМ DiState: Мультипровайдер.

15.06.2018 по актам приема-передачи правообладатель передал приобретателю материальный носитель (флэш-карту Kingston DataTraveler G4 16Gb), содержащий объект интеллектуальной собственности и оригинал свидетельства ФИПС о регистрации объекта интеллектуальной собственности в реестре программ для ЭВМ.

25.07.2018 право на объект интеллектуальной собственности зарегистрирован ответчиком как программа для ЭВМ DiState: Мультипровайдер, что подтверждается свидетельством РОСПАТЕНТА N 2018618989.

В соответствии с п. 5.1 договора за отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности ответчик должен уплатить истцу вознаграждение в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в течение 10 (десяти) банковских дней с момента перехода к ответчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Пунктом 5.2 договора ответчик так же принял на себя обязательства по перечислению истцу платы за материальный носитель (флэш-карта Kingston DataTraveler G4 16Gb) в сумме 1 180 руб. в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи.

В согласованный договором срок ответчик вознаграждение не выплатил, оплату материального носителя не произвел.

Пунктом 8.4.1 договора, сторонами согласовано, что если приобретатель задерживает выплату вознаграждения за отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности более чем на 30 календарных дней, правообладатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Расторжение договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию сторон в течение 30 календарных дней со дня получения стороной такого требования (п. 8.2 договора).

22.10.2018 истец направил ответчику письмо исх. N б/н/018, в котором требовал произвести оплату всех сумм по договору, в противном случае предупреждал о расторжении договора в одностороннем порядке.

22.11.2018 истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора в связи с отсутствием оплаты.

24.12.2018 стороны подписали соглашение о расторжении договора N 001а/18-ИЛ от 15.06.2018 года в связи с существенным нарушением условий договора о выплате вознаграждения за передачу исключительных прав.

Объект интеллектуальной собственности и материальный носитель были возвращены правообладателю по акту возврата.

В соответствии с пунктом 5 соглашения ответчик обязался в срок до 30 июня 2019 года представить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности документы о регистрации расторжения договора. Ответчик данную обязанность не исполнил, в связи с чем, 29.08.2019 истец обратился к ответчику с соответствующей претензией.

Поскольку требования претензии в добровольном порядке ответчиком исполнены не были, истец обратился в арбитражный суд с иском о переводе исключительных прав.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Положениями статей 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 данного Кодекса.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (пункт 3 статьи 1234 ГК РФ).

Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (пункт 3.1. статьи 1234 ГК РФ).

Абзацем первым пункта 5 статьи 1234 ГК РФ предусмотрено, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Таким образом, при рассмотрении заявленных требований подлежит установлению наличие существенных нарушений ответчиком условий договора в части выплаты вознаграждения за приобретение исключительного права на средства индивидуализации.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как указывалось ранее, между истцом и ответчиком 15.06.2018 был заключен договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ. Исходя из условий договора размер вознаграждения определен в сумме 400 000 рублей, которые выплачивается единовременно в течение 10 банковских дней с момента перехода к Приобретателю исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности.

Материалами дела установлено, что регистрация права на объект интеллектуальной собственности за ответчиком осуществлена 25.06.2018.

Вместе с тем, вознаграждение, согласованное сторонами в пунктах 5.1., 5.2. договора в установленный срок не выплачено.

В силу положений статьи 1234 ГК РФ невыплата вознаграждения за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности является существенным нарушением договора и основанием для его расторжения.

Пунктом 8.4.1. договора определено, что если приобретатель задерживает выплату вознаграждения более чем на 30 календарных дней правообладатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Расторжение договора в одностороннем порядке производится по письменному требованию сторон в течение 30 календарных дней со дня получения стороной такого требования (п. 8.2. договора).

В данном случае ответчиком допущено существенное нарушение договора об отчуждении исключительного права, выразившегося в невыплате правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

В соответствии с условиями договора истец 22.10.2018 направил в адрес ответчика требование об уплате вознаграждения.

Поскольку в указанный в требовании срок ответчик вознаграждение не перечислил, истец 22.11.2018 направил в адрес ответчика уведомление об одностороннем расторжении договора об отчуждении исключительных прав.

Факт получения ответчиком требования от 22.10.2018 и уведомления от 22.11.2018 подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

24.12.2018 сторонами подписано соглашение о расторжении договора об отчуждении исключительных прав по условиям которого, стороны, принимая во внимание существенное нарушение ответчиком условий договора N 001а/18-ИЛ от 15.06.2018, расторгли договор. Результат интеллектуальной деятельности (программа для ЭВМ) по акту от 24.12.2018 передан истцу.

Соглашение подписано уполномоченными представителями сторон, подписи которых удостоверены печатями организаций. Ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции подтвердил факт невыполнения условий о выплате вознаграждения и подписания соглашения о расторжении договора об отчуждении исключительных прав от 24.12.2018.

Ответчик обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением о переводе прав на объект интеллектуальных прав на истца в связи с существенным нарушением условий договора.

Поскольку в силу пункта 1 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом, в переводе прав было отказано. Указанная позиция Роспатента изложена в представленном в материалы дела отзыве.

Учитывая изложенное апелляционный суд считает, что судом первой инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств, сделан обоснованный вывод, что неисполнение ответчиком условий договора о выплате вознаграждения является существенным нарушением условий договора и в силу пункта 5 статьи 1234 ГК РФ влечет за собой перевод на истца прав на объект интеллектуальных прав.

На основании изложенного суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные истцом требования.

Доводы апелляционной жалобы о том, что соглашение о расторжении договора отчуждения исключительных прав N 001/018-ИЛ от 15.06.2018 является крупной сделкой и совершено в отсутствие согласия общего собрания, подписано в ущерб интересам ответчика и совершенной с заинтересованностью, отклоняются апелляционным судом, в силу того, что в случае отнесения тех или иных сделок, совершаемых от имени общества с ограниченной ответственностью, к категории крупных сделок либо сделок с заинтересованностью, соответствующие требования об их оспаривании (признании недействительными) должны были подаваться заинтересованными лицами и рассматриваться судом самостоятельно, в силу отнесения данной категории сделок к разряду оспоримых, с учетом положений ст. ст. 45, 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доказательства того, что соглашение о расторжении договора от 24.12.2018 в самостоятельном порядке по основанию несоблюдения требований об одобрении крупной сделки и сделки совершенной с заинтересованностью, в материалах дела отсутствуют.

Признаются несостоятельными также доводы подателя апелляционной жалобы об отсутствии существенного нарушения условий договора со стороны ответчика, поскольку доказательств перечисления в адрес истца вознаграждения за отчуждаемое право на объект интеллектуальной собственности в материалы дела ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в апелляционной суд не представлены.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

При рассмотрении спора по существу в материалы дела доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны истца, не представлено.

Доводы подателя жалобы о том, действия истца необходимо расценивать как злоупотребление правом в целях причинения вреда третьему лицу, не основаны на представленных доказательствах, надлежащим образом не мотивированы, кроме того, основаны на ошибочном применении статьи 10 ГК РФ, поскольку в рассматриваемом случае исковые требования удовлетворены в отношении ответчика, а не третьего лица.

Материалами дела также установлено, что Семенов А.В., являющийся участником ответчика (с 22.06.2018), 11.10.2019 подано заявление о выходе из состава участников общества с ограниченной ответственностью "ДиСтэйт", (ОГРН 1187847162557, ИНН: 7810732125). Решением суда первой инстанции по делу N А56-44343/2020 с ответчика в пользу Семенова А.В. взыскана действительная стоимость доли в размере 36 233 500 рублей. Таким образом, правоотношения Семенова А.В. и ответчика разрешаются в рамках самостоятельного корпоративного спора.

Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы отказать.

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2020 по делу N А56-137327/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева Л.П. Загараева