Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2021 г. N 09АП-75887/20 по делу N А40-102379/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2021 г. N С01-1514/2020 по делу N А40-102379/2019 настоящее постановление отменено

г. Москва

22 января 2021 г.

Дело N А40-102379/19

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей О.Г. Головкиной, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.Д. Гапоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-102379/19

по иску Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (ОГРН: 1027700046615; 111123, город Москва, Новогиреевская улица, 3а)

к Обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН: 1077762132282; 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 28/7)

третьи лица: третьи лица: 1. Роспотребнадзор, 2. АО "Рута", 3. АО "ЛабКвест", 4. АО "РМБИТ", 5. ООО "ТерраСпа", 6. АО "Мобильная Медицина", 7. ООО "Лаборатория N 1", 8. ООО "Краснодарский Интеграционный Медицинский центр", 9. ООО "МЕДСЕРВИС", 10. ООО "Биомедикал", 11. ООО "Пастер", 12. ООО "ТЕРРАСПА", 13. ООО "ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНА", 14. ООО "Умная медицина", 15. ООО "Айлин", 16. ООО "Компания Алтея" о расторжении лицензионных договоров

при участии в судебном заседании представителей: от истца: Калиненко В.А. по доверенности от 09.12.2020; от ответчика: Дикий А.А. по доверенности от28.12.2020, ; от третьих лиц: 1- Минеева О.Н. по доверенности от 29.10.2018, диплом ВСА 0033543 от 20.06.2003; 2 - Кондратенкова Ю.Б. по доверенности от 10.06.2020, диплом ВСА 0333846 от 30.06.2007; 4- Смирнов Д.Л. по доверенности от 01.06.2020, удостоверение N 17580 от 11.03.2019; 11,12 - Ишо К.Д. по доверенностям от 28.05.2020; 6 - Егоров П.А. по доверенности от 26.11.2019; 7, 10, 11, 14, 15 - Зурначян А.Г. по доверенностям от 09.06.2020, от 10.06.2020, диплом ВСА 0975391 от 17.06.2010;

В судебное заседание иные лица, участвующие в деле, не явились - извещены;

УСТАНОВИЛ:

Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" (далее - ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (далее - ООО "МБК", ответчик) о расторжении лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (свидетельства N N 395104, 491874) от 24.02.2010, заключенного между истцом и ответчиком с даты вступления решения суда в законную силу; о расторжении лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (свидетельство N 508833) от 26.05.2014, заключенного между истцом и ответчиком с даты вступления решения суда в законную силу.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) привлечены Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), АО "Рута".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным судебным актом, в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами обратились ответчик, третье лицо - АО "Рута" и лицо, не участвовавшее в деле - Акционерное общество "ЛабКвест" (в порядке статьи 42 АПК РФ).

Определением от 12.02.2020 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции на основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Акционерное общество "ЛабКвест", Акционерное общество "Компания РМБит", Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1", Общество с ограниченной ответственностью "Медсервис", Общество с ограниченной ответственностью "Биомедикал", Общество с ограниченной ответственностью "Пастер", общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАСПА", Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная Медицина", Общество с ограниченной ответственностью "Умная медицина", Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Алтея", Общество с ограниченной ответственностью "Айлин", Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский интеграционный медицинский центр", акционерное общество "Мобильная медицина".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020 решение суда первой инстанции отменено; расторгнуты лицензионные договоры от 24.02.2010 и от 26.05.2014 о предоставлении права использования товарных знаков.

Не согласившись с указанным постановлением суда апелляционной инстанции ООО "МБК", АО "Мобимед", ООО "КИМЦ", ООО "МОЗАН" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 судебные акты по настоящему делу отменены, дело передано на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Отменяя судебные акты по настоящему делу, Суд по интеллектуальным правам установил, что судом апелляционной инстанции не была оценена правовая природа Правил использования товарного знака CMD/CMDKIDS (далее - Правила) и их содержание применительно к условиям заключенных между сторонами лицензионных договоров, с учетом доводов ответчика о том, что в данные Правила были включены положения, противоречащие существенным условиям лицензионных договоров и закону, в связи с чем данные Правила имеют правовое значение для сторон лишь в части требований к качеству услуг.

Суд по интеллектуальным правам указал, что суду апелляционной инстанции исходя из предмета заявленных требований, следовало установить следующие обстоятельства: какие именно положения Правил использования товарных знаков были нарушены ответчиком, и в чем конкретно выразилось данное нарушение; носят ли допущенные ответчиком нарушения Правил использования товарных знаков существенный характер; каким образом соотносятся положения Правил использования товарных знаков, на нарушение которых указывает истец, с существенными условиями спорных лицензионных договоров.

Информация о принятии дела к рассмотрению вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.kad.arbitr.ru) 24.12.2020 в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В силу пункта 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

В заседании суда апелляционной инстанции 15.01.2021 установлено, что от истца и Роспотребнадзора поступили ходатайства об отложении судебного заседания в связи с поданными кассационными жалобами в Верховный суд Российской Федерации и невозможностью полностью ознакомиться с материалами дела.

От истца поступили письменные пояснения с приложениями, в котором он указывает на нарушения ответчиком пунктов договоров, а также представлены новые доказательства: письмо ответчика от 10.04.2019 N 416, судебные акты по делам N А40-294109/2019 и N А40-335795/2019, письмо ответчика от 09.09.2020 исх. N580 о расторжении договора с ООО "КИМЦ", предписание истца о расторжении сублицензионного договора с АО "Мобимед" от 17.07.2019 исх. N 77-51-01/749-2019; от 26.11.2019 исх. N77-51-1/1320-2019; от 23.06.2020 N 77-51-112/19-1402-2020; письмо Истца от 07.08.2020 исх. N77-51-112/19-2236-2020 в ООО "МБК" (о расторжении сублицензионного договора с ООО "КИМЦ"); письмо ООО "МБК" от 17.08.2020 исх. N 570; письмо ООО "МБК" от 09.09.2020 исх. N 580, против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

От ответчика поступили письменные пояснения с приложениями, в котором указано, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права, не доказал существенность нарушения Правил, сторона злоупотребляет своими правами (уменьшая в одностороннем порядке доход лицензиара и лицензиата путем установления в Правилах размера роялти лицензиара и лицензиата с 5% до 0,1%, не установления в Правилах способы использования товарных знаков для ответчика, АО "Мобимед", АО "ЛабКвест"), Правила содержат существенные условия лицензионного/сублицензионного договора: размер роялти (0,1%); способы использования товарного знака - выезд на дом (раздела 20 Правил), форматы-офисы партнеров; право пользователям расторжения договоров в одностороннем порядке во внесудебном порядке;ответственность за нарушение Правил (раздел 26 Правил)и подтверждается вступившими в законную силу судебные акты: постановления суда апелляционной инстанции по делу N А40-168029/19-27-1431 от 19.10.2020; по делу N A40-47205-2020 от 07.12.2020, по делу N А40-69096-2020 от 29.12.2020; письма N ответчика N 539/1 от 02.07.2020 и N 434 от 14.08.2019 в адрес истца; письмо АО "Мобимед" N3 от 01.07.2020 (о законном использовании товарного знака не в связи с Правиламисо ссылкой на решения Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020 по делам N А40-157345/2019 и N А40-308039/2019 от 26.06.2020), указав на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований истца.

Рассмотрев указанные ходатайства истца и Роспотребнадзора об отложении судебного разбирательства, с учетом мнения явившихся в суд представителей участников процесса, суд не нашел оснований для их удовлетворения, поскольку лицами, участвующими в деле, не было предоставлено каких-либо новых доказательств, которые были ранее неизвестны истцу, то у истца не было никаких препятствий для ознакомления с материалами дела до начала судебного заседания.

Что касается доводов о необходимости отложения настоящего дела в связи с направлением кассационных жалоб в Верховный Суд Российской Федерации на постановление суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020, то суд также отклонил данное ходатайство как необоснованное, поскольку истец не лишен возможности заявлять свои возражения в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции и отсутствуют обстоятельства препятствующие дальнейшему движению дела, в том числе истец не лишен права на обжалование судебных актов в ординарном порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам, изучив доводы требования иска, заслушав объяснения представителей истца, ответчика и третьих лиц, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит от 04.12.2019 отмене по безусловным основаниям, а исковые требования ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора" оставлению без удовлетворения, исходя из следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, между ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора" и ООО "МБК" заключены два лицензионных договора о предоставлении права использования принадлежащими истцу товарными знаками (далее - договоры), а именно: лицензионный договор от 24.02.2010 о предоставлении неисключительного права использования товарного знака CMD (свидетельства N 395104 и N 491874, т. 1 л. д. 19-29) (далее - договор CMD, т. 1 л. д. 32- 41); лицензионный договор от 26.05.2014 о предоставлении неисключительного права использования товарного знака CMDKIDS (свидетельство N 508833, т. 1 л. д. 42- 46) (далее - договор CMDKIDS, т. 1 л. д. 47-52).

Согласно пунктам 1.1 и 1.2. лицензионных договоров предметом является использование товарного знака на территории РФ для маркировки всех услуг 42 и 44 классов МКТУ и предоставления третьим лицам сублицензии.

В соответствии с пунктом 3.1 лицензионных договоров ответчик вправе самостоятельно использовать товарные знаки на территории, в том числе в предложениях об оказании услуг, а также размещать его в сопроводительной и деловой документации, на вывеске, в сети интернет и в рекламе.

Согласно пункту 10.2 лицензионных договоров ответчик вправе устанавливать в сублицензионных договорах требования, обязанности и ограничения для сублицензиатов.

Также к договору CMD 14.09.2012, 26.07.2013, 04.08.2016 заключены дополнительные соглашения N N 1-3, соответственно.

К договору CMDKIDS 04.08.2016 также заключено дополнительное соглашение. Лицензионным договором ответчику предоставлена неисключительная лицензия на использование товарного знака на территории Российской Федерации на весь срок действия исключительного права на товарный знак с учетом возможного его продления (в редакции дополнительного соглашения N 2). Ответчик имеет право заключения сублицензионных договоров при условии соблюдения требований пунктов 10.2. и 10.3. (с учетом дополнительного соглашения N 3) лицензионного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пунктам 2.2, 2.3 договоров лицензиар вправе в одностороннем порядке принимать Правила использования товарного знака (далее - Правила) и в одностороннем же порядке вносить в них изменения. В свою очередь, лицензиат обязан исполнять принятые истцом Правила (пункт 3.3 договора).

Истцом 27.12.2018 приняты Правила использования товарного знака.

После принятия Правил истец обратился в суд по настоящему делу с исковыми требованиями о расторжении лицензионных договоров со ссылкой на несоблюдение ответчиком Правил, а также в связи с совершением ответчиком иных нарушений условий лицензионных договоров.

В ходе предыдущего рассмотрения дела судом апелляционной инстанции не нашли своего подтверждения основания иска ответчика в отношении нарушений условий лицензионных договоров отличных от нарушения Правил.

В ходе повторного рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции судом было исследовано содержание Правил, а также изучены доводы лиц участвующих в деле в отношении правомерности и обоснованности Правил, утвержденных в одностороннем порядке истцом, а также в отношении допущенных ответчиком и иными третьими лицами нарушений отдельных положений Правил.

В силу со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. По общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Судом установлено, что при заключении спорных лицензионных договоров ответчик (лицензиат) принял на себя обязанность исполнять и контролировать исполнение сублицензиатами Правил с учетом возможности истца (лицензиара) изменить их в одностороннем порядке.

Аналогичные выводы содержатся во вступивших в законную силу судебных актах по делам N А40-100355/2019, N А40-340502/2019, N А40-73857/2019, N А40-47548/2020.

Между тем в указанных судебных актах не содержатся выводы об оценке содержания данных Правил на предмет соответствия либо несоответствия данного документа существенным условиям лицензионных договоров; не делаются выводы о праве лицензиара посредством утверждения Правил использования товарного знака устанавливать либо изменять существенные условия ранее заключенного сторонами лицензионного договора.

Действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем требований или условий в отношении лицензионных договоров и сублицензионных договоров.

Поэтому для придания юридической силы введенным в одностороннем порядке Правилам, предусматривающим существенные условия договора, необходимо наличие соглашения между сторонами такого договора об их акцепте (статья 432 ГФ РФ).

В обоснование существенного нарушения лицензионных договоров истец приводит доводы, которые сводятся к следующим утверждениям о нарушении ответчиком, АО "ЛабКвест" и АО "Мобимед" отдельных положений, утвержденных истцом в одностороннем порядке Правил использования товарного знака CMD/CMDKIDS от 27.12.2018 к лицензионным договорам.

Так, истец указывает, что после утверждения им Правил и доведения их до сведения ответчика последний не обеспечил внесение изменений в сублицензионные договоры, направленные на соблюдение условий Правил, в частности, ответчик не включил в сублицензионные договоры условия в отношении выбора сублицензиатами формата офис-партнера, ответчик не включил в сублицензионный договор и не применял размер лицензионного вознаграждения (роялти) в соответствии с утвержденными Правилами, ответчик не применял меры ответственности к сублицензиату АО "Мобимед" в связи с нарушением им раздела 20 Правил ввиду несогласования АО "Мобимед" деятельности выездной службы CMD с истцом.

Кроме того истцом в судебное заседание представлены дополнительные доказательства: письмо ответчика от 10.04.2019 N 416, судебные акты по делу N А40-294109/2019 и N А40-335795/2019, письмо ответчика от 09.09.2020 исх. N580 о расторжении договора с ООО "КИМЦ", предписание истца о расторжении сублицензионного договора с АО "Мобимед" от 17.07.2019 исх. N 77-51-01/749-2019; от 26.11.2019 исх. N77-51-1/1320-2019; от 23.06.2020 N 77-51-112/19-1402-2020; письмо истца от 07.08.2020 исх. N77-51-112/19-2236-2020 в ООО "МБК" (о расторжении сублицензионного договора с ООО "КИМЦ"); письмо ООО "МБК" от 17.08.2020 исх. N570; письмо ООО "МБК" от 09.09.2020 исх. N580.

Все указанные доводы истца не могут являться основанием для признания существенных нарушений лицензионных договоров со стороны ответчика в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В соответствии со статьей 452 ГК РФ соглашения об изменении договора совершается в той же форме, что и договор.

В силу пункта 2 статьи 1489 ГК РФ лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Таким образом, по смыслу указанных положений законодательства Правилами могут устанавливаться только требования к качеству услуг, оказываемых под товарным знаком.

В соответствии с пунктом 3. ГОСТ Р 50646-2012. "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и определения" показателем качества услуги является количественная или качественная характеристика одного или нескольких свойств услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности потребителя. Под качеством товара понимается совокупность свойств, обусловливающих его способность удовлетворять потребности и запросы покупателей, соответствовать своему назначению и предъявляемым к товару требованиям.

Таким образом, понятие "качество" связано способностью услуги удовлетворять потребности потребителя, которые обусловили обращение за данной услугой (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.04.2017 N Ф05-4159/2017 по делу N А40-163335/2016).

Следовательно, по смыслу закона к требованиям к качеству услуг относятся требования, предъявляемые потребителями услуги при ее вводе в гражданский оборот.

Таким образом, положения Правил, регулирующие условия осуществления предпринимательской деятельности, такие как выбор формата офис-партнера (которые налагают ограничения на пользователей товарного знака), требования к согласованию деятельности выездной службы CMD (когда такой способ ранее уже был установлен сублицензионным договором, заключенным с АО "Мобимед"), положения регулирующие размер лицензионного вознаграждения, также иные требования правил не связанные с требованиям к качеству услуг, оказываемых под товарным знаком при его вводе в гражданский оборот не могут быть отнесены к сфере регулирования Правил, поскольку не относятся к требованиям в отношении качества услуг, как к сфере регулирования Правил, определенной пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ и лицензионными договорами.

Кроме того, вышеупомянутые положения Правил представляют собой способы и ограничения в отношении использования товарного знака, следовательно, в силу статьи 1235 ГК РФ данные условия являются существенными условиями лицензионного (сублицензионного) договора, которые подлежат согласованию (акцепту) всеми сторонами такого договора и не могут быть введены истцом в одностороннем порядке в виде отдельных положений Правил. Аналогичным образом Правилами не могут устанавливаться финансовые условия взаимоотношений правообладателя с лицензиатом (сублицензиатом), поскольку условия о размере лицензионного вознаграждения также относятся к существенным условиям лицензионного (сублицензионного) договора.

Суд отмечает, что, вступившим в законную силу постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 19.10.2020 по делу N А40-168029/2019 установлено, что довод истца о наличии у правообладателя безусловного права в соответствии с лицензионным договором утверждать и изменять Правилами использования товарного знака от 27.12.2018 любые условия лицензионного (сублицензионного), в том числе существенные условия, обязательные для истца и ответчика, с которыми изменились обстоятельства по сублицензионному договору, заключенном между истцом и ответчиком, а также то, что у правообладателя есть право изменять существенные условия сублицензионного договора со ссылкой на постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2020 по делу N А40-73857/2019 необоснован и противоречит положениям пункта 2 статьи 1233, пункта 2 статьи 1237, пункта 2 статьи 1489, статьям 308, 432, 421, 450, ГК РФ, а также условиям сублицензионного договора.

Кроме того, указанным судебным актом со ссылкой на пункт 2 статьи 1237 ГК РФ суд установил, что в нарушение требований закона и лицензионного договора истец вышел за пределы прав предоставленных ему прав на утверждение в одностороннем порядке Правил и незаконно включил в состав Правил условия, являющиеся существенными условиями лицензионного (сублицензионного) договора, в частности, в Правила истцом незаконно включены положения, изменяющие размер лицензионного вознаграждения лицензиата, в то время как данное условие в силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ является существенным условием лицензионного (сублицензионного) договора и для придание ему юридической силы необходимо волеизъявление об акцепте такого условия сторонами соответствующего договора.

Суд апелляционной инстанции соглашается с вышеуказанными выводами судебного акта суда апелляционной инстанции по делу N А40-168029/2019 отдельно отмечая, что истцом в состав Правил были неправомерно в одностороннем порядке включены не только условия о размере лицензионного вознаграждения, но и иные существенные условия лицензионного договора, включая такие условия об установлении ограничений и способов осуществления деятельности под товарным знаком CMD как форматы офис-партнера, требования о согласовании с истцом отдельных видов деятельности (в частности, деятельности выездной службы CMD), а также установление дополнительных условий для возможности одностороннего отказа от лицензионного (сублицензионного) договора во внесудебном порядке, дополнительные меры ответственности за нарушение условий договоров.

Как уже ранее было отмечено судом, указанные условия не могут быть введены или изменены в одностороннем порядке, в том числе истцом посредством принятия Правил, следовательно, указанные условия не порождают правовых последствий в отношении лицензионных (сублицензионных) договоров, за исключением случаев, когда указанные условия акцептованы всеми сторонами соответствующего договора.

Довод истца о нарушении ответчиком лицензионных договоров ввиду нарушения третьими лицами, заключившими производный сублицензионный договор с ответчиком, своих обязательств сам по себе не свидетельствует о нарушении ответчиком лицензионного договора и не может являться самостоятельным основанием для расторжения лицензионного договора в виду его несоблюдения.

Ссылка истца на судебный акт по делу N А40-294109/2019 не имеет правового значения для настоящего дела, ввиду того, что предметом данного судебного спора является оспаривание предупреждения УФАС г. Москвы, которое согласно разъяснениям пункта 37 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020) устанавливает лишь признаки нарушения антимонопольного законодательства, а не факт допущенного нарушения.

Вопросы о нарушении договорных обязательств, о виновности хозяйствующего субъекта, в том числе, в совершении нарушения антимонопольного законодательства при выдаче предупреждения также не исследуются и предметом рассмотрения указанного судебного дела быть не могут.

Кроме того, довод истца о том, что сублицензиат АО "Мобимед" был не вправе использовать товарный знак "LabQuest" путем организации офиса по адресу г. Москва, Комсомольский проспект, д. 47 не основан на законе, поскольку истцом или лицензиатом (ООО "МБК") ответчику не предоставлялось права использования товарного знака истца по данному адресу, следовательно, ответчик не нарушал исключительных прав истца используя товарный знак "LabQuest" путем организации офиса по адресу г. Москва, Комсомольский проспект, д. 47.

Суд отмечает, что условия лицензионных договоров не предусматривают обязанности лицензиата и сублицензиатов использовать товарный знак CMD на эксклюзивной основе, поэтому факт использования указанными лицами иных товарных знаков, нежели товарный знак CMD сам по себе не является нарушением каких-либо прав истца.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ правовая природа Правил представляет собой дополнительные гарантии правообладателя, как стороны лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, в отношении обеспечения установления мер контроля качества товаров, работ, услуг при их вводе в гражданский оборот и реализации населению со стороны контрагентов правообладателя (лицензиатов (сублицензиатов) по договору о предоставлении права использования товарного знака). Данные гарантии предоставляются правообладателю в связи с тем, что последний несет солидарную ответственность в отношении требований потребителей, вытекающих из допущенных нарушений лица, признающимся изготовителем товара (работ, услуг) в отношении качества таких товаров (работ, услуг) при их вводе в гражданский оборот.

В то же время, необходимо учитывать, что требования Правил правообладателя могут иметь правовое значение только для лиц, являющихся сторонами соответствующего лицензионного договора, что следует из названия статьи 1489 ГК РФ ("Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака"), данные требования не могут распространяться на неопределенный круг лиц.

Учитывая изложенные обстоятельства суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доводы истца о нарушении ответчиком положений Правил, не связанных с требованиям к качеству услуг под товарным знаком при введении товарного знака в гражданский оборот подлежат отклонению, поскольку включение истцом данных условий в содержание текста Правил свидетельствуют о выходе истца за пределы предоставленных ему законом (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ) и лицензионными договорами прав на утверждение Правил а также нарушением статьи 1237 ГК РФ запрещающей правообладателю осуществлять действия, затрудняющие использование товарного знака лицензиатом (сублицензиатом), то есть данные действия истца по смыслу статьи 10 ГК РФ являются злоупотреблением истцом своим правом, допущенным при утверждении Правил.

При таких обстоятельствах соответствующие положения Правил, принятых истцом в нарушение действующего законодательства должны рассматриваться в качестве ничтожной односторонней сделки истца, не порождающей правовые последствия для других лиц с момента совершения такой сделки.

Следовательно, положения Правил, не связанные с оказанием услуг под товарным знаком и введением товарного знака в гражданский оборот правового значения не имеют, правовых последствий не порождают и не дают истцу права ссылаться на такие требования Правил в качестве оснований и доказательств несоблюдения лицензиатом (сублицензиатом) условий соответствующего лицензионного (сублицензионного) договора.

Довод истца о том, что письмом от 10.04.2019 N 416, ответчик подтвердил свой отказ от исполнения Правил в полном объеме, не соответствует действительности, ответчиком в данном письме указано, что истец игнорирует все письма и обращения ответчика, что Правила доведены до сублицензиатов.

Ответчик обращался неоднократно к истцу с письмами о разъяснениях по веденным нормам правил (в части размера роялти и иных положений) и механизма реализации (исх.401 от 11.03.2019); о проблемах, связанных с ведением Правил в действия (исх.382 от 15.01.2019); потребовал от истца прекратить нарушения прав и законных интересов ответчика и сублицензиатов и привести Правила в соответствие действующим нормам гражданского законодательства (исх.402 от 11.03.2019).

Таким образом, ответчик в указанном письме правомерно указывал на несоответствие содержания Правил требованиям действующего законодательства и необходимости корректировки Правил в целях приведения их в соответствии с требованиями закона.

Ссылка истца на судебный акт по делу N А40-335795/2019 не имеет правового значения для настоящего дела, ввиду того, что согласно тексту судебных актов по апелляционным и кассационным жалобам ООО "МБК" производства были прекращены с указанием на то, что оспариваемые судебные акты не затрагивают права и обязанности для ООО "МБК".

Довод о том, что письмом от 07.08.2020 исх. N 77-51-112/19-2236-2020 истец потребовал от ООО "МБК" расторжения сублицензионного договора с ООО "КИМЦ", а ответчик не предоставил доказательства регистрации в Роспатенте, отклоняется судом по следующим основаниям.

Так, ответчик сообщил истцу, что сублицензионный договор ответчика с ООО "КИМЦ" расторгнут, что подтверждается представленными истцом письмами ответчика от 17.08.2020 (исх. N 570), от 09.09.2020 исх. N 580, и действующими лицензионными договорами не предусмотрена обязанность ответчика предоставлять истцу доказательства направления и регистрации в Роспатенте изменений и прекращений прав на использование товарных знаков истца, а следовательно, не влекут каких-либо правовых последствий для ответчика.

Поскольку иных доводов в подтверждении своей позиции о нарушении ответчиком Правил истцом не представлено суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в ходе рассмотрения настоящего иска истцом не доказано существенное нарушение лицензионных договоров со стороны ответчика, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

По общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ). Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В зависимости от предмета и основания заявленных требований, на истца возлагается обязанность доказать такие обстоятельства нарушения со стороны ответчика условий договора, которые являются основанием для его расторжения (пункт 2 статьи 65 АПК РФ).

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в определении от 28.02.2017 N 430-О, подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, указывающий в качестве основания изменения или расторжения договора по решению суда по требованию одной из сторон существенное нарушение договора другой стороной, предполагает определение судом в конкретном деле в рамках его дискреционных полномочий, является ли нарушение договора существенным по смыслу данной нормы, и направлен на защиту интересов одной стороны договора при нарушении договора другой стороной.

В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 03.04.2001 N 18-В01-12, факт нарушения договора не может служить основанием для расторжения договора, должна быть доказана существенность нарушения. Ссылающаяся на существенное нарушение договора сторона должна представить суду доказательства такого нарушения: неполучение доходов, возможное несение дополнительных расходов или наступление других последствий, существенно отражающихся на интересах стороны.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования истца удовлетворению не подлежат, поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ последним не доказаны наличие со стороны ответчика существенного нарушения лицензионных договоров.

Кроме того, установление судом факта наличия злоупотребления истцом правом является самостоятельным основанием для отказа судом в защите соответствующего права истца в судебном порядке.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае злоупотребления гражданских прав, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Поскольку судом по настоящему делу установлено, что истец допустил злоупотребление правом при принятии Правил соответствующие исковые требования истца, вытекающие из таких положений Правил, удовлетворению не подлежат.

Доводы истца о нарушении иных положений лицензионных договоров уже были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции при предыдущем рассмотрении дела и повторной подлежат отклонению.

Так, в обоснование иска ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора" ссылается на не предоставление ответчиком отчетов об использовании товарных знаков, чем нарушаются положения пункта 1 статьи 1237 ГК РФ; ответчиком не исполняются правила, предусмотренные лицензионными договорами, в том числе путем оспаривания указанных правил в судебном порядке; для получения дохода от рекламы с использованием товарного знака и уклонения от выплаты лицензионного вознаграждения истцу ответчиком создано аффилированное юридическое лицо; в нарушение условий договоров для целей получения ответчиком дохода от использования товарных знаков без выплаты лицензионного вознаграждения истцу, аффилированному юридическому лицу - сублицензиату установлен минимальный размер лицензионного вознаграждения.

Истцом, со ссылкой на вышеуказанные нарушения договоров, заявлено, что в результате данных нарушений ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора" якобы полностью лишилось контроля за использованием товарных знаков, контроля за получением лицензионного вознаграждения, а также возможности устанавливать обязательные для всех пользователей товарных знаков условия их использования, чем нарушены его права лицензиара.

Довод истца о том, что с 2016 года им утрачен контроль за использованием товарного знака CMD и невозможно контролировать объем вознаграждения, получаемого в связи с использованием товарного знака не обоснован и носит предположительный характер.

Начиная с 2016 года и до настоящего времени иной лабораторией (кроме лаборатории истца), действующей под товарным знаком CMD является АО "ЛабКвест", что не оспаривается истцом и ответчиком, и подтверждается представленным в дело сублицензионным договором, заключенным между ответчиком и АО "ЛабКвест", а также дополнительным соглашением N 3 к лицензионному договору, заключенному между истцом и ответчиком.

Таким образом, участие лаборатории АО "ЛабКвест" в работе сети CMD было санкционировано с согласия истца.

Между лабораторными информационными системами (ЛИС) истца и АО "ЛабКвест" существует интеграция, в результате которой истец получает всю информацию о заказах и результатах исследований по телекоммуникационным каналам связи (через интернет).

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материала дела многочисленными договорами, заключенными между истцом и АО "ЛабКвест", по условиям которых АО "ЛабКвест" обязано обеспечить интеграцию ЛИС АО "ЛабКвест" и ЛИС истца таким образом, чтобы вся информация о заказах и результатах лабораторных исследований, выполняемых АО "ЛабКвест" по заданию истца и под товарным знаком CMD поступала в ЛИС Истца.

Указанная интеграция осуществляется путем использования программного обеспечения (ПО) разработчика АО "РМБИТ". Договор на использование ПО представлен в материалы дела. Кроме того, АО "ЛабКвест" были использованы услуги АО "РМБИТ" по техническому сопровождению указанной интеграции, что подтверждается соответствующим ответом АО "РМБИТ" на запрос АО "ЛабКвест" представленным в материалы дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ, лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

При этом, закон не содержит обязательных требований к содержанию отчета об использовании товарного знака, а равно не предусматривает какие-либо требования к форме его предоставления.

Лицензионные договоры, заключенные между сторонами, также не содержат какие-либо требования по содержанию, порядку и срокам представления лицензиатом отчетов.

В соответствии с пунктом 3.7 лицензионных договоров размер лицензионного вознаграждения, подлежащего ежемесячной выплате истцу, рассчитывался от дохода, полученного лицензиатом от использования товарных знаков.

Сторонами не оспаривается, что ответчик с 2010 года по настоящее время ежемесячно осуществляет действия по представлению лицензиару отчетов об использовании товарного знака, представляя с ежемесячным актом об пользовании товарного знака приложение "Расчет вознаграждения Лицензиара за пользование товарным знаком", содержащее информацию обо всех сублицензиатах, информацию о заключенных с ними договорах, информацию о доходе лицензиата от использовании товарного знака в отчетном месяце по каждому сублицензиату, а также расчет вознаграждения лицензиара.

Указанные акты и расчет вознаграждения приобщены в материалы дела, (т. 6 л.д. 101 -140, т.8 л.д 6-59): акты N N 1-24 за период с января по декабрь 2016 г.; -акты NN 25-50 за период с января по декабрь 2017 г.; акты NN 51-74 за период с января по декабрь 2018 г.; акты NN 75-88 за период с января по июль 2019 г.

Акты и расчеты направлялись истцу по электронной почте и посредством Почты России.

Перечисление денежных средств истцу за использование товарными знаками подтверждается справкой и реестром банковских документов АО "Райффайзенбанк" от 22.08.2019, согласно которым ответчик ежемесячно (запрашиваемый период: с 2016 г. по июль 2019 г.) перечислял денежные средства истцу с назначением платежа "Оплата за использование ТЗ CMD\CMDKIDS по лицензионным договорам с указанием периода".

Истец в обоснование существенности нарушения ответчиком договоров, ссылается на направление им запросов 13, 20, 29 ноября 2018 г. о реестре заключенных ответчиком сублицензионных договоров с приложением копий всех договоров (исх. 03/957 от 13.11.2018); информации обо всех денежных средствах, полученных ответчиком по всем договорам в связи с использованием товарных знаков (исх. от 20.11.2018); замечаний к ранее представленным документам и повторный запрос относительно не представленных документов (исх. N 03/1002 от 29.11.2018).

Ответчик указывает, что запросы документом истцом 13, 20, 29 ноября 2018 г. касались трехгодичного периода взаимоотношений сторон по лицензионным договорам, подготовка и консолидация таких пакетов документов требовал а от ответчика временных и технических затрат.

Ответчик ссылается на представление истцу информацию по запросам: письмами исх. N N 03/957, письмами исх. N 383 от 15.01.2019, исх. N 398 от 27.02.2019, отчетность ответчика об объеме денежных средств, полученных от сублицензиатов, передавалось истцу ответчиком дважды, а именно: 26.10.2019 (еще до запроса, в рамках работы совместных рабочих групп) и повторно дублировалась 27.02.2019, что подтверждается корреспонденцией в адрес истца (письма исх. N363 от 26.10.2018, исх. N383 от 15.01.2019, исх. N 398 от 27.02.2019.), а также самими материалами судебного дела, предоставленных истцом - актом обследования письма с приложениями от 04.03.2019.

Суд не может согласиться о существенности нарушений договоров в данной части.

ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", в качестве доказательства о расторжении договоров ссылается на создание ответчиком аффилированного юридического лица АО "Рута" для получения дохода от рекламы с использованием товарных знаков без выплаты лицензионного вознаграждения. При этом истцом не представлено доказательств рекламы, именно товарных знаков истца, поскольку АО "Рута" является правообладателем сходного товарного знака.

Истец указал, что ответчик нарушил лицензионные договоры, установив в заключенном 28.10.2016 с АО "ЛабКвест" сублицензионном договоре N 09/016/ДР фиксированный размер роялти в размере 50 000 рублей за квартал.

Согласно лицензионным договорам сторонами не предусматривалась и не утверждалась типовая форма сублицензионных договоров, тем более не согласовывался и не утверждался размер роялти за использование товарного знака в сублицензионных договорах.

Пунктом 10.1 лицензионных договоров (в редакции дополнительного соглашения от 04.08.2016) истец наделил ответчика правом, заключая сублицензионные договоры самостоятельно определять их условия.

Таким образом довод истца в данной части не обоснован.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования истца удовлетворению не подлежат, поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ последним не доказаны наличие со стороны ответчика существенного нарушения лицензионных договоров.

Государственная пошлина по иску и апелляционным жалобам в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 декабря 2019 года по делу N А40-102379/19 отменить. В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в пользу Акционерного общества "Рута" 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в пользу Акционерного общества "ЛабКвест" 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

О.Г. Головкина А.И. Трубицын