Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2021 г. N 10АП-5176/17 по делу N А41-63610/2016

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2021 г. N С01-553/2017 по делу N А41-63610/2016 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

28 января 2021 г.

Дело N А41-63610/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 января 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Виткаловой Е.Н., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Назаренко Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу иностранного лица Hyundai Motor Company на решение Арбитражного суда Московской области от 06.11.2018 по делу N А41-63610/2016.

В судебном заседании принял участие представитель:

Хендэ Мотор Компани (Hyundai Motor Company): Лысенко Л.С. (по доверенности от 15.12.2017)

Хендэ Мотор Компани (Hyundai Motor Company) (далее - компания, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" (далее - ООО "ТМР Импорт", ответчик), ЭмЭкс ДВС-ЛЛС ("Emex DWC-LLC") (далее - ответчик) со следующими требованиями (с учетом принятых судом уточнений):

1. Обязать ООО "ТМР Импорт" и ЭмЭкс ДВС-ЛЛС изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации N 10108060/140716/0000409 и маркированные товарными знаками "HYUNDAI", зарегистрированными по свидетельствам РФ N87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673;

2. взыскать с ООО "ТМР Импорт" в пользу Хендэ Мотор Компани компенсацию в размере 1 757 050 руб. 86 коп. за нарушение исключительного права Хендэ Мотор Компани на товарные знаки "HYUNDAI", зарегистрированные по свидетельствам РФ N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673;

3. взыскать с ЭмЭкс ДВС-ЛЛС в пользу Хендэ Мотор Компани компенсацию в размере 1 757 050 руб. 86 коп. за нарушение исключительного права Хендэ Мотор Компани на товарные знаки "HYUNDAI", зарегистрированные по свидетельствам РФ N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673;

4. запретить ООО "ТМР Импорт" и ЭмЭкс ДВС-ЛЛС без разрешения компании использовать товарные знаки, зарегистрированные по свидетельствам РФ N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673, в отношении товаров, указанных в ТД N 10108060/140716/0000409, а именно:

- молдинг кузовной, изделие с маркировкой HUPNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, ЕМ 861302W000, Made in Japan, количество: 2 шт.;

- ручка двери пластмассовая, изделие с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись на этикетке на изделии), HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, ЕМ836604Н150, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- ручка двери пластмассовая, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), TRW (надпись на изделии) EMEX, ЕМ8265025000, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- кронштейн пластиковый, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) EMEX, EM865142S000, Made in Korea, количество: 12 шт.;

- ручка двери пластмассовая, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) JAEYOUNG WELLIX ЕМЕХ, EM812543S000, Made in Korea, количество: 46 шт.;

- кронштейн пластиковый, изделие с маркировкой KIA (логотип на изделии) HYUNDAI (надпись на изделии) MOBIS ЕМЕХ, ЕМ86614А2000, Made in Korea, количество: 4 шт.;

- кронштейн пластиковый, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ96962848, Made in Korea, количество: 4 шт.;

- кронштейн пластиковый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ2447125001, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- патрубок радиатора пластиковый, изделие из пластмасс с маркировкой HYUNDAI KIA (логотип на этикетке на изделии) MOBIS (надпись и логотип на этикетке на изделии) ЕМЕХ, ЕМ253291Р100, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- эмблема пластик, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, EM529601R500, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- эмблема пластик, изделие с маркировкой HYUNDAI (надпись на изделии) ЕМЕХ, ЕМ863213X000, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- патрубок резиновый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ256312В051, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- ремень приводной поликлиновой, изделие с маркировкой BANDO (надпись на изделии), HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, EM252122G100, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- зеркало, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ8711045300, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- замок двери, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) РНС (логотипы на изделии) ЕМЕХ, EM812301R010, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- замок двери, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), HYUNDAI (надпись на изделии), ЕМЕХ, EM813102L020, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- натяжитель ремня, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ252813Е011, Made in Korea, количество: 6 шт.;

- башмак натяжной, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ2446025001, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- ролик натяжителя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ2528125000, Made in Korea, количество: 6 шт.;

- натяжитель ремня, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ252814А010, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- ролик натяжителя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA GMB, (логотипы на изделии), ЕМЕХ, EM252822G000, Made in Korea, количество: 9 шт.;

- натяжитель ремня, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ252813С100, Made in Korea, количество: 3 шт.;

- клапан выпускной ЕРМ, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии), ЕМЕХ ЕМ 2221237200, Made in Korea, количество: 13 шт.;

- крышка блока цилиндров с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ224052В800, Made in Korea, количество: 4 шт.;

- натяжитель цепи, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ2447025052, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- направляющая цепи, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ244312В000, Made in Korea, количество: 3 шт.;

- натяжитель ремня, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ252812В030, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- натяжитель ремня, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ2441038001, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- поддон масляный двигателя, изделие с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись на этикетке на изделии) ЕМЕХ, EMMFW0121511, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- корпус рабочего цилиндра сцепления с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ4170043150, Made in Korea, количество: 4 шт.;

- насос гидроусилителя с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, EM571002J200, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- фильтр АКПП, изделие с маркировкой DONG WOO (надпись на изделии) HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ4632139010, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- подшипник роликовый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ252823А001, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- подшипник роликовый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA Valeo (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ4142132000, Made in Korea, количество: 10 шт.;

- вкладыш шатунный, изделие с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись на этикетке на изделии), HYUNDAI KIA (логотипы на этикетке на изделии) ЕМЕХ, EM0K3Y011SE1, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- шестерня, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), ЕМЕХ, ЕМ243502В010, Made in Korea, количество: 2 шт.;

- прокладка ЕБЦ металлическая многослойная, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ2231125212, Made in Korea, количество: 10 шт.;

- мотор омывателя, изделие с маркировкой MOBIS DENSO (надпись на изделии) ЕМЕХ, ЕМ9851026100, Made in Korea, количество: 24 шт.;

- мотор омывателя, изделие с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись на этикетке на изделии) HYUNDAI KIA (логотипы на этикетке на изделии), ЕМЕХ, ЕМ983705Н200, Made in Korea, количество: 5 шт.;

- сервопривод отопителя с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись и логотип на этикетке на изделии) ЕМЕХ, ЕМ971592Е250, Made in Korea, количество: 5 шт.;

- мотор омывателя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии), DENSO (надпись и логотип на изделии) ЕМЕХ, EM985102J000, Made in Korea, количество: 10 шт.;

- катушка зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ273012В010, Made in Korea, количество: 16 шт.;

- фара с маркировкой НМС MOBIS (надпись на изделии) ЕМЕХ, EM924021R000, Made in Korea, количество: 3 шт.;

- корпус фары с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись на этикетке на изделии) ЕМЕХ, ЕМ0К2А267321 A, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- трапеция стеклоочистителя, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ981502Е010, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- корпус фары с маркировкой HYUNDAI MOBIS (надпись на этикетке на изделии) ЕМЕХ, ЕМ9219122000, Made in Japan, количество: 4 шт.;

- реле, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) OMRON ЕМЕХ, EM952242D000, Made in Korea, количество: 4 шт.;

- датчик вкл. задней скорости, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ938403К000, Made in Korea, количество: 1 шт.;

- термостат с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, ЕМ255002В000, Made in India, количество: 7 шт.;

- термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI (логотип на изделии) ЕМЕХ, ЕМ2551041020, Made in Japan, количество: 7 шт.;

- ремень приводной поликлиновый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA, ЕМ252122Е820, количество: 3 шт.;

- фильтр топливный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA, ЕМЗ19222W000, количество: 11 шт.;

- фильтр топливный, изделие с маркировкой HYUNDAI, ЕМ319222Е000, количество: 7 шт.;

- фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA, ЕМ2630035504, количество: 4630 шт.;

- фильтр масляный, ЕМ2630035503, количество: 6 шт.; - влагоотделитель топливной системы в сборе, ЕМЗ 192066200, количество: 2 шт.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Курская таможня.

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.11.2018 исковые требования удовлетворены в части взыскания с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака "HYUNDAI" в размере 10 000 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей. В удовлетворении остальной части отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2019 решение Арбитражного суда Московской области отменено, по делу принят новый судебный акт об удовлетворении требований истца в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 указанное постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2019 отменено в части удовлетворения требований об обязании ответчиков изъять и уничтожить товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации на товары N 10108060/140716/0000409 и маркированные товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N N 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673; в части взыскания с ООО "ТМР импорт" и Emex DWC-LLC по 1 757 050 руб. 86 коп. компенсации; в части распределения судебных расходов. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2019 решение Арбитражного суда Московской области от 06.11.2018 отменено в части требований об обязании ответчиков изъять и уничтожить товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации на товары N 10108060/140716/0000409 и маркированные товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации NN 87351, 98414, 425985, 425986, 444415 и 565673, о взыскании с ответчиков по 1 757 050 руб. 86 коп. компенсации и распределении судебных расходов.

Вновь принятым по делу судебным актом постановлено:

взыскать с ответчиков компенсацию в размере по 878 525 руб. 43 коп. за нарушение исключительного права истца на товарные знаки "HYUNDAI", зарегистрированные по свидетельствам Российской Федерации N N 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673. В удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца отказать.

В удовлетворении требования об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации N 10108060/140716/0000409 и маркированные товарными знаками "HYUNDAI", зарегистрированными по свидетельствам Российской Федерации NN 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673 отказать.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2020 указанное постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2019 отменено в части взыскания с ООО "ТМР импорт" и Emex DWC-LLC по 878 525 руб. 43 коп. компенсации. Дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Определением от 26.11.2020 арбитражного суда апелляционной инстанции судебное разбирательство было отложено на 14.01.2021.

На основании определения председателя судебного состава в составе суда в соответствии с нормами частей 3 и 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена: судья Боровикова С.В. заменена на судью Виткалову Е.Н., сформирован указанный состав суда.

Ввиду замены в составе суда в соответствии с частью 5 указанной статьи судебное разбирательство начато с начала.

Протокольным определением от 14.01.2021 арбитражного суда апелляционной инстанции объявлен перерыв в судебном заседании по настоящему делу до 21.01.2021.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо Hyundai Motor Company является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415 и N 565673 в отношении товаров и услуг 9-го, 11-го, 12-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в том числе в отношении транспортных средств, автомобилей и их частей, что подтверждается имеющимися в материалах дела свидетельствами (т. 1 л.д. 47-60).

В ходе осуществления коммерческой деятельности иностранному лицу Hyundai Motor Company стало известно о факте ввоза без согласия правообладателя на территорию Российской Федерации по декларации N 10108060/140716/0000409 товаров, маркированных обозначением "HYUNDAI", в количестве 4899 штук.

Нотариусом Черкашиной Е.М. был составлен протокол осмотра доказательств от 24.08.2016, которым подтвержден факт маркировки спорных товаров, ввезенных по ДТ N 10108060/140716/0000409, обозначениями, сходными до степени смешения со словесными товарными знаками "HYUNDAI".

Ссылаясь на то, что правообладатель товарных знаков не предоставлял ни ООО "ТМР импорт", ни иностранному лицу Emex DWC-LLC согласия на использование вышеуказанных товарных знаков, в том числе на импорт товаров, маркированных обозначением "HYUNDAI", истец обратился в арбитражный суд с указанным исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования частично, исходил из недоказанности факта нарушения ООО "ТМР импорт" и иностранным лицом Emex DWC-LLC исключительных прав истца на товарные знаки.

При этом в отношении требования об изъятии и уничтожении спорных товаров суд первой инстанции дополнительно отметил, что истцом не представлены доказательства нахождения в настоящее время товара (запасных частей для транспортных средств) именно у ответчика, не указано также наименование товара, количество, его идентифицирующие признаки, а также место его нахождения или хранения. При указанных обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие реальной возможности исполнения судебного акта в указанной части, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что исковые требования в указанной части не подлежат удовлетворению.

В то же время суд первой инстанции отметил, что действия ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истца, посредством перемещения спорных товаров через таможенную границу и подачи декларации на товары нарушают исключительные права истца, что послужило основанием для взыскания с общества "ТМР импорт" и иностранного лица Emex DWC-LLC компенсации в размере 10 000 руб. (без указания, в каком порядке названная компенсация подлежит взысканию - в солидарном или в долевом).

Суд по интеллектуальным правам, отменяя постановление суда апелляционной инстанции от 12.12.2019 в части взыскания с ООО "ТМР импорт" и Emex DWC-LLC по 878 525 руб. 43 коп. компенсации, отметил следующее.

Несмотря на сделанный судом апелляционной инстанции и подтвержденный материалами дела вывод об оригинальности спорной продукции, данное обстоятельство не было принято во внимание судом при определении размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки. В тексте постановления суда апелляционной инстанции отсутствуют мотивы, руководствуясь которыми суд не усмотрел оснований для снижения заявленной истцом суммы компенсации, рассчитанной исходя из двукратного размера стоимости спорных товаров.

Также вопреки пункту 6.1 статьи 1252 ГК РФ, разъяснениям высшей судебной инстанции, суд апелляционной инстанции возложил самостоятельную имущественную ответственность за одно нарушение исключительных прав на каждого из ответчиков.

Учитывая изложенное, судебная коллегия суда кассационной инстанции сочла, что выводы суда апелляционной инстанции относительно размера подлежащей взысканию компенсации и порядка ее взыскания с каждого из ответчиков не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также основываются лишь на части представленных в материалы дела доказательств и установленных судом обстоятельств.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, пришел к следующим выводам.

Как следует из взаимосвязанных положений подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 и пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, товарный знак является охраняемым объектом интеллектуальной собственности, на который признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1223), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу положений статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом, как указано в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанным пунктом статьи 1515 ГК РФ предусматривается мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая рассчитывается разными способами.

В настоящем деле истец заявил вместо требования о взыскании убытков требование о взыскании компенсации, рассчитанной способом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки "HYUNDAI").

Истец исходил из данных о таможенной стоимости спорных товаров, указанной самими ответчиками в таможенных документах.

Предложенный ООО "ТМР Импорт" в контррасчете (т. 6 л. д. 28-30) способ расчета компенсации на основании ставок роялти (вознаграждение за использование объектов интеллектуальной собственности) не соответствует избранному истцом способу определения компенсации, необходимость и возможность применения такого расчета компенсации ответчиком не доказана.

При этом по смыслу законодательства именно истец наделен законом правом выбрать способ защиты своих нарушенных исключительных прав (взыскание убытков или компенсации) и определить способ расчета своих требований (в фиксированном размере, в размере удвоенной стоимости спорных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака).

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Следовательно, суды, рассматривающие дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РРФ, управомочены - исходя из выявленного в настоящем постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Суд апелляционной инстанции в настоящем случае не усматривает оснований для снижения заявленной истцом к взысканию компенсации ниже двукратной стоимости спорных товаров.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311, 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в абз. 4 п. 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчики не представили надлежащие допустимые доказательства, свидетельствующие о необходимости снижения компенсации, заявленной истцом, ниже установленной законом суммы.

В настоящем деле основания для снижения компенсации ниже установленного законом минимального размера суд апелляционной инстанции не усматривает.

Так, ответчики систематически, то есть неоднократно в течение длительного периода времени, осуществляли ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных обозначениями "HYUNDAI" без согласия истца, не только допуская грубое нарушение его исключительных прав, но и создавая угрозу их дальнейшего нарушения.

В период с июля 2016 года по февраль 2017 года только через Мирный таможенный пост Курской таможни ответчиками был осуществлен ввоз семи крупных партий товаров (по семи таможенным декларациям), каждая из которых насчитывала значительное количество товарных единиц (уведомления Курской таможни по другим партиям товаров - т. 1, л.д. 74, 133, 134, т. 3).

То есть ввоз товаров с незаконным использованием товарных знаков "HYUNDAI" являлся существенной частью предпринимательской деятельности ответчиков.

Таким образом, в отсутствие правовых оснований для снижения компенсации ниже низшего предела, расчет компенсации, произведенный истцом в размере двукратной стоимости спорных товаров, является обоснованным, и заявленная компенсация подлежит взысканию с ответчиков.

Между тем, в рассматриваемом случае, исходя из условий заключенного между ответчиками контракта и иных установленных судами обстоятельств дела, ввоз на территорию Российской Федерации без разрешения истца спорного товара, на котором размещены принадлежащие истцу товарные знаки, осуществлен совместными действиями ответчиков, каждый из которых как при оформлении контракта, так и при его исполнении, не мог не осознавать противоправный характер своих действий. Исходя из этого, ввоз спорных товаров на территорию Российской Федерации является одним нарушением, совершенным двумя лицами совместно.

Пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 71 постановления Пленума N 10, положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

Учитывая изложенное, с ответчиков солидарно в пользу истца подлежит взысканию компенсация в сумме 1 757 050 руб. 86 коп. за нарушение исключительного права на товарные знаки "HYUNDAI", зарегистрированные по свидетельствам Российской Федерации N N 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене в части.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражным судом апелляционной инстанции не установлено.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 06.11.2018 по делу N А41-63610/2016 в части исковых требований иностранного лица Hyundai Motor Company об обязании общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" и иностранного лица Emex DWC-LLC изъять и уничтожить товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации на товары N 10108060/140716/0000409 и маркированные товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N N 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673, взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" и иностранного лица Emex DWC-LLC по 1 757 050 руб. 86 коп. компенсации и распределении судебных расходов отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" и иностранного лица Emex DWC-LLC солидарно в пользу иностранного лица Hyundai Motor Company 1 757 050 руб. 86 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки "HYUNDAI", зарегистрированные по свидетельствам Российской Федерации N N 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права отказать.

В удовлетворении требования иностранного лица Hyundai Motor Company об обязании общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" и иностранного лица Emex DWC-LLC изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации N 10108060/140716/0000409 и маркированные товарными знаками "HYUNDAI", зарегистрированными по свидетельствам Российской Федерации N N 87351, 98414, 425985, 425986, 444415, 565673, отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" в пользу иностранного лица Hyundai Motor Company 4750 руб. судебных расходов по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с иностранного лица Emex DWC-LLC в пользу иностранного лица Hyundai Motor Company 4750 руб. судебных расходов по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с иностранного лица Hyundai Motor Company в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" 3000 руб. судебных расходов по государственной пошлине по кассационной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" в доход федерального бюджета 9142 руб. 50 коп. государственной пошлины.

Взыскать с иностранного лица Emex DWC-LLC в доход федерального бюджета 9142 руб. 50 коп. государственной пошлины.

Взыскать с иностранного лица Hyundai Motor Company в доход федерального бюджета 18 285 руб. государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

Е.Н. Виткалова Н.В. Марченкова