Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2021 г. N 09АП-64392/20 по делу N А40-46879/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2021 г. N С01-647/2021 по делу N А40-46879/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

29 января 2021 г.

Дело N А40-46879/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Индивидуального предпринимателя Кривулина Виталия Николаевича, Общества с ограниченной ответственностью "Студио Модерна", Общества с ограниченной ответственностью "Компания Интерметалл" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 октября 2020 года по делу N А40-46879/20, принятое судьей Чадовым А.С.,

по иску Индивидуального предпринимателю Кривулина Виталия Николаевича (ОГРНИП 306672508600023)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Студио Модерна" (ОГРН: 1037739431784; юр. адрес: 109651; г. Москва, ул. Перерва, д. 11, стр. 23, эт. 2, пом. IV, ком. 32, 33)

третье лицо: ООО "Компания Интерметалл"

о защите прав на товарный знак по свидетельству N 44084

при участии в судебном заседании представителей: от истца: Кривулин В.Н. - лично, паспорт (после перерыва), Башилов Б.И. по доверенности от 27.03.2019; от ответчика: Лемзаков А.Р. по доверенности от 02.08.2018; от третьего лица: Варзонов М.А. по доверенности от 20.03.2020

УСТАНОВИЛ:

ИП Кривулин В.Н. (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к ООО "Студио Модерна" (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак по свидетельству N 44084 и взыскании компенсации в размере 42.767.438 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2020 года постановлено: взыскать с ООО "Студио Модерна" в пользу Индивидуального предпринимателя Кривулина Виталия Николаевича компенсацию, в связи с незаконной реализацией Товаров 8 класса МКТУ "Ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы" с нанесенной маркировкой Товарного знака "ТОРНАДО" в размере 42 767 438 руб. Обязать ООО "Студио Модерна" изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Студио Модерна" товары, этикетки, упаковки товаров, рекламную продукцию на которых размещен товарных знак "ТОРНАДО" N 44084 или иное сходное до степени смешения изображение. В остальной части иска отказать. Взыскать с ООО "Студио Модерна" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 206 000 руб. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Кривулина Виталия Николаевича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, иск удовлетворить в полном объёме.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить, в удовлетворении иска отказать в полном объеме, ссылаясь на недоказанность требований.

Не согласившись с решением суда, третье лицо обратилось с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить, в удовлетворении иска отказать в полном объеме, ссылаясь на недоказанность требований.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В судебном заседании 2 декабря 2020 года был объявлен перерыв до 09 декабря 2020 года.

В судебном заседании апелляционной инстанции истец и его представитель доводы своей жалобы поддержали, против жалобы ответчика и третьего лица возражала, представили отзыв.

Представитель ответчика в судебном заседании против доводов жалобы истца возражал, доводы своей жалобы и жалобы третьего лица поддержал, представил отзыв.

Представитель третьего лица в судебном заседании против доводов жалобы истца возражал, доводы своей жалобы и жалобы ответчика поддержал, представил отзыв.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалоб и отзывов на них, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, полагает решение суда подлежащим отмене в связи с неполным исследованием обстоятельств дела.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Торнадо" по свидетельству N 440845 в отношении товаров 8 класса МКТУ. 2

Истцу стало известно, что ответчик осуществляет предложение к продаже и продажу товара, маркированного товарным знаком "Торнадо" по свидетельству N 440845, что подтверждается фотографиями этикеток, кассовым чеком. В связи с изложенными обстоятельствами, истец, усмотрев в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак, обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации, обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, а также опубликовать решение о допущенном нарушении.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции пришел к выводу, что факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Факт наличия за истцом зарегистрированного права на товарные знаки не оспаривается. Свидетельства на товарные знаки являются действующими.

Производителем реализуемой ООО "Студио Модерна" контрафактной продукции, согласно маркировке, нанесенной на упаковку, является ООО "Компания Интерметалл", привлеченное к участию в настоящем споре в качестве третьего лица.

Тот факт, что реализуемая ООО "Студио Модерна" контрафактная продукция закупалась именно у ООО "Компания Интерметалл", подтверждается и доказательствами, приложенными самим Ответчиком к Отзыву на исковое заявление, а именно Договором N 1-100072 поставки товара (товаров) от 21 февраля 2017 года.

Между тем, доказательств, подтверждающих правомерность использования обозначения ТОРНАДО поставщиком контрафактной продукции - ООО "Компания Интерметалл", а также доказательств правомерности использования указанного Товарного знака самим Ответчиком, представлено не было.

Кривулин В.Н. не давал своего разрешения на использование Товарного знака ТОРНАДО ООО "Компания Интерметалл", которое непосредственно осуществляло поставку контрафактной продукции Ответчику.

Между тем, указанные выводы сделаны без достаточного исследования доказательств по делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя.

Как усматривается из материалов дела и не оспаривается участниками процесса, ИП Кривулину Виталию Николаевичу принадлежит изобретение "Ручной культиватор" по патенту N 215387, зарегистрированному 10.08.2000 г. с датой начала отсчета срока действия патента 01.06.1999 г..

ИП Кривулин В.Н. и ИП Шуравко Владимир Михайлович 01.07.2009 г. заключили договор о предоставлении исключительной лицензии на право использования изобретения "Ручной культиватор". Действие договора прекратилось 01.06.2019 г. в связи с прекращением правовой охраны изобретения.

Согласно пункту 2.1. указанного договора Лицензиар (Кривулин В.Н.) предоставлял Лицензиату (Шуравко В.М.) на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на использование Изобретения на всей территории любым не противоречащим закону способом, включая, но не ограничиваясь, производство и реализацию продукции по лицензии.

В силу п.2.2 Лицензиар сохранял за собой право в период действия настоящего договора использовать изобретение на территории с письменного согласия Лицензиата в виде дополнительного соглашения к данному договору.

Заключая договор исключительной лицензии, ИП Кривулин В.Н. фактически передал ИП Шуравко В.М. эксклюзивное право на производство культиватора по своему изобретению, поскольку никогда не обращался за согласием на использование изобретения.

Между ИП Кривулиным В.Н. и ИП Шуравко В.М. была достигнута договоренность - маркировать производимые изделия обозначением "Торнадо", что установлено вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу N СИП-721/2019.

Шуравко В.М. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 02.11.2004 г., основным видом деятельности является производство прочих готовых металлических изделий. С 2009 года осуществляет производство и реализацию на территории Российской Федерации ручных орудий и инструментов для сада и огорода, в том числе ручных культиваторов "ТОРНАДО" (в настоящее время продукция реализуется под обозначением "ТОРНАДИКА"). В период 2006-2020 годов являлся единственным участником и до 30.09.2014 года генеральным директором ООО "Компания Интерметалл", привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица.

Следовательно, ИП Шуравко В.М. и ООО "Компания Интерметалл" до марта 2020 г. составляли группу лиц по основаниям п.1 ч.1 ст. 9 Закона "О защите конкуренции", то есть их действия рассматриваются как действия единого хозяйствующего субъекта.

Из представленных в дело документов следует, что ИП Шуравко В.М. производил с 2009 года ручные культиваторы в соответствии с заключенным с истцом договором исключительной лицензии и реализовывал данную продукцию под наименованием "ТОРНАДО" на территории РФ с 2010 года, что подтверждается представленными договорами, товарными накладными, актами, счета и отчетами по продажам культиватора "Торнадо" за период с 2010-2019 годов с указанием отчислений истцу Кривулину В.Н.

ООО "Компания Интерметалл" зарегистрировано по адресу нахождения земельного участка и производственных мощностей, принадлежащих ИП Шуравко В.М. на праве собственности. По данному адресу третье лицо ООО "Компания Интерметалл" арендует нежилое помещение в соответствии с договорами аренды.

Из представленных в материалы дела документов можно сделать однозначный вывод о том, что ООО "Компания Интерметалл" производственную деятельность не осуществляет ввиду отсутствия необходимых для этого основных средств, производственных помещений и персонала, но специализируется на оптовой торговле продукцией, производимой ИП Шуравко В.Н.

Таким образом, информация на упаковке приобретенного истцом ручного культиватора "ТОРНАДО" о том, что изготовителем является ООО "Компания Интерметалл", может рассматриваться как недостоверная и нарушающая права потребителей на получение достоверной информации о приобретаемом товаре.

Как пояснил в судебном заседании апелляционной инстанции представитель третьего лица, истец Кривулин В.Н. неоднократно посещал производственную площадку с целью проверки документов.

В период совместного производства истец осуществлял контроль за производственной деятельностью ИП Шуравко В.М., что подтверждается имеющимися в материалах дела запросами предоставления отчетов о закупке материалов, используемых для изготовления культиваторов "ТОРНАДО" с приложением ксерокопий документов, подтверждающих объем закупок этих материалов, а также о количестве произведенной и реализованной продукции за отчетные периоды, остатках материалов по указанным в запросе позициям на складе и остаткам готовой продукции.

Указанные обстоятельства в судебном заседании апелляционной инстанции не оспаривал сам истец Кривулин В.Н.

С учетом того, что истец и ИП Шуравко В.М. с 2010 года осуществляли совместное производство, истец не мог не знать о том, какой именно хозяйствующий субъект является производителем ручных культиваторов, вводимых в гражданский оборот под обозначением "ТОРНАДО", в том числе через третье лицо ООО "Компания Интерметалл", равно как и о производстве иной продукции, поскольку осуществление совместного производства предполагает осведомленность о финансово-хозяйственной деятельности партнеров по производству.

Таким образом, утверждение истца о том, что он узнал о деятельности компании третьего лица не позже марта 2019 года только после приобретения культиватора "ТОРНАДО" у ответчика, является несостоятельным.

На вопрос суда апелляционной инстанции истец и его представитель пояснили, что никаких претензий ИП Шуравко не предъявлялось, все претензии заявлены только в отношении ООО "Компания Интерметалл", которое является неправомочным производителем продукции "ТОРНАДО".

Из договора поставки товара между ООО "Компания Интереметалл" и ООО "Студио Модерна не усматривается, что изготовителем товара является ООО "Компания Интерметалл".

Как пояснил представитель ответчика суду апелляционной инстанции, указание на упаковке в качестве производителя товара ООО "Компания Интерметалл" было осуществлено в маркетинговых целях, а также в целях поставки товара торговым предприятиям, не работающим с индивидуальными предпринимателям, для последующего возврата НДС.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии с со статьей 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Арбитражный процессуальный кодекс) обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, в том числе относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, апелляционная коллегия приходит к выводу о недоказанности факта нарушения действиями ответчика исключительных прав истца, в защиту которых предъявлен иск, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, поскольку представленными в суд документами не подтверждено то обстоятельство, что ответчик без законных оснований реализовывал товар.

Само по себе указание на упаковке не может свидетельствовать о незаконном производстве и реализации товара, правообладателем которого является истец, без учета обстоятельств, установленных судом.

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что истец в течение длительного времени не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот товара, маркированного товарным знаком "Торнадо".

Между тем, товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса", являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.10 ГК РФ, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения исковых требований не имелось, в связи с чем решение суда подлежит отмене, а исковые требования - оставлению без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины по иску и за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2020 года по делу N А40-46879/20 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кривулина Виталия Николаевича в пользу ООО "Студио Модерна" расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кривулина Виталия Николаевича в пользу ООО "Компания Интерметалл" расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын