Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2021 г. N 11АП-18945/20 по делу N А72-7758/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2021 г. N С01-360/2021 по делу N А72-7758/2020 настоящее постановление отменено

5 февраля 2021 г.

Дело N А72-7758/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 4 февраля 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 5 февраля 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ануфриевой А.Э.,

судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тазовой И.С.,

с участием:

от истца - - представитель Дудченко Ю.С. по доверенности от 20.10.2020;

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании 4 февраля 2021 года

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью кондитерская фабрика "Семеновна" на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 (судья Каргина Е.Е.)

по иску Entertainment One UK Limited (Номер компании 2989602, адрес: 45 Warren Street, London, W1T 6AG, UK) к обществу с ограниченной ответственностью кондитерской фабрике "Семеновна" (433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Курдюмова, д.5, ОГРН 1177325009707, ИНН 7309006716)

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Entertainment One UK Limited (далее - истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью кондитерской фабрике "Семеновна" (далее - ответчик, общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, в размере, эквивалентном 30 000 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации, расходы на нотариальный осмотр сайта от 15.03.2018 в размере 18 500 руб., расходы на нотариальный осмотр сайта от 10.10.2019 в размере 11 200 руб., расходы по приобретению контрафактного товара в размере 1 752 руб., расходы по оплате почтовых услуг в размере 238 руб. 99 коп.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 с общества с ограниченной ответственностью кондитерской фабрики "Семеновна" в пользу Entertainment One UK Limited (номер компании 2989602) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, в размере, эквивалентном 30000 (тридцать тысяч) долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации; 33493 (тридцать три тысячи четыреста девяносто три) руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; 29700 (двадцать девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. в возмещение расходов на осмотры сайта; 1752 (одну тысячу семьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. в возмещение расходов на приобретение вещественных доказательств; 238 (двести тридцать восемь) руб. 99 коп. в возмещение почтовых расходов.

Вещественное доказательство, приобщенное к материалам дела, - контрафактный товар - сахарное печенье с ароматом топленого молока "Свинка" в упаковке в количестве 1 (одна) единица, суд постановил уничтожить. Вещественное доказательство передать на уничтожение после вступления решения суда в законную силу.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального права.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на следующие обстоятельства. Расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения; представленное истцом лицензионное соглашение, по мнению ответчика, не является надлежащим доказательством, подтверждающим размер компенсации при сравнимых обстоятельствах. Как указал ответчик в лицензионном соглашении речь идет об авторском праве, передачу прав на использование товарного знака текст соглашения не содержит, в то время как иск заявлен в защиту прав на товарный знак. Ответчик изготовил единственную партию печенья, зефир никогда не производил и не реализовывал. Доказательств в подтверждение стоимости права на 2017 год истцом в суд не представлено, действие лицензионного соглашения распространяется на период с 01.01.2018 года по 31.12.2019 года, кроме того судом первой инстанции не исследовался вопрос реального исполнения лицензионного соглашения.

При таких обстоятельствах, по мнению ответчика, суд первой инстанции обязан был соотнести условия названного соглашения и обстоятельства допущенного компанией нарушения, срок действия соглашения, объем предоставленного права, способы использования права по договору и способ допущенного правонарушения, перечень товаров, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение, чего суд не сделал.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просит оставить решение суда первой инстанции без изменений, а жалобу без удовлетворения, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель истца, просил оставить решение без изменения, жалобу - без удовлетворения, указа на пассивность позиции ответчика в первой инстанции.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие в порядке норм части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, возражений по проверке только части судебного акта до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От сторон возражений относительно проверки судебного акта в обжалуемой части не поступило.

На основании указанных норм, судом апелляционной инстанции проверка судебного акта осуществляется в пределах, заявленных в апелляционной жалобе.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя истца, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, истцу принадлежит исключительное право на изобразительный товарный знак N 1212958, внесенный записью в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков: Дата регистрации: 11.10.2013. Дата истечения срока действия исключительного права: 11.10.2023. Классы МКТУ: 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41. Внесение записи о товарном знаке в реестр подтверждается соответствующим свидетельством.

Ответчик произвел и реализовал контрафактный товар - сахарное печенье с ароматом топленого молока "Свинка". Производство ответчика располагается по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Курдюмова, 5.

Как установлено судом первой инстанции, и подтверждено материалами дела, в рамках договора поставки N 28 от 09.08.2017, заключенного между ответчиком (в качестве поставщика) и индивидуальным предпринимателем Дудченко Юрием Сергеевичем ИНН 643903975164 (в качестве покупателя), ответчик поставил последнему, в числе прочего, товар "Свинка сахарное печенье" по товарной накладной N 193 от 09.08.2017. Оплату товара покупатель осуществил платежным поручением N 881 от 08.08.2017 на сумму 1752 руб.

Вместе с товарной накладной ответчик предоставил покупателю разрешение на применение знака соответствия от 06.07.2017 N АЕ5б.Н21092 и сертификат соответствия N РОСС Ки.АЕ5б.Н21092.

Факт реализации товара (передача товара при его доставке и подписание накладных) зафиксирован видеозаписью.

Также ответчик предлагал к продаже продукцию собственного производства на сайте в сети Интернет по адресу http://semenovna.ru/.

Факт предложения к продаже зафиксирован нотариальными протоколами осмотра сайта от 14.03.2018 и от 10.10.2019.

Истец ответчику согласия на использование товарного знака не давал.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что материалами дела доказан факт нарушения принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак.

Истцом 19.06.2018 в адрес ответчика была направлена претензия. Факт направления претензии подтверждается почтовой квитанцией с почтовым идентификатором 41385323021527. Согласно сведениям с официального сайта Почты России отправление получено адресатом 25.06.2018. Претензия направлена в рамках полномочий представителя истца Дудченко Ю.С. по доверенности N 77АВ2718653 от 13.03.2017, выданной до 06.02.2019, ответ на претензию со стороны ответчика не последовал, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд.

Истцом размер компенсации определен в размере, эквивалентном 30 000 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации, что соответствует двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным соглашением N 3139 от 29.03.2018, заключенным между истцом и ООО "Эврика". В рамках данного соглашения истец передал ООО "Эврика" неисключительные права на использование товарных знаков. Право использование товарного знака передано в отношении лицензионного изделия "Галеты/печенье в различной упаковке (до 200 гр.)". Стоимость предоставления права использования товарного знака в рамках соглашения составляет 15000 долларов США.

С учетом изложенного размер компенсации, требуемой истцом, составляет 30 000 долларов США (15 000 долларов США * 2 = 30 000 долларов США).

Разрешая спор, суд первой инстанции, исходил из следующего.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

Исходя из предмета и оснований заявленных требований в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Материалами дела подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак N 1212958.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Так, изготовление товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак) является способом использования товарного знака. Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Ответчик произвел и реализовал контрафактный товар - сахарное печенье с ароматом топленого молока "Свинка", изготовленный в форме, сходной до степени смешения с изображением героя анимационного сериала "Свинка Пеппа" / Рерра Pig. Права истца на данное изображение защищены товарным знаком N 1212958.

Материалами дела подтверждается факт реализации товара ответчиком по договору поставки N 28 от 09.08.2017, а также факт предложения к продаже продукции собственного производства на сайте в сети Интернет по адресу http://semenovna.ru/, что зафиксировано нотариальными протоколами осмотра сайта от 14.03.2018 и от 10.10.2019, кроме того ответчиком не оспаривается.

Осуществив предложение к продаже, изготовление и реализацию товара, сходного с товарным знаком истца до степени смешения, ответчик допустил нарушение исключительных прав истца, а потому к нему подлежат применению меры гражданско-правовой ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что материалами дела доказан факт нарушения принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак. Исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ факт незаконного использования правонарушителем принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя, и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции.

Между тем, удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд первой инстанции не учел следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Факты принадлежности обществу исключительного права на товарный знак, а также нарушения этого права действиями ответчика по реализации спорного товара установлены судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и сторонами не оспаривается.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления N 10.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод, не обосновав его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора, поскольку с учетом ч. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд первой инстанции должен соотнести условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768).

Суд может определить другую стоимость использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером заявленным истцом, что применительно к абз. 2 ч. 3 ст. 1252 ГК РФ не является снижением заявленного к взысканию размера компенсации.

При распределении бремени доказывания в настоящем деле суд апелляционной инстанции исходит из того, что представление документов, подтверждающих стоимость права использования на товарный знак, относится в первую очередь на истца, поскольку, являясь правообладателем, истец располагает значительным количеством ресурсов для формирования доказательственной базы в указанной части, в то время как правонарушитель ограничен в сборе доказательств относительно рыночной цены использования товарного знака истца, особенно в условиях, когда такая информация не содержится в публичных источниках, является коммерческой тайной.

Согласно ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лиц, участвующих в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Из норм действующего законодательства не следует, что компенсация в размере двукратной стоимости права использования объекта интеллектуальных прав может быть рассчитана только на основании лицензионного договора, в связи с чем в качестве доказательства стоимости такого права может быть представлено заключение независимого оценщика - как истцом (в обоснование своих требований), так и ответчиком (в обоснование своих возражений).

Однако, в рамках настоящего дела заключение независимого оценщика по вопросу о стоимости права использования товарного знака истца при сравнимых обстоятельствах не представлено, о назначении по делу судебной экспертизы не заявлено.

Как усматривается из материалов дела, истцом в обоснование размера заявленных требований было представлено соглашение о предоставлении лицензии на продвижение продукции (дополнительное соглашение) N 3193 от 29.03.2018 на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен настоящий иск. На основании данного соглашения лицензиат ООО "Эврика" использует объект права собственности в отношении определенных изделий по лицензии компании. Лицензионным изделием являются: 1) галеты/печенье в различной упаковке (до 200 гр.); 2) зефир в различной упаковке (пластиковая пленка) (7-125 гр.). Сумма минимального гарантированного роялти по лицензионному соглашению составляет 15000 (пятнадцать тысяч) долларов. Срок действия настоящего лицензионного соглашения составляет 24 месяца, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года с учетом возможности досрочного расторжения, предусмотренной настоящим соглашением. Территория использования согласно данному лицензионному соглашению включает в себя 16 государств, в том числе, территорию России.

Как указано выше, нарушение ответчиком допущено 09.08.2017 заключением договора поставки, а также размещением предложения к продаже продукции на сейте.

Как указал заявитель апелляционной жалобы, доказательств действия лицензионного соглашения и соответственно размера стоимости правомерного использования товарного знака в период нарушения истцом не представлены.

Между тем, из содержания представленного в материалы дела соглашения о предоставлении лицензии на продвижение продукции (дополнительное соглашение) N 3193 от 29.03.2018 следует, что ранее лицензиат (ООО "Эврика") и истец заключили соглашение о предоставлении лицензии на продвижение продукции от 22.01.2015 года под номером PPINT649/14, в которое вносились изменения в дополнительном соглашении об изменениях от 24 апреля 2017 года, на основании которого лицензиат использует объект права собственности в отношении определенных изделий по лицензии истца. В соответствии с лицензионным соглашением N 1212958 от 29.03.2018 г. лицензиат желает возобновить свою лицензию, первоначально предоставленную по соглашению N PPINT649/14, на использование объекта права собственности на территории в отношении лицензионных изделий, и истец согласился предоставить лицензиату лицензию на условиях настоящего соглашения. Оснований полагать, что предоставление неисключительной лицензии в предыдущий период осуществлялось на безвозмездной основе, - нет.

Иных доказательств стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака в материалах дела не имеется.

Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период действия указанного соглашения.

Оспаривая размер подлежащей взысканию компенсации, ответчик указал на неправомерное определение обществом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака при сравнимых обстоятельствах, на разовый характер нарушения, а также на иные обстоятельства, являющиеся, по его мнению, основанием для снижения размера предъявленной ко взысканию компенсации.

Суд апелляционной инстанции из системного содержания лицензионного соглашения N 1212958 от 29.03.2018 делает вывод о том, что предмет указанного соглашения значительно шире, объем прав, нарушение которых вменяется ответчику, существенно отличается от объема прав, переданных по лицензионному договору, а также территорией использования, а определенный истцом размер компенсации никак не соотносится с характером правонарушения.

Принимая во внимание обстоятельства использования товарного знака ответчиком следует отметить, что ответчик произвел и реализовал только одну партию одного лицензионного товара в одном населенном пункте России (производство осуществлено по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Курдюмова, 5), а именно печенье с изображением героя анимационного сериала "Свинка Пеппа", права истца на которое защищены товарным знаком N 1212958. Зефир с изображением героя анимационного сериала "Свинка Пеппа", права истца на которое защищены товарным знаком N 1212958, ответчик не производил, не реализовывал. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Учитывая, что стоимость предоставления права использования товарного знака N 1212958 в рамках лицензионного соглашения N 3139 от 29.03.2018 составляет 15000 долларов США в отношении двух лицензионных изделий: 1) галеты/печенье и 2) зефир, соответственно, в отношении только одного лицензионного товара - печенья - такая стоимость будет составлять 7500 долларов США.

Согласно ответу на претензию истца по факту незаконного использования товарного знака в виде героя анимационного сериала "Свинка Пеппа" ответчик сообщил, что имел место факт реализации пробной маленькой партии. Во избежание каких-либо дальнейших конфликтных ситуаций ответчик данную продукцию в остаточном количестве снял с продажи и утилизировал (т.1 л.д.135-137).

С учетом компенсационного характера требований о защите исключительных прав, в соответствии со ст. 1515 ГК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости установления иного размера стоимости права использования товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, в том числе добросовестное поведение ответчика в совокупности с разовым минимальным объемом производства контрафактного товара, территорию реализации только в одном субъекте Российской Федерации, суд апелляционной инстанции считает, что размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации следует рассчитывать следующим образом: 7500 долларов США / 16 ("территория" 16 государств по лицензионному соглашению N 3139 от 29.03.2018) / 12 (нахождение на сайте ответчика изображения, сходного до степени смешения с графическим изображением товарного знака истца в течении двух месяцев, с учетом срока лицензионного соглашения 24 месяца) * 2 (двукратный размер) = 78,13 долларов США в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации.

Судебная коллегия апелляционной инстанции отклоняет довод подателя апелляционной жалобы о необходимости представления истцом доказательств исполнения лицензионного соглашения в силу следующего.

Необходимо отметить, что ни закон, ни его разъяснения не возлагают на истца обязанности представлять документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности в рамках лицензионного договора. Отсутствие такой обязанности связано с тем, что использование товарного знака в рамках заключенного лицензионного договора не имеет правового значения, так как по лицензионному договору за фиксированную плату предоставляется право использования товарного знака. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2019 N С01-938/2019 по делу N А57-15972/2018). Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2018 по делу N А70-16361/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в определении Верховного Суда Российской федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 по делу N А36-16236/2017.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме не соответствует материалам дела. При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит изменению с принятием нового судебного акта.

Приложенные к апелляционной жалобе дополнительные документы: акт утилизации, справка от 10.09.2020, справка от 09.09.2020, расшифровка продаж за январь 2017 года - октябрь 2020 года, - подлежат возвращению истцу, поскольку действия стороны по сбору новых доказательств после вынесения обжалуемого решения не отвечают принципам равноправия сторон и состязательности арбитражного процесса. Приобщение к материалам дела дополнительных доказательств и их оценка на стадии рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции не соответствует положениям части 2 статьи 268 АПК РФ.

Удовлетворение требования истца о взыскании компенсации в меньшем размере, чем была им изначально заявлена, является частичным удовлетворением иска, что по смыслу положений абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Соответствующая правовая позиция сформулирована в пункте 12 Постановления Пленума N 1, в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 N 301-ЭС16-18098 и от 26.02.2020 N 305-ЭС19-26346.

Аналогичным образом распределяются расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 изменить в части удовлетворения материальных требований и взыскания судебных расходов по делу, изложив резолютивную часть решения в указанной части в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью кондитерской фабрики "Семеновна" в пользу Entertainment One UK Limited (номер компании 2989602) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, в размере, эквивалентном 78,13 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации; 87 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; 38 руб. 61 коп. в возмещение расходов на осмотры сайта; 2 руб. 28 коп. в возмещение расходов на приобретение вещественных доказательств; 31 коп. в возмещение почтовых расходов.

В остальной части иска отказать.".

В остальной части определения судьбы вещественных доказательств решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 оставить без изменения.

Взыскать с Entertainment One UK Limited 2 992 рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью кондитерской фабрики "Семеновна" в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.Э. Ануфриева

Судьи

Е.В. Коршикова С.Ш. Романенко