Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2021 г. N 11АП-7870/21 по делу N А72-7758/2020

15 июля 2021 г.

Дело N А72-7758/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 08.07.2021.

Постановление в полном объеме изготовлено 15.07.2021.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ануфриевой А.Э.,

судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тазовой И.С.,

с участием:

от истца Entertainment One UK Limited - представитель Дудченко Ю.С. по доверенности от 11.01.2021;

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании 08 июля 2021 года

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью кондитерская фабрика "Семеновна" на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 (судья Каргина Е.Е.)

по иску Entertainment One UK Limited (Номер компании 2989602, адрес: 45 Warren Street, London, W1T 6AG, UK)

к обществу с ограниченной ответственностью кондитерской фабрике "Семеновна" (433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Курдюмова, д.5, ОГРН 1177325009707, ИНН 7309006716)

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Entertainment One UK Limited (далее - истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью кондитерской фабрике "Семеновна" (далее - ответчик, общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, в размере, эквивалентном 30 000 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации, расходы на нотариальный осмотр сайта от 15.03.2018 в размере 18 500 руб., расходы на нотариальный осмотр сайта от 10.10.2019 в размере 11 200 руб., расходы по приобретению контрафактного товара в размере 1 752 руб., расходы по оплате почтовых услуг в размере 238 руб. 99 коп.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 с общества с ограниченной ответственностью кондитерской фабрики "Семеновна" в пользу Entertainment One UK Limited (номер компании 2989602) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, в размере, эквивалентном 30000 (тридцать тысяч) долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации; 33493 (тридцать три тысячи четыреста девяносто три) руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; 29700 (двадцать девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. в возмещение расходов на осмотры сайта; 1752 (одну тысячу семьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. в возмещение расходов на приобретение вещественных доказательств; 238 (двести тридцать восемь) руб. 99 коп. в возмещение почтовых расходов.

Вещественное доказательство, приобщенное к материалам дела, - контрафактный товар - сахарное печенье с ароматом топленого молока "Свинка" в упаковке в количестве 1 (одна) единица, суд постановил уничтожить. Вещественное доказательство передать на уничтожение после вступления решения суда в законную силу.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального права.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на следующие обстоятельства. Расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения; представленное истцом лицензионное соглашение, по мнению ответчика, не является надлежащим доказательством, подтверждающим размер компенсации при сравнимых обстоятельствах. Как указал ответчик в лицензионном соглашении речь идет об авторском праве, передачу прав на использование товарного знака текст соглашения не содержит, в то время как иск заявлен в защиту прав на товарный знак. Ответчик изготовил единственную партию печенья, зефир никогда не производил и не реализовывал. Доказательств в подтверждение стоимости права на 2017 год истцом в суд не представлено, действие лицензионного соглашения распространяется на период с 01.01.2018 года по 31.12.2019 года, кроме того судом первой инстанции не исследовался вопрос реального исполнения лицензионного соглашения.

При таких обстоятельствах, по мнению ответчика, суд первой инстанции обязан был соотнести условия названного соглашения и обстоятельства допущенного компанией нарушения, срок действия соглашения, объем предоставленного права, способы использования права по договору и способ допущенного правонарушения, перечень товаров, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение, чего суд не сделал.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просит оставить решение суда первой инстанции без изменений, а жалобу без удовлетворения, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, указав на пассивность позиции ответчика в первой инстанции.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 изменено в части удовлетворения материальных требований и взыскания судебных расходов по делу. Резолютивная часть решения в указанной части изложена в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью кондитерской фабрики "Семеновна" в пользу Entertainment One UK Limited (номер компании 2989602) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, в размере, эквивалентном 78,13 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации; 87 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; 38 руб. 61 коп. в возмещение расходов на осмотры сайта; 2 руб. 28 коп. в возмещение расходов на приобретение вещественных доказательств; 31 коп. в возмещение почтовых расходов.

В остальной части иска отказать.

В остальной части определения судьбы вещественных доказательств решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 оставлены без изменения.

С Entertainment One UK Limited взыскано 2 992 рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью кондитерской фабрики "Семеновна" в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе".

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по делу N А72-7758/2020 отменено. Дело направлено в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

При этом Суд по интеллектуальным правам согласился с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что расчет компенсации, выполненный апелляционным судом и положенный в основу выводов, приведших к частичному удовлетворению иска компании, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Из обжалуемого постановления не представляется возможным определить, на основании каких доказательств апелляционный суд пришел к выводу о том, что спорное обозначение использовалось в течение лишь двух месяцев. Судом апелляционной инстанции не учтены представленные истцом в материалы дела в подтверждение факта правонарушения и его длительности следующие доказательства: товарная накладная от 09.08.2017 N 193, сертификат соответствия на продукцию ответчика со сроком действия с 06.07.2017 по 05.07.2020, каталог продукции ответчика, нотариальные протоколы осмотра доказательств (сайта ответчика) в сети Интернет 14.03.2018 и 10.10.2019, на основании которых заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что ответчик использовал спорное обозначение, по крайней мере, в период с июля 2017 по октябрь 2019 года, что превышает срок действия вышеупомянутого лицензионного договора. Обжалуемое постановление не содержит обоснование вывода апелляционного суда о том, что правонарушение ответчика длилось лишь два месяца, вследствие чего судом при расчете размера компенсации был применен понижающий коэффициент 1/12. Кроме того, сложившаяся в настоящем деле ситуация, выражающаяся в том, что размер взысканной компенсации не покрывает затраты правообладателя на защиту своего исключительного права, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон. Подобная ситуация противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.

Суд кассационной инстанции отметил, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Определением Одиннадцатого арбитражного суда от 21.05.2021 апелляционная жалоба общества ограниченной ответственностью кондитерской фабрике "Семеновна" принята к производству на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции от заявителя апелляционной жалобы (ответчика) поступили дополнительные письменные пояснения к апелляционной жалобе, в которой заявитель указывает, что сертификат соответствия не свидетельствует о том, что на дату исследований партия печенья "Свинка" была выпущена, также само по себе получение сертификата не обязывает выпускать продукцию в течение всего срока действия сертификации. Более того, получение сертификата не является одним из способов правомерного использования товарного знака, перечисленных в лицензионном соглашении. По мнению ответчика, компенсация за неправомерное использование товарного знака, права на который принадлежат истцу подлежит взысканию в размере 937 долларов США исходя из следующего расчета: 15 000 $ (стоимость права по соглашению) / 2 = 7500 $ (так как ответчик изготавливал только один вид продукции), 7500 $ / 16 = 468 $ (так как деятельность велась не в 16 государствах, а только в Российской Федерации), 468 $ x 2 = 937 $ (так как истцом заявлена компенсация с учётом двойной стоимости права). Кроме того, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца судебные расходы, рассчитанные пропорционально размеру удовлетворенным исковым требованиям (3, 12%), в том числе госпошлина в сумме 1045 рублей, расходы на нотариальное обеспечение доказательств в общей сумме 927 рублей, расходы по приобретению контрафактного товара в сумме 55 рублей, почтовые расходы - 7, 5 рублей. Просит решение Арбитражного Суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 по иску Entertainment One UK Limited к обществу с ограниченной ответственностью кондитерской фабрике "Семеновна" о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав отменить. Принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за неправомерное использование товарного знака в сумме 937 долларов США. В остальной части требований отказать.

От истца поступили письменные дополнения по размеру компенсации, в котором обосновывает свою позицию о том, что предоставленные истцом по договору N 3193 от 29.03.2018 права на объекты интеллектуальной собственности не подлежат разделению, со ссылкой на аналогичные Лицензионные соглашения, заключенные компанией Entertainment One UK Limited с другими лицами на товарные знаки, стоимость права по лицензионному договору N 3139 от 29.03.2018 соответствует рыночной в отрасли производства кондитерских изделий. Кроме того, от истца поступило письменное объяснение по обстоятельствам с учетом постановления СИП, в котором указывает срок нарушения ответчиком прав истца соответствует указанному в лицензионном соглашении, ответчик фактически использовал товарный знак в большем объеме, чем лицензиат по соглашению. Обосновывает свою позицию о том, что фиксированное вознаграждение не зависит от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности. Следовательно, размер компенсации в данном деле должен исчисляться исходя из фиксированного разового платежа за предоставление права использования. Обстоятельства допущенного ответчиком нарушения прав истца соответствует указанному в лицензионном договоре, а нарушение ответчиком прав истца носит грубый, длящийся характер.

Определением Одиннадцатого арбитражного суда от 22.06.2021 в удовлетворении ходатайства Entertainment One UK Limited о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО "Самарский центр испытаний и сертификации" (ИНН 6312046805) отказано. В удовлетворении ходатайства истца о назначении экспертизы отказано. В удовлетворении ходатайства истца о приобщении дополнительных доказательств отказано.

В судебное заседание представитель ответчика (заявителя апелляционной жалобы) не явился.

Представитель истца поддержал изложенную в письменных дополнениях и пояснениях позицию, заявил ходатайство о назначении экспертизы, на разрешение которой поставить вопрос: "какова стоимость. которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изобразительного знака N 121958, зарегистрированного по международной регистрации при производстве кондитерских изделий на территории РФ в период с 06.07.2017 по 10.10.2019.

От ответчика поступили письменное возражение на ходатайство о назначении экспертизы, в котором просил в удовлетворении ходатайства отказать.

В силу ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом.

Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом (п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе").

Назначение судебной экспертизы является правом, а не обязанностью суда: вопрос о назначении экспертизы либо об отказе в ее назначении разрешается судом в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела и имеющейся совокупности доказательств, при этом суд самостоятельно определяет достаточность доказательств.

Как разъяснено в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений частей 2 и 3 статьи 268 АПК РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.

На основании указанных норм, оценив представленные сторонами доказательства, учитывая характер спорных отношений, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о возможности рассмотрения дела без производства экспертизы, а также об отсутствии оснований, предусмотренных ст.268 АПК РФ, и отказал в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Кроме того истец заявил ходатайство о приобщении дополнительных доказательств: Лицензионное соглашение N PPINT1490/16 от 24.07.2017 (Entertainment One UK - ТВК-р); Лицензионное соглашение N 3525 от 09.08.2018 (Entertainment One UK - Sweet Foods); Лицензионное соглашение N 4358 от 23.08.2019 (Entertainment One UK - Mumi-Milk); Лицензионный договор N RPO-015241 (Rovio Entertainment Corporation - Свитклаб); Лицензионный договор N RPO-015577 (Rovio Entertainment Corporation - Кондитерская фабрика Сокол); Лицензионный договор N 1371 (Rovio Entertainment Corporation - Fun Confectionery LP); Лицензионный договор N RPO-014048 (Rovio Entertainment Corporation - CFT IP& License Int.); Лицензионный договор (контракт) N CBG/#686 от 09.01.2017 (Carte Blanche Greetings Limited - Миллениум); Лицензионный договор (контракт) N CBG/586LIC от 04.12.2014 (Carte Blanche Greetings Limited - Marka Incorporation Ltd); Лицензионный договор N АЭ/БР-21/2017 от 21.09.2017 (Аэроплан - БРПИ).

От ответчика поступили письменное возражение на ходатайство о приобщении дополнительных доказательств, в котором просил в удовлетворении ходатайства отказать.

Учитывая, что указанные лицензионные соглашения заключены с другими лицами в отношении иных товарных знаков, на иные сроки, суд апелляционной инстанции счел их не относящимися делу, и применительно к ст. 268 АПК РФ отказал в их приобщении.

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлено, что истцу принадлежит исключительное право на изобразительный товарный знак N 1212958, внесенный записью в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков: Дата регистрации: 11.10.2013. Дата истечения срока действия исключительного права: 11.10.2023. Классы МКТУ: 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41. Внесение записи о товарном знаке в реестр подтверждается соответствующим свидетельством.

Ответчик произвел и реализовал контрафактный товар - сахарное печенье с ароматом топленого молока "Свинка". Производство ответчика располагается по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Курдюмова, 5.

Как установлено судом первой инстанции, и подтверждено материалами дела, в рамках договора поставки N 28 от 09.08.2017, заключенного между ответчиком (в качестве поставщика) и индивидуальным предпринимателем Дудченко Юрием Сергеевичем ИНН 643903975164 (в качестве покупателя), ответчик поставил последнему, в числе прочего, товар "Свинка сахарное печенье" по товарной накладной N 193 от 09.08.2017. Оплату товара покупатель осуществил платежным поручением N 881 от 08.08.2017 на сумму 1752 руб.

Вместе с товарной накладной ответчик предоставил покупателю разрешение на применение знака соответствия от 06.07.2017 N АЕ5б.Н21092 и сертификат соответствия N РОСС Ки.АЕ5б.Н21092.

Факт реализации товара (передача товара при его доставке и подписание накладных) зафиксирован видеозаписью.

Также ответчик предлагал к продаже продукцию собственного производства на сайте в сети Интернет по адресу http://semenovna.ru/.

Факт предложения к продаже зафиксирован нотариальными протоколами осмотра сайта от 14.03.2018 и от 10.10.2019.

Истец ответчику согласия на использование товарного знака не давал.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что материалами дела доказан факт нарушения принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак.

Истцом 19.06.2018 в адрес ответчика была направлена претензия. Факт направления претензии подтверждается почтовой квитанцией с почтовым идентификатором 41385323021527. Согласно сведениям с официального сайта Почты России отправление получено адресатом 25.06.2018. Претензия направлена в рамках полномочий представителя истца Дудченко Ю.С. по доверенности N 77АВ2718653 от 13.03.2017, выданной до 06.02.2019, ответ на претензию со стороны ответчика не последовал, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд.

Истцом размер компенсации определен в размере, эквивалентном 30 000 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации, что соответствует двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным соглашением N 3139 от 29.03.2018, заключенным между истцом и ООО "Эврика". В рамках данного соглашения истец передал ООО "Эврика" неисключительные права на использование товарных знаков. Право использование товарного знака передано в отношении лицензионного изделия "Галеты/печенье в различной упаковке (до 200 гр.)". Стоимость предоставления права использования товарного знака в рамках соглашения составляет 15000 долларов США.

С учетом изложенного размер компенсации, требуемой истцом, составляет 30 000 долларов США (15 000 долларов США * 2 = 30 000 долларов США).

В ходе судебного разбирательства в первой инстанции ответчик факта принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак и факт нарушения принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак, не оспаривал, оспаривая лишь полномочия представителя истца.

В ходе апелляционного производства ответчик оспаривал расчет суммы компенсации, ссылаясь на указанные выше обстоятельства.

Повторно исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя истца, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факты принадлежности компании исключительного права на вышеуказанный товарный знак, а также введения обществом в гражданский оборот контрафактного товара лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Изложенные в апелляционной жалобе доводы сводятся к несогласию ответчика с принятием судом первой инстанции доводов истца относительно размера компенсации, определенного на основании лицензионного договора, как ориентира правомерного использования товарного знака.

Следует отметить, что в ходе судебного разбирательства в первой инстанции данные доводы ответчиком не заявлялись, и, соответственно, не рассматривались судом первой инстанции, в чем суд апелляционной инстанции усматривает злоупотребление процессуальными правами.

Тем не менее, рассматривая вновь приведенные ответчиком доводы с учетом указаний кассационного суда, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В рассматриваемом случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления от 23.04.2019 N 10.

Как указано в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суд учитывает способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Между тем, как указано выше, ответчик в ходе рассмотрения дела в первой инстанции размер компенсации не оспорил, каких-либо доказательств в опровержение расчета истца не представил, в том числе не ходатайствовал о приобщении заключения независимого оценщика, не ходатайствовал о назначении экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 по делу N А56- 1486/2010).

В случае, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768).

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

С учетом изложенного, и указаний суда кассационной инстанции, суд апелляционной инстанции проверил размер суммы компенсации, заявленный истцом, на основании имеющихся в деле доказательств, содержащих данные о стоимости права использования товарного знака в сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Исследовав условия лицензионного соглашения от 29.03.2018 N 3139 в сопоставлении их с обстоятельствами правонарушения ответчика, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для признания данного доказательства неотносимым, и приходит к следующим выводам.

Истцом в обоснование размера заявленных требований было представлено соглашение о предоставлении лицензии на продвижение продукции (дополнительное соглашение) N 3193 от 29.03.2018 на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен настоящий иск. На основании данного соглашения лицензиат ООО "Эврика" использует объект права собственности в отношении определенных изделий по лицензии компании. Лицензионным изделием являются: 1) галеты/печенье в различной упаковке (до 200 гр.); 2) зефир в различной упаковке (пластиковая пленка) (7-125 гр.). Сумма минимального гарантированного роялти по лицензионному соглашению составляет 15000 (пятнадцать тысяч) долларов. Срок действия настоящего лицензионного соглашения составляет 24 месяца, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года с учетом возможности досрочного расторжения, предусмотренной настоящим соглашением. Территория использования согласно данному лицензионному соглашению включает в себя 16 государств, в том числе, территорию России.

Как указал заявитель апелляционной жалобы, доказательств действия лицензионного соглашения и соответственно размера стоимости правомерного использования товарного знака в период нарушения истцом не представлены.

Между тем, из содержания представленного в материалы дела соглашения о предоставлении лицензии на продвижение продукции (дополнительное соглашение) N 3193 от 29.03.2018 следует, что ранее лицензиат (ООО "Эврика") и истец заключили соглашение о предоставлении лицензии на продвижение продукции от 22.01.2015 года под номером PPINT649/14, в которое вносились изменения в дополнительном соглашении об изменениях от 24 апреля 2017 года, на основании которого лицензиат использует объект права собственности в отношении определенных изделий по лицензии истца. В соответствии с лицензионным соглашением N 1212958 от 29.03.2018 г. лицензиат желает возобновить свою лицензию, первоначально предоставленную по соглашению N PPINT649/14, на использование объекта права собственности на территории в отношении лицензионных изделий, и истец согласился предоставить лицензиату лицензию на условиях настоящего соглашения. Оснований полагать, что предоставление неисключительной лицензии в предыдущий период осуществлялось на безвозмездной основе, - нет.

Иных доказательств стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака в материалах дела не имеется.

Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период действия указанного соглашения.

Истцом в материалы дела в подтверждение факта правонарушения и его длительности были представлены: товарная накладная от 09.08.2017 N 193, сертификат соответствия на продукцию ответчика со сроком действия с 06.07.2017 по 05.07.2020, каталог продукции ответчика, нотариальные протоколы осмотра доказательств (сайта ответчика) в сети Интернет 14.03.2018 и 10.10.2019, что свидетельствует об использовании ответчиком спорного обозначения, в период с июля 2017 по октябрь 2019 года, что превышает срок действия вышеупомянутого лицензионного договора.

Суд кассационной инстанции отметил, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Заключение лицензионного договора на непродолжительное время и для реализации "незначительной, пробной", по утверждению ответчика, партии товара, маркированного товарным знаком (объектом интеллектуальной собственности), очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом.

Вместе с тем, изложенное не означает, что судами при определении размера компенсации путем установления цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, не может учитываться установленная в представленном правообладателем лицензионном договоре продолжительность его действия и должна приниматься та продолжительность, которая предусмотрена лицензионным договором. Однако такая продолжительность не может быть определена ниже сложившегося в практике минимального срока, на который заключаются лицензионные договоры.

Выполняя указания кассационной инстанции, при оценке доказательств, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим ГК не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Если лицензионный договор заключен на срок, превышающий срок действия исключительного права, то это не влечет недействительности такого договора, а лишь сокращает срок его действия до срока действия исключительного права (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 по делу N А43-14067/2014).

Гражданский кодекс РФ также не запрещает заключение лицензионных договоров со сроком действия до окончания срока действия исключительного права. В случае заключения лицензионного договора, в котором условие о сроке определено как "до окончания срока действия исключительного права", продление в установленном законом порядке срока действия исключительного права влечет автоматическое продление лицензионного договора (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 по делу N А43-14067/2014; Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III "Общая часть обязательственного права" части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 ("Обеспечение исполнения обязательств"), утвержденная Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2015 N СП-23/24).

Как было указано выше, в рассматриваемом деле, срок действия исключительного права с 11.10.2013 по 11.10.2023. Лицензионно соглашение заключено на срок 24 месяца, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

С учетом изложенного, при расчете размера компенсации суд апелляционной инстанции исходит из полного срока лицензионного соглашения, на чем настаивал истец.

Оспаривая в ходе апелляционного производства размер подлежащей взысканию компенсации, ответчик указал на неправомерное определение обществом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака при сравнимых обстоятельствах, на разовый характер нарушения, а также на иные обстоятельства, являющиеся, по его мнению, основанием для снижения размера предъявленной ко взысканию компенсации. Вместе с тем, ответчик подтверждает факт производства спорной продукции, отрицая при новом рассмотрении дела лишь факт того, что правонарушение является длящимся.

Суд апелляционной инстанции из системного анализа содержания лицензионного соглашения N 1212958 от 29.03.2018 делает вывод о том, что предметом указанного соглашения комплект объектов исключительных прав, включая товарный знак N 1212958, стоимость предоставления за который составляет 15000 долларов США как минимальный гарантированный роялти. В соглашении отсутствует условие о разделении стоимости права использования товарного знака по видам продукции и территории распространения.

Как указано абз. 4 п. 40 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 N 10, если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере.

В соответствии с изложенной в постановлении СИП от 26.05.2020 по делу N А05-10211/2018 правовой позицией, минимальное вознаграждение, не подлежащее перерасчету и возврату вне зависимости от того, реализуется ли продукция на указанную сумму и/или договор будет расторгнут по инициативе одной из сторон, может рассматриваться как плата и при однократном использовании.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях СИП от 25.12.2019 по делу N А67-1980/2019, от 09.10.2019 по делу N А13-15639/2018, от 23.09.2019 по делу N А28-9146/2018, от 16.08.2019 по делу N А28-9231/2018, от 12.07.2019 по делу N А05-10589/2018 и от 04.07.2019 по делу N А05-10211/2018.

Фиксированное вознаграждение не зависит от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности (постановления СИП от 09.10.2020 по делу N А03-9630/2019, от 09.10.2020 по делу N А03-19/2020).

Таким образом, предоставленный истцом договор является надлежащим обоснованием двукратной стоимости использования права.

Следовательно, исходя из п. 40 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 N 10 и п. 5 ст. 1235 ГК указанная в договоре невозвратная сумма в 1 5000 долларов США является стоимостью предоставления права использования товарного знака N 1212958 и составляет 15 000 долларов США, а размер компенсации двукратный размер, что составляет 30 000 долларов США.

Вопреки доводам апеллянта, каких-либо доказательств несоответствия стоимости представленного в материалы дела лицензионного договора средней рыночной стоимости которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака в отрасли производства кондитерских изделий и сложившего оборота в этой сфере, в материалах дела не имеется.

Судебная коллегия апелляционной инстанции отклоняет довод подателя апелляционной жалобы о необходимости представления истцом доказательств исполнения лицензионного соглашения в силу следующего.

Необходимо отметить, что ни закон, ни его разъяснения не возлагают на истца обязанности представлять документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности в рамках лицензионного договора. Отсутствие такой обязанности связано с тем, что использование товарного знака в рамках заключенного лицензионного договора не имеет правового значения, так как по лицензионному договору за фиксированную плату предоставляется право использования товарного знака. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2019 N С01-938/2019 по делу N А57-15972/2018). Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2018 по делу N А70-16361/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в определении Верховного Суда Российской федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 по делу N А36-16236/2017.

Оценив в совокупности приведенные сторонами доводы и представленные доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о правомерности заявленных требований, и несостоятельности доводов апелляционной жалобы.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что апелляционная жалоба содержит доводы, не опровергающие выводы суда первой инстанции, доводы жалобы направлены на их переоценку с целью установления иных обстоятельств, которые опровергаются материалами дела. В этой связи, учитывая отсутствие нарушений, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта по статье 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определение Арбитражного суда первой инстанции является законным и обоснованным. При указанных обстоятельствах апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Приложенные к апелляционной жалобе дополнительные документы: акт утилизации, справка от 10.09.2020, справка от 09.09.2020, расшифровка продаж за январь 2017 года - октябрь 2020 года, - подлежат возвращению истцу, поскольку действия стороны по сбору новых доказательств после вынесения обжалуемого решения не отвечают принципам равноправия сторон и состязательности арбитражного процесса. Приобщение к материалам дела дополнительных доказательств и их оценка на стадии рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции не соответствует положениям части 2 статьи 268 АПК РФ.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 ноября 2020 года по делу N А72-7758/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью кондитерская фабрика "Семеновна" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.Э. Ануфриева

Судьи

Е.В. Коршикова С.Ш. Романенко