Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2021 г. N 09АП-65876/20 по делу N А40-54303/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 мая 2021 г. N С01-596/2021 по делу N А40-54303/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

04 февраля 2021 г.

Дело N А40-54303/20

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 февраля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Т.В. Захаровой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М.Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Савина Д.И. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 ноября 2020 года по делу N А40-54303/20, принятое судьей Киселевой Е.Н., по иску ИП Савина Д.И. к ООО "СИСТЕМА" о признании,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Михальченко В.И. по доверенности от 24.03.2020 (до перерыва), Стрелков Р.В. по доверенности от 26.01.2021 (после перерыва)

от ответчика: Овчинников В.К. по доверенности от 30.06.2020, Петлюк В.А. ген. директор приказ N 1 от 26.07.2016

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Савин Денис Игоревич обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Система" о признании Лицензионного договора N 326-923 от 22 октября 2019 года, заключенный между Индивидуальным предпринимателем Савиным Денисом Игоревичем ИНН 771591336680 ОГРНИП: 319774600599275 и Обществом с ограниченной ответственностью "Система" ИНН 7714398284 ОГРН 1167746702100 недействительным и применить последствия недействительности сделки, взыскании денежных средств в качестве возврата полученного по недействительному договору в сумме 499 000,00 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 12 239,97 руб., расходов на оплату услуг представителя в сумме 90 000,00 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06 ноября 2020 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, считает, что решение суда незаконно и необоснованно.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

22.10.2019 между ООО "Система" (Лицензиар) и ИП Савиным Д.И. (Лицензиат) был заключен лицензионный договор N 326-923 (далее - договор), в соответствии с условиями которого Лицензиар предоставляет на срок действия договора Лицензию на право использования коммерческого обозначения "Coffee in" и ноу-хау Лицензиара на определенной сторонами территории (далее - Лицензия).

В пункте 1 договора определены термины, используемые в договоре, в том числе:

- Коммерческое обозначение "Coffee in" - коммерческое обозначение, являющееся интеллектуальной собственностью Лицензиара, право на использование которого предоставляется Лицензиату;

- Ноу-хау - принадлежащие Лицензиару сведения любого характера, которые имеют действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Лицензиаром введен режим коммерческой тайны по предмету лицензии;

- Франшизный пакет - сведения, составляющие ноу-хау и передаваемые Лицензиату на основании бумажных, магнитных или электронных носителях, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг, определенных договором.

Лицензия передаваемая по договору не является исключительной (п. 2.2 договора).

Согласно п 2.3. договора, лицензиат вправе использовать ноу-хау для оказания услуг общественного питания в следующих пределах:

- для обеспечения процесса полноценного открытия Предприятия и обеспечения соответствия Предприятия требованиям комплекса исключительных прав;

- для обеспечения процесса полноценного функционирования Предприятия как места предоставления услуг общественного питания.

В соответствии с п. 2.4. договора, территорией для целей договора признается: Москва и Московская область.

В соответствии с п. 2.9. договора, доступ к Франшизному пакету передается Лицензиаром Лицензиату по акту приема-передачи не позднее трех календарных дней с момента поступления паушального взноса на расчетный счет Лицензиара.

Экономическая модель Предприятия является неотъемлемой частью договора (п. 2.10.1 договора)

В соответствии с п. 2.11.1 договора, Лицензиар обязуется обеспечить запуск Предприятия (начало деятельности Предприятия) в течение 2-х месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.

Частью 3 договора определены цена договора и порядок расчетов.

За предоставление права пользования ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару денежное вознаграждение в порядке и на условиях, определенных настоящим разделом.

Вознаграждение Лицензиара состоит из единовременного фиксированного платежа (паушального взноса) за предоставление права использования ноу-хау.

Размер паушального взноса по договору составляет 499 000 руб. и подлежит перечислению в момент подписания договора.

Указанная сумма включает в себя:

- плату за предоставление права на использование Коммерческого обозначения "Coffee in" в размере 5 000 руб.;

- плату за предоставление права использования ноу-хау и иных благ, перечисленных в п. 2.1 (с учетом положений пункта 2.11.1.) договора благ (за исключением указанных в предыдущем абзаце), принадлежащих Лицензиару, в размере 494 000 руб.

В соответствии с п. 15.1. договора, договор заключен сторонами сроком на 12 месяцев и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

В обоснование заявленных требований истец указывает следующее.

В соответствии с условиями договора, Предпринимателем на счет Общества платежным поручением N 1 от 24.10.2012 была перечислена сумма паушального взноса в размере 499 000 руб.

Согласно условиями п. 2.11.1 договора и приложения N 3 к договору, Лицензиар обязался предоставить Лицензиату:

- поиск и аналитику по доступным локациям и зонам;

- утверждение экономической модели;

- юридическое сопровождение сделки по аренде;

- проектирование предприятия;

- подбор поставщиков оборудования; подрядчиков на проведение строительно-монтажных работ;

- контроль строительства и приемку предприятия;

- поиск и подбор персонала; обучение персонала;

- маркетинговую поддержку;

- систему заказов и логистику;

- обучение партнера, доступ к базе знаний;

- операционную поддержку после открытия.

Однако, по утверждению Предпринимателя, до настоящего времени Обществом не исполнен ни один из пунктов Франшизного пакета.

25.02.2020 Предпринимателем в адрес Общества была направлена досудебная претензия, ответ на которую не поступил.

В соответствии со ст.ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Ссылаясь на п. 5 ст. 1539 ГК РФ, согласно которому правообладатель может предоставить другому-лицу право использования своего обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды (статья 656 ГК РФ) или договором коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), а также полагая, что правообладатель исключительного права на обозначение может передать право на его использование другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии, Предприниматель ссылается на не заключение таких договоров между сторонами, более того, по утверждению истца, ответчик не является правообладателем исключительного права на коммерческое обозначение "Coffee in" ввиду того, что оно не используется для индивидуализации его предприятия и не является известным в пределах определенной территории.

Кроме того, как указывает Предприниматель, приложение N 3 к договору и указанный в нем перечень, содержащий Секрет производства, а также документация, содержащаяся в электронном письме от 25.10.2019, на которую ссылалось Общество, не отвечает признакам, установленным для ноу-хау. Так, деловая документация (фирменный бланк, визитка, фирменная папка, бейдж, бонусная карта, анкеты для собеседований, регламент по установке вывески, регламент по замеру трафика (для бренда "Coffee like") или технология открытия и функционирования кофейни (документация для открытия организации, нормативные документы, трудовые договоры и т.д.) действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам не имеют, поскольку являются общеизвестными сведениями и доступны третьим лицам на законных основаниях.

По мнению истца, указанные обстоятельства, учитывая, что на момент подписания договора Общество не являлось правообладателем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и, следовательно, не имело права предоставлять право на их использование иным лицам, а также, что Общество при заключении договора умолчало об обстоятельствах, располагая которыми, Предприниматель не заключил бы спорный договор, с очевидностью свидетельствует о наличии признаков сделки, совершенной под влиянием заблуждения в отношении заключенного сторонами договора, в связи с чем, к ней применяются правила, предусмотренные статьей 167 ГК РФ и ответчик обязан возвратить истцу все полученное по сделке.

Как считает истец, при указанных обстоятельствах договор является ничтожной сделкой, совершенной под заблуждением, нарушает права и законные интересы истца и влечет неблагоприятные для него последствия.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ установлено, что правообладателю принадлежит право использования коммерческого обозначения в качестве средства принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на их товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия известным в пределах определенной территории.

Доводы заявителя апелляционной жалобы подлежат отклонению.

В соответствии с п. 9.2.2. Договора Лицензиар гарантирует коммерческую применимость передаваемых исключительных прав в предпринимательской деятельности Лицензиата, а также экономическую ценность указанных исключительных прав при условии соблюдения Лицензиатом всех обязательных требований и условий, которые содержатся в передаваемых материалах.

По вопросу об отсутствии действительной или потенциальной коммерческой ценности у переданных сведений в силу их общеизвестности и доступности третьим лицам.

Коммерческая применимость и экономическая ценность Ноу-хау заключаются в т.ч. следующем. Ответчиком на основе собственного опыта ведения предпринимательской деятельности, собственных методик ведения бизнеса, собрана и обобщена совокупность информации по организации и ведению предпринимательской деятельности в определенном направлении, обобщены методы ведения бизнеса и создана собственная бизнес-модель. Эта информация имеет исключительное значение для извлечения прибыли и при её отсутствии извлечение прибыли будет существенно затруднено. Коммерческая ценность Базы знаний и Ноу-хау состоит также в том, что использование Базы знаний и внедрение ноу-хау позволяет формализовать основные бизнес-процессы, ввести типовые операции, сократить издержки производства, установить четкую систему оценки количества и качества деятельности персонала.

Весь объем информации, документов, наработок, ноу-хау, переданный Ответчиком и принятый Истцом по акту приема-передачи, представляют коммерческую ценность, являясь систематизированным комплектом документов по осуществлению предпринимательской деятельности, учитывающим наработанный Ответчиком в этой деятельности опыт.

Указанные документы не только были приняты Истцом без замечаний, без возражений и претензий относительно их ценности, претензии относительно их ценности не высказывались Истцом и до рассмотрения дела в суде.

Факт заключения лицензионного договора, а также факт того, что истцом по договору были переданы ответчику документация и коммерческая информация, составляющая секрет производства (ноу-хау), подтверждается материалами дела: между сторонами без замечаний и возражений подписан акт приема-передачи документов и информации к Лицензионному договору. Таким образом, истцом фактически приняты и потреблены услуги, оказанные ответчиком в рамках лицензионного договора. Договор от 10.02.2017 N 1/ДП/2017 сторонами подписан без замечаний и разногласий, соответственно, истец принял на себя, в том числе и обязательства, согласованные сторонами в рамках данного договора.

Информация, составляющая ноу-хау, является строго конфиденциальной. Ответчик принимает все необходимые меры для соблюдения конфиденциальности ноу-хау: информация, составляющая ноу-хау расположена в закрытом доступе.

Стороны согласовали положения о конфиденциальности переданной в связи с исполнением Договора информации (раздел 8 Договора).

Подписав Договор, стороны признали особую важность и значимость информации, получаемой и передаваемой в связи с исполнением Договора (п. 8.1. Договора).

При подписании Договора Истец возражений относительно коммерческой и (или) потенциальной ценности предоставляемой информации не заявлял.

Кроме того, как следует из Акта приема-передачи, Истец принял в пользование принадлежащий Ответчику комплекс прав, включающий ноу-хау Лицензиара, в отсутствие каких-либо нареканий относительно коммерческой ценности и утраты конфиденциальности соответствующих сведений.

Доступ к ноу-хау Лицензиара был предоставлен Лицензиату после заключения Договора и оплаты паушального взноса путем передачи доступа к информации и материалам, составляющих ноу-хау, на электронную почту Лицензиата, указанную в реквизитах к Договору, к которой есть доступ только у Лицензиата. То есть Лицензиар не размещал указанные сведения в свободном доступе, предпринял меры по исключению доступа к ноу-хау третьих лиц. Нахождение информации, составляющей ноу-хау в свободном доступе Истцом не доказано.

Приложенные к апелляционной жалобе скриншоты не подтверждают общеизвестности информации, переданной в качестве ноу-хау ввиду следующего:

- качество представленных скриншотов не позволяет достоверно установить дату их создания, а также дату размещения материалов в сети Интернет;

- ноу-хау, переданное Истцу, носит комплексный характер, представляет собой компиляцию сведений различного характера, которые позиционируются как ноу-хау именно в системе, а не каждое по-отдельности. Следовательно, даже если Истцом будет доказано размещение в сети Интернет отдельной незначительной составляющей ноу-хау, из этого не следует вывод об общедоступности ноу-хау в целом. Равно не следует вывод и об отсутствии коммерческой ценности у ноу-хау в целом. Положениями действующего законодательства не предусмотрено, что каждая из составляющих ноу-хау должна в отдельности обладать признаками ноу-хау (неизвестность третьим лицам, коммерческая применимость). Общеизвестность каждой из составляющих ноу-хау Истцом не доказана.

По вопросу об отсутствии у Ответчика авторских прав на дизайнерские произведения.

Обладателю исключительного права на ноу-хау не требуется одновременно обладать авторским правом на составляющие ноу-хау. Истцом не указаны нормы права, на основании которых Ответчик должен доказать наличие у него авторских прав на одну из составляющих ноу-хау, чтобы подтвердить правомерность распоряжения таким ноу-хау.

В то же время Ответчик обладает исключительными правами на ноу-хау как на результат интеллектуальной деятельности, в связи с чем вправе передавать право его использования иным лицам.

Касаемо вопроса о необходимости постановки сведений, составляющих ноу-хау на бухгалтерский учет.

Как указывалось Ответчиком в дополнительных пояснениях по делу, а также как было указано в Решении, факт постановки ноу-хау на бухгалтерский учет не влияет ни на коммерческую ценность сведений, ни на факт правовой охраны таких сведений - вопросы бухгалтерского учета носят производный характер, а факт постановки на учет не является правообразующим в смысле гражданского права.

Истцом приведены положения нормативных актов в сфере бухгалтерского учета, регламентирующие вопросы учета результатов интеллектуальной деятельности. В то же время ни из одной из приведенных Истцом норм невозможно сделать вывод о том, что лицо, не поставившее ноу-хау на бухгалтерский учет должным образом, лишается гражданских прав в отношении такого ноу-хау.

Следовательно, вопрос о постановке Ответчиком ноу-хау на бухгалтерский учет не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора ввиду того, что вопросы бухгалтерского учета носят производный характер, а факт постановки на учет не является правообразующим в смысле гражданского права.

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении Договора.

Воля Истца на заключение именно Лицензионного Договора на согласованных сторонами условиях была явно выражена, при этом при подписании Договора Истец не направлял протоколов разногласий, каких-либо возражений Ответчику относительно формы и содержания Лицензионного Договора. Заявление Истца о недействительности Договора не имеет правового значения, так как поведение Истца давало Ответчику основания полагаться на действительность сделки, соответственно, подлежит применению эстоппель (пункт 3 статья 432 ГК РФ).

В исковом заявлении Истец ссылался на недействительность всего Договора ввиду того, что право на коммерческое обозначение не может быть передано по лицензионному Договору, при этом Истец сам указывал на то, что в соответствии с п.2.1. Договора Истцу было предоставлено не только право использования коммерческого обозначения, но и право использования ноу-хау.

Ответчик надлежащим образом исполнил предусмотренные Договором обязанности. При этом после получения Истцом права использования коммерческого обозначения и права использования ноу-хау ничто не препятствовало Истцу открыть предприятие с использованием переданных ему по Договору прав. Об отсутствии у ноу-хау Лицензиара коммерческой ценности Истец заявил спустя более 4 (четырех) месяцев после получения ноу-хау по акту приема-передачи и использования ноу-хау в своей коммерческой деятельности.

Истец принял надлежащее исполнение Ответчика по Договору, что подтверждается Приложением N 1 к Договору, актом приема-передачи информации, составляющей ноу-хау (Приложение N 2 к Договору), а также электронной перепиской, при этом у Истца была возможность открыть предприятие с использованием полученного права на использование коммерческого обозначения и ноу-хау Ответчика, Ответчик данной возможности не препятствовал.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 ноября 2020 года по делу N А40-54303/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Т.В. Захарова А.И. Трубицын