Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2021 г. N 06АП-9/21

г. Хабаровск

12 февраля 2021 г.

А73-8985/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 февраля 2021 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Дроздовой В.Г.

судей Волковой М.О., Иноземцева И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалдуга И. В.

при участии в заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью "Пет Ритейл", ОГРН 1107746270653: Полозов Д.А., представитель по доверенности от 18.08.2020 N 106/20;

от индивидуального предпринимателя Кобец Радия Валерьевича, ОГРНИП 305272323000029: Баранова К.С., представитель по доверенности от 15.08.2020 N 27АА 1546778,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Пет Ритейл"

на решение от 08.12.2020

по делу N А73-8985/2020

Арбитражного суда Хабаровского края

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Пет Ритейл"

к индивидуальному предпринимателю Кобец Радию Валерьевичу

о пресечении действий, аннулировании доменного имени, аннулировании регистрации сайта, запрете ответчику использовать словесное обозначение, изъятии из оборота и уничтожении средств, предназначенных для использования товарного знака "Бетховен", взыскании 2 000 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Общество с ограниченной ответственностью "Пет Ритейл" (далее - истец, ООО "Пет Ритейл", общество) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кобец Радию Валерьевичу (далее - ответчик, ИП Кобец Р.В., предприниматель) с требованиями, с учетом уточнения в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязать ответчика пресечь действия, нарушающие права истца на товарные знаки и выражающиеся в незаконном использовании доменного имени, а именно:

- аннулировать регистрацию доменного имени @beethovenvet.ru;

- аннулировать регистрацию сайта http://bethovenvet.ru/;

- запретить использовать ответчику в интернет-рекламе словесное обозначение "Бетховен" в коммерческой деятельности, с учетом использования документооборота, в рекламных (бумажных и/или электронных) акциях;

- изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика рекламную продукцию, стенды, вывески, содержащую изображение товарного знака "Бетховен", а также орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак "Бетховен";

- взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 475942 в сумме 500 000 руб., N 693510 в сумме 500 000 руб., N 417913 в сумме 500 000 руб., N 441108 в сумме 500 000 руб.

Судом первой инстанции по ходатайству ответчика опрошены свидетели Сироткина Марина Ивановна, Чижова Галина Всеволодовна.

Решением суда от 08.12.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

ООО "Пет Ритейл" в апелляционной жалобе просит решение отменить, принять новый судебный акт. Указывает, что первый магазин "Бетховен" открылся в 1993 году и право пользования товарными знаками "Бетховен" было у юридических лиц ООО "АСБ М", ООО "Магбел", ООО "ВестАвто", учредителем всех названных юридических лиц была компания с ограниченной ответственностью "Пэт ритейл сиайэс лимитед", в момент создания ООО "Пет Ритейл" 08.04.2010 учредителем истца была компания с ограниченной ответственностью "Пэт ритейл сиайэс лимитед", при этом ООО "Пет Ритейл" стало исполнительным органом обществ "АСБ М", "Магбел", "ВестАвто".

По мнению заявителя апелляционной жалобы, ООО "Пет Ритейл" свой первый зоосалон и магазин товаров для животных по адресу г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д. 18, к.1 открыло в 1999 году, в подтверждение чего истец предоставил фото журнала 199 года выпуска за сентябрь и октябрь.

Указывает, что истец в ноябре 2002 года отправил по факсу одному из клиентов листовку (купон) со скидкой на покупку товаров, предоставляемых зоосалоном по адресу г. Москва, ул. Люблинская, дом 165. Сеть зоосалонов "Бетховен" является одной из крупнейших сетей Российской Федерации по продаже товаров для домашних животных и самой широкой сетью ветеринарных аптек, насчитывающей 92 магазина в Москве, 13 магазинов в Московской области и в крупнейших городах России.

По приведенным основаниям заявитель утверждает, что ООО "Пет Ритейл" является правообладателем товарного знака, ранее, чем открыл свои магазины ответчик (в 2005 году).

Сообщает, что словесный элемент товарных знаков N N 475942, 693510, 417913,441108 и словесный элемент, используемый ответчиком, состоят из одного слова "Бетховен" и выполнены буквами русского алфавита. Ответчик использует в своем фирменном наименовании обозначение "Бетховен" в отношении видов деятельности, которые однородны с видами деятельности истца, товарам и услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки, что способно ввести в заблуждение относительно принадлежности зоосалонов "Бетховен" ответчика к сети магазинов "Бетховен" истца.

К апелляционной жалобе истцом приложены дополнительные доказательства.

ИП Кобец Р.В. представил отзыв на апелляционную жалобу с возражениями.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного заседания, поскольку не ознакомлен с отзывом на апелляционную жалобу; поддержал доводы апелляционной жалобы, просил приобщить доказательства к материалам дела.

Представитель ответчика огласил отзыв на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения, возражал против ходатайств, заявленных представителем истца.

Шестой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о приобщении к материалам дела доказательств в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Судом отказано в удовлетворении ходатайства общества об отложении судебного разбирательства, поскольку не установлены основания, предусмотренные статьей 158 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Установлено, что ООО "Пет Ритейл" принадлежит исключительное право на товарные знаки со словесным обозначением "Бетховен", что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (знакио бслуживания):

- N 475942 "Бетховен" цвета: белый, красный, бирюзовый, черный, серый, зарегистрирован 03.12.2012 в Государственном реестре товарных знаков. Указанное свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак и приоритет товарного знака с 29.07.2011 по 29.07.2021 для 18,31,35,44 классов Международной классификации товаров и услуг;

- N 693510 "Бетховен" цвета: белый, красный, бирюзовый, зарегистрирован 23.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков. Указанное свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак и приоритет товарного знака с 25.07.2017 по 25.07.2027 для 03, 05, 19, 20, 21, 28, 44 классов Международной классификации товаров и услуг;

- N 441108 "Бетховен", цвета: бежевый, белый, коричневый, красный, серый, черный, зарегистрирован 15.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков. Указанное свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак и приоритет товарного знака с 22.09.2009 по 22.09.2019 для 35 класса Международной классификации товаров и услуг. Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 441108 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 22.09.2029;

- N 417913 "Бетховен", зарегистрирован 08.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков. Указанное свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак и приоритет товарного знака с 04.06.2007 по 05.03.2019 для 35 класса Международной классификации товаров и услуг. Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 417913 о государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, запись внесена 19.05.2011. Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 417913 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 05.03.2029.

ООО "Пет Ритейл" выявлен факт незаконного использования товарного знака ИП Кобец Р.В., выразившееся в использовании словесного обозначения "Бетховен", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем в адрес предпринимателя направлена претензия от 21.10.2019 N 215/1/19, с требованием удалить товарный знак "Бетховен" со всех материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика.

В ответ на претензию от 25.12.2019 ИП Кобец Р.В. отказался удовлетворить требования, поскольку наличие простого лингвистического сходства между словесными обозначениями с использованием общеизвестной фамилии и неохраняемым элементом товарного знака не является основанием для признания сходства до степени смешения.

Ссылаясь на приведенные обстоятельства, ООО "Пет Ритейл" обратилось в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции верно применил следующие нормы права.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, частности товарные знаки.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ, На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Пунктом 1 статьи 1481 ГК РФ определено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ установлено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 488 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть отчуждено по договору, согласно которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктами 3-4 статьи 1515 ГК РФ определено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При исследовании представленных сторонами доказательств, суд установил, что согласно заключению патентного поверенного от 03.04.2020 по вопросу сходства элементов и обозначений, включенных в товарные знаки N N 417913, 441108, 475942, 693510, исключительные права на которые принадлежат ООО "Пет Ритейл", используемых ИП Кобец Р.В., сравниваемые обозначения можно с очевидностью признать сходными до степени смешения, поскольку они включают два основных компонента, а именно, основные индивидуализирующие элементы - словесный "БЕТХОВЕН" и изобразительный в виде собаки породы сенбернар. Значимость и влияние на восприятие рассматриваемых обозначений идентичное за счет сходства по фонетическому (звуковому), семантическому (смысловому) и графическому (визуальному) критериям. Дополнительные индивидуализирующие элементы в виде словесных элементов, либо изображений иных домашних животных, которые присутствуют в некоторых из 15 рассматриваемых обозначений, не являются акцентными и не оказывают существенного влияния на восприятие в целом, и не позволяют создать новый отличительный уровень обозначения. Сравниваемые обозначения сходны в высокой степени, и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на различие отдельных элементов. Вероятность смешения обозначений в сознании потребителя очень высока. Патентный поверенный указал, что образцы - фотоматериалы об использовании обозначений ИП Кобец Р.В. - являются сходными до степени смешения с комбинированными товарными знаками NN 417913, 441108, 475942, 693510. Представленные фотоматериалы включают информацию о предложении следующего перечня услуг: Ветеринарный центр; Весь спектр ветеринарных услуг; Ветеринарная аптека; Продажа кормов; Магазин зоотоваров; Согласно МКТУ, вышеуказанные услуги относятся к перечням 35 и 44 классов МКТУ. Услуги, указанные на фотоматериалах, являются однородными услугам 35 и 44 классов МКТУ товарных знаков NN 417913, 441108, 475942, 693510.

Ответчик представил в суд первой инстанции определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 19.01.2020, согласно которому используемое предпринимателем Кобец Р.В. изображение не схоже с товарным знаком ООО "Пет Ритейл". Несмотря на то, что в используемом предпринимателем Кобец Р.В. обозначении имеется слово "БЕТХОВЕН", совпадающее с товарным знаком общества "Пет Ритейл" по фонетическому признаку, предприниматель использует просто общеизвестную фамилию композитора, которая выглядит как обычное выполненное заглавными латинскими буквами, взятыми в кавычки, словесное изображение, имеющее дополнительные слова или изображения иных элементов, которые не совпадают с изображением общества. Кобец Р.В. использует обозначение "БЕТХОВЕН" в сочетании с другими словами - Ветеринарный центр "БЕТХОВЕН", ветеринарная клиника "БЕТХОВЕН", Центр здоровья животных "БЕТХОВЕН", "БЕТХОВЕН" зоомагазин. Также на вывесках, размешенных на фасадах зданий, перечисленных в заявлении ООО "Пет Ритейл"" и в объявлениях размешенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вместе с словосочетаниями, содержащими обозначение "БЕТХОВЕН", размещено изображение (фотография) собаки породы сенбернар. Спорное словесное изображение предпринимателя Кобец Р.В. отличается буквами но размеру, типу, цвету, шрифту от товарного знака ООО "Пет Ритейл". Из заявления ООО "Пет Ритейл" не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что товарный знак "Бетховен" активно используется Обществом, не представлено доказательств, что общество выпускает товар, в отношении которого товарный знак зарегистрирован с 2011 года, в то время как предприниматель Кобец Р.В. свои обозначения "Ветеринарный центр "БЕТХОВЕН" активно использует с 2005 года, предоставляя ветеринарные услуги по лечению животных.

Как следует из ответа Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю от 10.07.2020 N 4/7925, адресованного ООО "Пет Ритейл", несмотря на сходство до степени смешения коммерческого обозначения ветеринарных клиник и зоомагазинов "Бетховен", принадлежащих ИП Кобец Р.В., и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 475942, N 441108, N 693510, N 417913, правообладателем которых является ООО "Пет Ритейл", которые имеют более позднюю дату приоритета, действия ИП Кобец Р.В. по осуществлению деятельности на территории г. Хабаровска под коммерческим обозначением "Бетховен" не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из оценки представленных сторонами доказательств в совокупности согласно статье 71 АПК РФ, суд первой инстанции установил, что ответчик в своей деятельности, в доменном имени @beethovenvet.ru, на сайте http://bethovenvet.ru/, использует обозначения, которые являются сходными до степени смешения с товарными знаками N 475942, N 441108, N 693510, N 417913.

Вместе с тем, судом установлено, что на октябрь 2006 года ИП Кобец Р.В. оказывал ветеринарные услуги в г. Хабаровске, используя коммерческое обозначение "Бетховен".

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРЮЛ), ООО "Пет Ритейл" зарегистрировано в качестве юридического лица 08.04.2010, права на товарные знаки зарегистрированы истцом: на N 475942 - 03.12.2012, на N 693510 - 23.01.2019, на N 441108 - 15.07.2011, на N 417913 - 08.09.2010, право на товарный знак от ООО "Компания "Зоомаркет" перешло истцу 19.05.2011.

Согласно объяснениям Терентьева Александра Викторовича, Макодзеба Aнатолия Mихайловича, полученных 23.01.2020 ОИАЗ УМВД России по г. Хабаровску в рамках проверки по жалобе ООО "Пет Ритейл", ответчик осуществлял ветеринарную деятельность, оказывая ветеринарные услуги с использованием товарного знака истца со словесным обозначением "Бетховен" как собственное наименование в ноябре 2009 года.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ООО "Пет Ритейл" с 1993 года и в 1999 году, в 2002 году использовало в своей деятельности товарный знак "Бетховен", отклонен апелляционным судом, поскольку истец зарегистрирован как юридическое лицо 08.04.2010 и не мог в 1993, 1999, 2020 годах использовать в своей деятельности указанное обозначение.

Ссылки истца на использование словесного обозначения "Бетховен" в деятельности ООО "АСБ М", ООО "Магбел", ООО "ВестАвто", компании с ограниченной ответственностью "Пэт ритейл сиайэс лимитед", не принимаются апелляционным судом, поскольку не доказано правопреемство в спорных правоотношениях к истцу.

Кроме того, обоснованно руководствуясь пунктом 2.11 Приказа Роспатента от 23.03.2001 N 39 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений", суд первой инстанции установил, что слово "Бетховен", используемое в товарном знаке ООО "Пет Ритейл", имеет признаки неохраняемого элемента товарного знака, так как слово "Бетховен" является общеизвестной фамилией. Множество зарегистрированных товарных знаков содержащих в той или иной форме слово "Бетховен", свидетельствует о неохраняемости данного элемента словесного обозначения.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы об обратном опровергаются материалами дела и не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Нормы материального и процессуального права применены судом верно, значимые обстоятельства установлены в полном объеме.

Судебные расходы, составляющие уплаченную государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы, отнесены на истца в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 08.12.2020 по делу N А73-8985/2020 оставить без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Г. Дроздова

Судьи

М.О. Волкова И.В. Иноземцев