Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2021 г. N 10АП-753/21 по делу N А41-19603/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2021 г. N С01-581/2021 по делу N А41-19603/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

17 февраля 2021 г.

Дело N А41-19603/20

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 февраля 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.,

судей Семушкиной В.Н., Погонцева М.И.,

при ведении протокола судебного заседания: Малофеевой Ю.В.,

при участии в заседании:

от ООО "БСП532" (ИНН 7729779116, ОГРН 1147746901103)- Кукуев С.Ю. представитель по доверенности от 08.05.20 г., Осипов М.Л. лично по паспорту,

от ЗАО "ФЕРМЕНТ" (ИНН 5001002948, ОГРН 102500515430) - Ефимова Е.Е. представитель по доверенности от 17.12.20 г.;

третье лицо - ООО "Вайлдберриз"- представитель не явился, извещен.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ" (ИНН:5001002948,ОГРН:1025000515430) на решение Арбитражного суда Московской области от 19 ноября 2020 года по делу N А41-19603/20,

по исковому заявлению ООО "БСП532" к ЗАО "ФЕРМЕНТ" о защите исключительных прав и взыскании компенсации, третье лицо - ООО "Вайлдберриз",

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БСП532" (далее - ООО "БСП532") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к ЗАО "ФЕРМЕНТ" (далее - ЗАО "ФЕРМЕНТ") с требованиями: обязать ЗАО "ФЕРМЕНТ" прекратить использование товарного знака N 594828 от 15.11.2016 г., выражающееся во введении без согласия правообладателя товаров в гражданский оборот на территории РФ; в указании товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара; в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе, в сети Интернет., о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 1 300 000 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 рублей и на оплату государственной пошлины - 32 000 рублей

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Вайлдберриз".

Решением Арбитражного суда Московской области от 19 ноября 2020 года по делу N А41-19603/20 заявленные требования удовлетворены в полном объеме. (т. 2 л.д. 218-225).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ЗАО "ФЕРМЕНТ" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить, вынести по делу новый судебный акт.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, сославшись на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Проверка обжалуемого решения в соответствии с пунктом 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" проводится арбитражным судом лишь в оспариваемой части.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, что ООО "БСП532" является правообладателем товарного знака " ", состоящего из графического изображения руки человека, оттеняющего профиль собаки и надписи "Корми правильно".

Товарный знак "Корми правильно" был зарегистрирован ООО "БСП532" в Роспатенте за N 594828 от 15.11.2016 и приоритетом использования с 19.11.2015 (том 1 л.д. 43).

Охрана товарного знака "Корми правильного" распространяется на товары нижеследующих классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): 31 - лакомства для собак; лакомства для домашних животных. 35 - автоматизированное ведение файлов, в том числе создание и поддержание сайтов в Интернет; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; административная деятельность в сфере бизнеса; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; ведение бухгалтерских книг; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация о деловой активности; информация статистическая; исследования в области деловых операций; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по управлению делами; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; обработка текста; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация для коммерческих или рекламных целей торговых ярмарок; оценка в области деловых операций; подготовка платежных документов; помощь по управлению делами, по разработке проектов, планов, составлению смет; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; почтовая рассылка рекламных материалов, проектов, брошюр; прокат оборудования и конторских машин; прокат офисного оборудования; представление оборудования для рекламы и роста сбыта товаров; проверка счетов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат оборудования для офисов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; рассылка почтовых рекламных материалов, проспектов, брошюр; реклама; реклама в газете; реклама телевизионная; реклама в сети Интернет; репродуцирование документов; сбыт товара через посредников; систематизация информации в машинных базах данных; составление отчетов о состоянии счетов; сбор информации в машинных базах данных; составление налоговых деклараций; составление с помощью компьютеров планов и отчетов; составление отчетов о состоянии счета; службы телефонных ответчиков; услуги и предоставление сотрудников для рекламы или роста сбыта товаров; услуги в области общественных отношений; экспертиза в области деловых операций; копирование с использованием копировальной техники; фотокопирование; распространение рекламных и коммерческих материалов, в том числе с использованием компьютеров, размещение и предоставление рекламной и коммерческой информации и компьютерного поиска; продажа товаров 31 класса.

Факт использования товарного знака в деятельности ООО "БСП532" подтверждается фотографиями ассортимента, маркированного товарным знаком; упаковкой лакомств для собак, маркированного товарным знаком; упаковкой корма, маркированного товарным знаком; копиями товарных накладных о поставке товара, скриншотом страницы социальной сети (том 2 л.д. 118-152).

ЗАО "ФЕРМЕНТ" является производителем корма для непродуктивных животных "Мастер-шеф".

В июле 2017 года и 27 марта 2018 года ответчиком были получены декларации о соответствии выпускаемой продукции ветеринарно-санитарным нормам и требованиям к качеству кормов для животных (регистрационные номера РОСС RU.АЮ85.Д от 07.2017 и РОСС RU.АЮ85.Д39342 от 27.03.2018) (том 2 л.д. 69-70). В целях индивидуализации корма для непродуктивных животных "Мастер-шеф", ЗАО "ФЕРМЕНТ" использует следующее обозначение:- "изображение руки, оттеняющее профиль собаки").

Обращаясь с иском в суд, истец указал, что ООО "БСП532" установило факт распространения ЗАО "ФЕРМЕНТ" товаров собственного производства с изображением руки, оттеняющего профиль собаки, в сети Интернет (в том числе на сайте https://www.wildberries.ru, администратором которого является третье лицо ООО "Вайлдберриз"; в обоснование представлены скриншоты страниц сайта https://www.wildberries.ru (том 1 л.д. 45-47), на сайте https://mashef.ru (том 2 л.д. 144), в социальной сети "Instagram" (master_sheff, том 2 л.д. 145), "Вконтакте" (mashefru, том 2 л.д. 146), в видео на хостинге "Youtube" (в обоснование представлена копия стоп-кадра рекламного анимированного ролика с названием "Лакомства для животных "Мастер-шеф" из оленины" - том 2 л.д. 146).

По мнению истца, действия ЗАО "ФЕРМЕНТ" по продаже товара для непродуктивных животных (включал собак), идентифицированного посредством указания на упаковке изображения руки, оттеняющей профиль собаки, на вышеуказанных сайтах и действия ЗАО "ФЕРМЕНТ" по продвижению собственной продукции для непродуктивных животных (включал собак), посредством использования в графическом интерфейсе сайта https://mashef.ru, в интерфейсе оформления социальных сетей "Instagram", "Вконтакте", в анимации ролика с названием "Лакомства для животных "Мастер-шеф" из оленины" на канале "Фермент Фермент" на видео хостинге "Youtube" изображения руки, оттеняющей профиль собаки, являются формой использования товарного знака по виду деятельности, включенному в МКТУ N 35.

Указанные действия недопустимы без согласия правообладателя товарного знака - ООО "БСП532" - и оформления юридических отношений между сторонами.

В связи с тем, что в рамках претензионного порядка урегулирования спора ответчик требования истца о прекращении нарушения и выплате правообладателю компенсации не удовлетворил, истец обратился в суд с исковым заявлением.

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения исключительного права действиями ответчика.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ответчик указывает, что суд не обосновано взыскал компенсацию в указанном размере.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

Согласно п.2 ст.1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Пунктом 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем 14 100001544_10266494 или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

В обоснование размера требуемой компенсации истец ссылался на понесённые им расходы на продвижение своего товарного знака в сети "Интернет" в размере 1 300 000 рублей, представил товарные накладные, акты, счета (том 1 л.д. 114-150, том 2 л.д. 1-12) - первичные учётные документы о расходах на рекламу товарного знака

Учитывая предмет исковых требований, характер правонарушения, его продолжительность (срок незаконного использования), что следует из материалов дела и отражено в Решении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу N СИП-308/2020 (стр. 11 и ст. 12 судебного акта - товарные накладные ЗАО "ФЕРМЕНТ" на поставку легких, печени, калтыка, трахеи и мясной обрези оленя от 14.02.2019 N 17, от 27.02.2018 N 51, от 27.02.2018 N 50, от 22.02.2018 N 49; акты ЗАО "ФЕРМЕНТ" оприходования готовой продукции и списания сырья и вспомогательных материалов от 03.01.2020 и от 09.01.2020), что свидетельствует о продолжительном нарушении ответчиком исключительного права истца до момента получения от истца досудебной претензии.

Кроме того, при использовании в расчёте минимального размера суммы компенсации (10 000 руб. за нарушение) и количества реализованной ответчиком продукции - 690 шт. (согласно товарным накладным ответчика N 3 от 15.11.2019, N 4 от 27.11.2019, N 5 от 04.12.2019, N6 от 17.12.2019) - с обозначением, схожим до степени смешения с товарным знаком истца, сумма компенсации (6 900 000 руб.) будет значительно превышать заявленной к взысканию истцом компенсации.

Таким образом, суд считает заявленную сумму компенсации разумной, обоснованной истцом представленными в материалы дела затратами на рекламу товара.

Доводы изложенные в апелляционной жалобе отклоняются по следующим основаниям.

В абзаце третьем пункта 65 данного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации указывается, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

Согласно п. 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн. руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения.

Действующим законодательством предусмотрено взыскание компенсации за каждый случай нарушения исключительного права.

В рассматриваемом случае незаконное использование товарных знаков выразилось не в разовой единовременной продаже продукции.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 19 ноября 2020 года по делу N А41-19603/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

М.И. Погонцев В.Н. Семушкина