Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2021 г. N 09АП-2238/21 по делу N А40-59690/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2021 г. N С01-606/2021 по делу N А40-59690/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

26 февраля 2021 г.

Дело N А40-59690/20

Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В.Захаровой,

судей А.И.Трубицына, О.Н.Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Акционерного общества "Акконд" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 декабря 2020 года по делу N А40-59690/20, принятое судьей Киселевой Е.Н.,

по исковому заявлению Акционерного общества "Акконд" (ОГРН: 1022100967217, ИНН: 2126000147)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Заинский крекер" (ОГРН: 1127746729978, ИНН: 7735588046)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "ПродСервисПак" (ОГРН: 1147748029758, ИНН: 7743950414)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: Байкова Е.А. по доверенности от 15.10.2019, Туленинов А.Н. по доверенности от 15.10.2019

от третьего лица: извещен, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Акконд" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Заинский крекер" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав АО "Акконд" на товарные знаки N N 290991; 512186; 573760 в размере двукратной стоимости контрафактного товара "Птица щедрая", поставленного ответчиком в торговую сеть "ЭССЕН", в размере 904 558 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2020 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "ПродСервисПак"

Решением от 11 декабря 2020 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования оставил без удовлетворения.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Истец и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена без их участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем комбинированных товарных знаков "Птица дивная", а именно: N N 207272; 290991, 512186 и 573760.

В обоснование своих требований истец указал, что при мониторинге рынка кондитерских изделий обнаружено, что ответчик в нарушение законодательства производит и реализует продукцию - конфеты "Птица щедрая", сходные до степени смешения с производимыми истцом конфетами "Птица дивная".

В связи с указанным, 02 апреля 2018 года истец направил жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан с требованием устранить нарушения закона "О защите конкуренции" со стороны ответчика, выразившееся в производстве и введении в оборот контрафактной продукции.

26 декабря 2018 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан вынесло решение, которым признало действия ответчика, выразившиеся в незаконном использовании этикетки (упаковки) конфет "Птица щедрая", сходных до степени смешения с этикеткой (упаковкой) конфет "Птица дивная", принадлежащей АО "АККОНД", актом недобросовестной конкуренции, запрещенным ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции", выдало ответчику предписание о прекращении нарушения ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции", а именно: не осуществлять реализацию и введение в оборот кондитерской продукции с этикеткой (упаковкой) конфет "Птица щедрая", сходного до степени смешения с этикеткой (упаковкой) конфет "Птица дивная", принадлежащей АО "АККОНД".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу N А65-11571/2019 от 24 июня 2019 года решение УФАС по Республике Татарстан оставлено в силе. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2019 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 июня 2019 года по делу N А65-11571/2019 оставлено без изменения.

Истец также указал, что это не единичный случай нарушения ответчиком интеллектуальных прав истца.

Так, решением УФАС по Республике Татарстан от 04 мая 2011 года по делу N АБ-08/4652 действия ответчика по производству и реализации конфет в форме грибочков под названием "Волшебный лес", сходные до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком в форме грибочков, признаны нарушающими п. 4 части 1 статьи 14 ФЗ "О защите конкуренции", ответчику было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе антимонопольного расследования, проводимого УФАС по Республике Татарстан по заявлению правообладателя АО "АККОНД", антимонопольным органом было выявлено, что ответчик поставлял продукцию собственного производства "Птица щедрая", упаковка которой схожа до степени смешения с упаковкой продукции АО "АККОНД" "Птица дивная" и принадлежащими ему выше указанными товарными знаками, в том числе и в торговую сеть ЭССЕН.

ООО "ЭССЕН Логистик" предоставило в материалы антимонопольного дела N 08- 115/2018 справку N 94 от 18 сентября 2018 года о размерах поставленной ответчиком контрафактной продукции и копии товарных накладных.

Согласно указанной справке общий объем поставки конфет "Птица щедрая" в торговую сеть "ЭССЕН" через официального дистрибьютора ответчика ООО "ТД "Топ Кондитер" за период с мая 2017 года по июнь 2018 года составил 6 161 шт., из которых: а) объем реализованных конфет "Птица щедрая" через торговую сеть "ЭССЕН" - 3 271 шт. Сумма выручки от реализации указанных конфет - 382 914 руб. 96 коп.

б) перепродажа конфет "Птица щедрая" в ООО "ТД "Камилла" в количестве 2 709 шт.

Сумма выручки от реализации конфет - 282 492 руб. 35 коп.

Согласно товарным накладным поставка производилась по цене 73 руб. 41 коп. за единицу товара.

Таким образом, ответчиком в торговую сеть "ЭССЕН" было поставлено конфет "Птица щедрая" в количестве 6 161 шт. на общую сумму 452 279 руб. 01 коп. (6 161 шт. х 73 руб. 41 коп.).

26 марта 2019 года в адрес ответчика была предъявлена претензия о выплате денежной компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак "Птица дивная" в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 904 558 руб. 02 коп.

Письмом от 25 апреля 2019 года за N 13 Ответчик претензию оставил без удовлетворения по мотиву, что используемая им упаковка не сходна до степени смешения с товарными знаками АО "АККОНД".

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 290991, 512186, 573760, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, мотивируя тем, что истцом не представлено доказательств, что на продукции, поставленной в торговую сеть "ЭССЕН" за май - ноябрь 2017 г., ответчиком было использовано спорное обозначение, нарушающее исключительные права истца, а также истцом не доказаны стоимость и объем контрафактной продукции, поставленной в торговую сеть "ЭССЕН" за период с мая 2017 года по июнь 2018 года.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не может признать законными выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по мотиву недоказанности количества и стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 13 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака.

В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 62 указанного Постановления, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать количество и стоимость контрафактных экземпляров (товаров), на которых основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При установлении факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости контрафактных экземпляров (товаров), на которых основан расчет компенсации, не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, пункту 59 Постановления от 23.04.2019 N 10.

При этом для определения размера стоимости права использования товарного знака суд должен определить (с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле), на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемых истцом количества и стоимости контрафактных экземпляров (товаров), на которых основан расчет компенсации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле (пункты 1, 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости.

Как установлено судом, истец в обоснование количества и стоимости контрафактных экземпляров (товаров), на которых основан расчет компенсации, в материалы дела представил справку N 94 от 18 сентября 2018 года о размерах поставленной ответчиком контрафактной продукции и копии товарных накладных.

Согласно указанной справке общий объем поставки конфет "Птица щедрая" в торговую сеть "ЭССЕН" через официального дистрибьютора ответчика ООО "ТД "Топ Кондитер" за период с мая 2017 года по июнь 2018 года составил 6 161 шт., из которых: а) объем реализованных конфет "Птица щедрая" через торговую сеть "ЭССЕН" - 3 271 шт. Сумма выручки от реализации указанных конфет - 382 914 руб. 96 коп.

б) перепродажа конфет "Птица щедрая" в ООО "ТД "Камилла" в количестве 2 709 шт.

Сумма выручки от реализации конфет - 282 492 руб. 35 коп.

Согласно товарным накладным поставка производилась по цене 73 руб. 41 коп. за единицу товара.

Таким образом, ответчиком в торговую сеть "ЭССЕН" было поставлено конфет "Птица щедрая" в количестве 6 161 шт. на общую сумму 452 279 руб. 01 коп. (6 161 шт. х 73 руб. 41 коп.).

Из материалов дела усматривается, и ответчиком не опровергается, что поставка конфет "Птица щедрая" в адрес торговой сети "Эссен" производилась официальным дистрибьютором 000 "КФ "Заинскии крекер" - ООО 'ТД 'Топ Кондитер в рамках заключенного между 000 'ТД "Кондитер" (Поставщик) и ООО "ЭССЕН Логистик" (Покупатель) договора поставки N РЭЛ/17-689 от 01.01.2017.

Как следует из письма ответчика от 14.09.2018, предоставленного им в УФАС по Республике Татарстан по его запросу в рамках рассматриваемого им дела, других покупателей у 000 "КФ "Заинскии крекер", кроме как 000 'ТД 'Топ Кондитер", у него нет, т.е. реализация конфет "Птица щедрая в спорной упаковке производилась только через официального дистрибьютора - ООО 'ТД 'Топ Кондитер".

Справка с указанием стоимости и количестве реализованной контрафактной продукции является надлежащим доказательством обоснования расчета компенсации.

Ответчиком утверждает, что до 2018 года конфеты "Птица щедрая" были введены в гражданский оборот в ином дизайне, не сходном до степени смешения с дизайном упаковки конфет "Птица дивная" производства АО "АККОНД".

Приходя к выводу о производстве ответчиком конфет до 2018 год в дизайне, не сходном до степени смешения с дизайном упаковки конфет "Птица щедрая" производства АО "АККОНД", суд первой инстанции сослался на изображение этикетки конфет "Птица щедрая", разработанной компанией "Парадигма".

Однако данный вывод суда материалами дела не подтверждается.

Ответчиком в материалы дела предоставлено только изображение этикетки конфет "Птица щедрая", разработанного компанией "Парадигма".

Однако ни договор на изготовление полиграфической продукции (этикетки), ни товарная накладная, ни счета об оплате не предоставлены.

Само по себе изображение этикетки конфет "Птица щедрая" разработки "Парадигма" не является и не может являться доказательством производства и реализации конфет до 2018 года именно в этой упаковке.

Обстоятельства действительного присутствия на рынке до 2018 года конфет "Птица щедрая" в дизайне, разработанном компанией "Парадигма", материалами дела не подтверждаются.

С учетом вышеизложенного и с учетом справки ООО "ЭССЕН Логистик" от 18.09.2018 N 94, в которой подтверждается поставка конфет "Птица щедрая" в период с мая 2017 года по июнь 2018 года, следует вывод о том, что в спорный период - именно с мая 2017 по июнь 2018 года ответчик производил и вводил в гражданский оборот конфеты "Птица щедрая" в упаковке, сходной до степени смешения с упаковкой конфет "Птица дивная" производства АО "АККОНД".

Доказательством того, что ответчик производил конфеты в спорном дизайне и именно их поставлял в торговую сеть "Эссен" также является то, что в этот период были осуществлены контрольные закупки, в частности 21.03.2018, 22.03.2018, 23.03.2018, 28.06.2018 и 12.07.2020. Кассовые чеки о покупке конфет с указанием даты покупки, наименования, количество приобретенного товара имеются в материалах дела.

Во время указанных контрольных закупок приобреталась в торговых точках именно контрафактная продукция, сходная до степени смешения с продукций АО "АККОНД", а не в дизайне "Парадигма".

Судом первой инстанции неблагоприятные процессуальные последствия непредставления доказательств возложены только на истца.

Поскольку по данной категории споров именно на ответчике лежит бремя доказывания несоответствия количества и стоимости контрафактных экземпляров (товаров), на которых основан расчет компенсации, то с учетом положений статей 65 и 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не только не лишен права оспорить представленные истцом доказательства, но и напротив должен быть заинтересован в заявлении таких возражений и представлении соответствующих доказательств.

Ответчик, не соглашаясь с расчетом истца об определении размера компенсации, контррасчет размера компенсации и доказательства, опровергающие сведения, содержащиеся в справке, в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

Таким образом, материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, а также факт реализации ответчиком конфет "Птица щедрая" в упаковке, сходной до степени смешения с упаковкой конфет "Птица дивная" производства АО "АККОНД".

Расчет компенсации истцом рассчитан на основании справки торговой сети "Эссен" от 18.09.2018 N 94, представленной уполномоченному государственному органу по его запросу в рамках расследуемого им дела о нарушении антимонопольного законодательства; исходя из объемов и цены, по которой изготовленные ответчиком конфеты "Птица щедрая" в спорной упаковке реализовывались официальным дистрибьютором ответчика - ООО "ТД 'Топ Кондитер".

Поскольку истцом в материалы дела были предоставлены доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчиком не представлено доказательств, опровергающих размер компенсации, то у суда первой инстанции не было оснований для отказа в удовлетворении исковых требований.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, судом неправильно применены нормы материального права.

В соответствии со ст. 270 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются: неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая вышеизложенное, решение суда первой инстанции следует отменить, исковые требования удовлетворить.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 декабря 2020 года по делу N А40-59690/20 отменить.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Заинский крекер" (ОГРН: 1127746729978, ИНН: 7735588046) в пользу Акционерного общества "Акконд" (ОГРН: 1022100967217, ИНН: 2126000147) 904 558 (девятьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп. - компенсацию за нарушение исключительных прав, 24 091 (двадцать четыре тысячи девяносто один) руб. 00 коп. - в возмещение расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В.Захарова

Судьи

А.И.Трубицын О.Н.Лаптева