Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2021 г. N 11АП-2413/21

г. Самара

31 марта 2021 г.

А65-37557/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 30 марта 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 марта 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Дегтярева Д.А., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шишкиной К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.07.2020 по делу N А65-37557/2019 (судья Спиридонова О.П.),

принятое по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс"

к индивидуальному предпринимателю Тимофееву Василию Дмитриевичу

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Рикор Электроникс" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о взыскании с предпринимателя Тимофеева В.Д. 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416.

Определением от 11.02.2020 суд в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворил ходатайство истца об увеличении исковых требований до 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительных на товарный знак N 289416 (из расчета двукратного размера стоимости права использования).

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 03.07.2020 исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 356 рублей расходов по госпошлине, 36 рублей 07 копеек расходов на приобретение спорного товара, 11 рублей 10 копеек расходов за получение выписки из ЕГРИП, 6 рублей 21 копейку почтовых расходов, в удовлетворении остальной части исковых требований отказал. В удовлетворении заявления о взыскании 10 000 рублей расходов на проведение экспертного исследования отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocит отменить обжалуемое решение в части взыскания компенсации в размере 10 000 руб. и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В обоснование своей жалобы истец укaзал на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм материального права.

По существу доводы заявителя сводятся к тому, что суд первой инстанции, не принимая во внимание произведенный ответчиком расчет стоимости права использования товарного знака, самостоятельно определил размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, незаконно и безосновательно снизил размер компенсации.

Истец также не согласился с отказом суда первой инстанции компенсировать расходы на проведение экспертизы.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.07.2020 изменено: с предпринимателя в пользу общества взысканы компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 154 рублей 12 копеек, 5 рублей 48 копеек расходов по государственной пошлине по исковому заявлению, 56 копеек расходов на приобретение спорного товара, 17 копеек расходов на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), 10 копеек почтовых расходов. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2021 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 по делу N А65-37557/2019 отменено. Дело N А65-37557/2019 направлено на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, которым просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

От истца посредством сайта "Мой арбитр" поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя; с указанным ходатайством истец представил дополнительный документ - информационное письмо от 18.12.2020 об условиях лицензионного договора от 01.10.2016.

В соответствии с требованиями ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Согласно ст. 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех перед законом и судом. Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

Данное положение подразумевает и право лиц, участвующих в деле, на разрешение спора на основе представленных доказательств.

В соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая, что истец был извещен о времени и месте судебного разбирательства в суде первой инстанции, имел возможность представить доказательства в суд первой инстанции, судебная коллегия не находит оснований для признания причин уважительными и отказывает в приобщении информационного письма от 18.12.2020 об условиях лицензионного договора от 01.10.2016, в противном случае при установленных обстоятельствах нарушался бы принцип состязательности судопроизводства в арбитражном суде, закрепленный в ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку указанный документ поступил в электронном виде, то фактическому возвращению не подлежит.

Стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Апелляционная жалоба рассмотрена судом в соответствии со статьей 156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных в порядке статьи 123 АПК РФ о месте и времени проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришeл к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, компания ОАО "Рикор Электроникс" является обладателем исключительных прав на товарный знак N 289416 (в виде изобразительного обозначения), что подтверждается свидетельством на товарный знак N 289416, зарегистрированным в Международном реестре товарных знаков 23 мая 2005 года с датой приоритета 22.07.2004, срок действия исключительного права продлен до 22 июля 2024 года.

Товарный знак N 289416 зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 07, 09, 12, 20 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Сотрудниками истца 21.08.2017 в торговой точке, расположенной по адресу: РТ, г. Набережные Челны, Мензелинский трак, д. 33 (Торгово-Сервисный Комплекс, магазин автозапчастей, 1-й этаж), был установлен и зафиксирован факт предложения к продаже и розничной продажи от имени предпринимателя Тимофеева В.Д. товара - датчика положения дроссельной заслонки, обладающего техническими признаками контрафактности. На спорном товаре присутствует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 289416.

Спорный товар классифицируется как "резистивные датчики" и относится к 09 классу МКТУ.

В подтверждение факта реализации указанного товара истцом представлены товарный чек N НЧп00002807 от 21.08.2017, содержащий сведения о реализованном товаре, его количестве и стоимости, ИНН, ОГРН предпринимателя - ответчика; самим контрафактным товаром и видеосъёмкой контрольной закупки, совершённой в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12 и 14 ГК РФ (товар и CD-диск приобщены к материалам дела).

В отличие от оригинальной продукции, на товаре отсутствуют указание на правообладателя, сведения об импортере, составе товара, и т.п.

Судом первой инстанции установлено, что спорный товар был произведен и реализован без разрешения правообладателя, следовательно, в соответствии с п.4 ст. 1252 ГК РФ считается контрафактным, а распространение товара при наличии на нем обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 289416, нарушает авторские права истца.

Разрешение на использование спорного товарного знака путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, использование ответчиком товарного знака истца при реализации товара в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав истца.

Досудебная претензия о добровольном возмещении компенсации за нарушение исключительных авторских прав оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Доказательств того, что проданный ответчику товар был произведен лицензиатом, получившим от правообладателя право использования товарного знака, в дело не представлено.

Суд первой инстанции также пришел к выводу, что претензионный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

Указанные выводы суда заявителем жалобы не оспариваются.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1226, 1228, 1233, 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.ст. 1225, 1226, 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются результаты интеллектуальной деятельности: произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и произведения изобразительного искусства, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе путем распространение результата интеллектуальной деятельности путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров (ст. 1270 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Разрешение на использование товарного знака N 289416 путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, использование ответчиком спорного товарного знака при реализации товара в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно с нарушением исключительных прав истца.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, принадлежащий истцу, путем реализации контрафактного товара подтверждается товарным чеком N НЧп00002807 от 21.08.2017 на сумму 650 рублей, в которых содержатся сведения о наименовании, количестве и стоимости проданного товара, дате продажи, а также ФИО, ИНН, ОГРН индивидуального предпринимателя - ответчика; самим контрафактным товаром, представленным истцом в материалы дела, а также видеосъёмкой (CD-диск приобщен к материалам дела), совершённой в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12 и 14 ГК РФ.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст.ст. 1299-1301, 1309-1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

В данном случае истцом заявлено требование (с учетом уточнения) о взыскании компенсации в размере 180000 рублей на основании п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлен лицензионный договор о предоставлении неисключительных прав на использование объекта интеллектуальной собственности, принадлежащего ОАО "Рикор Электроникс" (неисключительная лицензия) б/н от 01.10.2016, заключенный между ОАО "Рикор Электроникс" (лицензиар) и ООО "Техносфера" (лицензиат) на использование товарного знака по свидетельству N 289416, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора.

Указанный договор, как усматривается из материалов дела, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлено, из числа доказательств по делу он не исключен.

Какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, в материалы дела не представлены.

Снижая размер компенсации до 10 000 руб., суд первой инстанции исходил из того, что он не лишен возможности определить размер компенсации с применением иной методики, установленной нормами действующего законодательства, в том числе посредством применения к спорным правоотношениям норм п.1 ч.4 ст. 1515 ГК РФ.

При этом суд первой инстанции отметил, что применение данной нормы не свидетельствует о снижении размера компенсации, а способствует соотнесению правонарушения с адекватной мерой ответственности за нарушение прав истца, не доказавшего размер стоимости права на использование товарного знака.

В этом же решении суд первой инстанции пришел к выводу, что в данном деле имеются обстоятельства, указанные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, для снижения размера компенсации, а именно: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер (продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции), предприниматель ранее не допускал аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца.

Заявленный размер признан судом первой инстанции чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости, носящим "карательный" характер, не отвечающим требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

Принимая во внимание данное обстоятельство, с учетом незначительной степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, незначительной цены товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом того, что ответчиком реализован лишь один экземпляр контрафактного товара, суд пришел к выводу, что взыскание с ответчика в пользу ОАО "Рикор Электроникс" компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в размере 10 000 рублей будет справедливым, поскольку данный объем компенсации будет соразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и будет направлен на восстановление нарушенного права.

С указанным подходом суд апелляционной инстанции согласиться не может.

В соответствии с нормой подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

В ряде постановлений Суда по интеллектуальным правам (11.12.2019 N С01-1179/2019 по делу N А53-2527/2019, от 30.12.2019 N С01-436/2019 по делу N А40-224162/2, от 30.01.2020 N С01-1590/2019 по делу N А31-11902/2018, от 04.03.2020 N С01-51/2020 по делу N А67-9643/2018, от 02.07.2020 N С01-457/2020 по делу N А40-196841/201) отмечено, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик в отзыве на иск, в том числе, заявил о неверном расчете компенсации, представил свой расчет цены, которая при сравнимых обстоятельствах могла бы взиматься за правомерное использование товарного знака (л.д. 76 - 79, 90).

При этом о снижении размера компенсации на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ либо на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П ответчик не заявлял.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление стоимости правомерного использования товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой стоимости. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости использования товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации в от 24.07.2020 N 40-П по делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (деле - Постановление КС РФ от 24.07.2020 N 40-П) определенный таким образом размер компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое. При этом Конституционный суд также отметил, что снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что вопреки разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора от 23.09.2015 и в пункте 59 постановления N 10, суд первой инстанций произвольно в отсутствие заявления предпринимателя изменил вид компенсации с избранного истцом и установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 этой же статьи Кодекса.

Вместе с тем, согласно пункту 39 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае несогласия суда апелляционной инстанции только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь - в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

ОАО "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака в виде изобразительного обозначения в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ, согласно свидетельству N 289416 от 23.05.2005, с датой приоритета 22.07.2004, сроком действия до 22.07.2014. В Приложении к свидетельству на товарный знак N 289416 указана дата, до которой продлен срок действия исключительного права - 22.07.2024. Наименование и адрес правообладателя товарного знака, согласно приложению к указанному свидетельству от 20.02.2007 изменено на открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (прежнее наименование правообладателя - открытое акционерное общество "Арзамасский завод радиодеталей").

Информация об указанном товарном знаке располагается на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по aflpecy:http://wwwl.fips.ru/wpsportal/Registers/.

Истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор от 01.10.2016, зарегистрированный Роспатентом 09.10.2017 за номером РД0233648, по условиям которого ОАО "Рикор Электроникс" (лицензиар) предоставило ООО "Техносфера" (лицензиат) на срок действия договора (до 22.07.2024) за вознаграждение право на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству N 289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Согласно п. 2.1. Лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату за вознаграждение право использовать объект интеллектуальной собственности на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 4.1. Лицензионного договора Лицензиат за получение неисключительного права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях настоящего договора обязуется выплатить Лицензиару фиксированное вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 13 728,81 рублей (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка), независимо от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 4.2 Лицензионного договора Лицензиат уплачивает Лицензиару 7 % от полной фактурной стоимости продажи продукции и/или оказания услуг, содержащих объект интеллектуальной собственности, в том числе НДС.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Как следует из содержания п. 4.1 и п. 4.2 Лицензионного договора стороны предусмотрели смешанную форму вознаграждения по лицензионному договору: фиксированный разовый платеж в размере 90 000 рублей (паушальный платеж) (п. 4.1. Лицензионного договора) и периодические платежи в виде процентных отчислений в размере 7 % от полной фактурной стоимости продажи (роялти) (п. 4.2. Лицензионного договора).

Таким образом, наряду с фиксированным вознаграждением по данному договору, лицензиар получает постоянные 7-ми процентные отчисления от каждого проданного изделия, на котором использован товарный знак по свидетельству N 289416 в период действия лицензионного договора.

Учитывая смешанную форму вознаграждения, избранную сторонами при заключении Лицензионного договора, при проверке расчета взыскиваемой компенсации необходимо учитывать обе формы вознаграждения: единоразовую (паушальный платеж) и периодическую (роялти).

Как было указано выше, избранный истцом способ компенсации, предусмотренный п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предполагает доказывание и установление в процессе рассмотрения судебного спора размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Фиксированный размер вознаграждения в сумме 90 000 рублей, предусмотренный п. 4.1 лицензионного договора, не может служить доказательством цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, по следующим основаниям.

Сравнимыми (идентичными, сопоставимыми) обстоятельствами в контексте настоящего спора следует считать:

- использования товарного знака на территории одного субъекта Российской Федерации, поскольку правонарушение ответчиком совершено в одной торговой точке, расположенной в г. Набережные Челны Республики Татарстан;

- использование товарного знака на одном виде товара, поскольку материалами дела подтверждается размещение товарного знака, схожего до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 289416, на одном экземпляре датчика положения дроссельной заслонки, реализованного ответчиком;

- краткосрочный период использования товарного знака, поскольку в деле отсутствуют доказательства того, что в другой период ответчиком также допускались нарушения прав истца.

Только при наличии в Лицензионном договоре вышеуказанных сравнимых обстоятельств использования товарного знака, вознаграждение за использование по такому Договору может считаться подтверждением цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование товарного знака.

Имеющийся в материалах дела Лицензионный договор, устанавливающий фиксированное вознаграждение в размере 90 000 рублей, вышеуказанным критериям идентичности обстоятельств не отвечает, поскольку:

- согласно п. 1.1. Лицензионного договора территория использования товарного знака определена вся территория Российской Федерации, а не один субъект Российской Федерации;

* согласно п. 1.1. Лицензионного договора право использования товарного знака предоставлено ООО "Техносфера" в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в то время как ответчиком реализован только один вид товара - датчик положения дроссельной заслонки (09 класс МКТУ);

* согласно п. 5.1 Лицензионного договора срок, на который предоставлено право использования товарного знака, составляет с 01.10.2016 по 22.07.2024, в то время, как доказательств того, что ответчик допускал нарушение прав истца с 01.10.2016, не представлено.

Как предусмотрено, п. 5.1. Лицензионного договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 22.07.2024.

Таким образом, срок действия Лицензионного договора составляет период с 01.10.2016 по 22.07.2024.

При этом фиксированная часть вознаграждения в размере 90 000 рублей относится ко всему сроку действия Лицензионного договора.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости правомерного использования товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой стоимости.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости использования товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание указание Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу о том, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, продолжительность использования товарного знака не может быть принята в один день, поскольку такой период не соответствует сроку, на который в обычной хозяйственной практике может быть предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Вместе с тем, из указанного не следует, что при определении размера компенсации путем установления цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, не должна учитываться предусмотренная лицензионным договором продолжительность его действия.

В отсутствие иных представленных сторонами сведений о минимальной продолжительности действия лицензионного договора суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что продолжительность отчетного периода лицензионным договором N 2 от 01.03.2016 установлена в месяцах, принимает в качестве срока, на который может предоставляться право использования результата интеллектуальной деятельности, один месяц.

Выполняя указание суда кассационной инстанции, суд апелляционной инстанции также принимает во внимание, что помимо срока использования исключительного права и количества товара, маркированного товарным знаком, учету подлежат и другие критерии, на основе которых определяется цена, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в частности: объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт).

Пунктом 1.1 лицензионного договора от 01.10.2016 лицензиару предоставлено право использовать товарный знак на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Согласно пункту 2 статьи 1482 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Такой же объем прав предоставлен лицензиату пунктом 2.1 лицензионного договора.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей, нарушил право на товарный знак путем продажи товара, на котором имелось изображение товарного знака истца.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что ответчиком допущено нарушение прав истца в одном городе одного из 85 регионов Российской Федерации, в то время как согласно пункту 1.1 и 2.1 лицензионного договора его действие распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Кроме того, принадлежащий истцу товарный знак был использован при продаже одного товара, в то время как лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию в отношении всех товаров 07, 09, 12 и 20 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, размер компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, оказался бы значительно ниже расходов истца, связанных с обращением с рассматриваемым иском в арбитражный суд.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции учитывает, что в отзыве на апелляционную жалобу ответчик считал верным оставить решение суда первой инстанции без изменения, согласившись таким образом с размером компенсации, равной 10 000 рублей.

С учетом позиции ответчика, а также принимая во внимание указание суда кассационной инстанции по настоящему делу о недопустимости ситуации, при которой сумма взысканной компенсации окажется значительно ниже суммы необходимых расходов, понесенных правообладателем при обращении с рассматриваемым иском, суд апелляционной инстанции определяет размер компенсации равным 10 000 рублей.

При этом к числу необходимых расходов суд апелляционной инстанции не относит издержки, понесенные на проведение истцом внесудебной экспертизы, поскольку в соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как разъяснено в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Установление сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных познаний для разрешения вопросов о том, "производились ли, представленные для исследования изделия компанией правообладателем товарного знака ОАО "Рикор Электроникс" и "о наличии признаков контрафактности у представленных изделий, если да то какие", суду первой инстанции не требовалось.

Ссылку заявителя на часть 2 ст. 64 АПК РФ суд апелляционной инстанции находит необоснованной, поскольку судебная экспертиза при рассмотрении настоящего дела не назначалась, специалиста суд первой инстанции не привлекал.

Истцом заявлено о возмещении понесенных расходов, в том числе 650 рублей, понесенных на приобретение контрафактного товара, 200 рублей за получение выписки из ЕГИП, 112 рублей почтовых расходов.

Несение истцом заявленных расходов подтверждается представленными в материалы дела квитанциями.

С учетом компенсационного характера требований о защите исключительных прав в соответствии со ст. 1515 ГК РФ, требование о возмещении понесенных расходов заявлено правомерно.

Вместе с тем, доводы заявителя о том, что решение суда первой инстанции не восстанавливает в полном объеме его права и не стимулирует нарушителей к правомерному использованию объектов интеллектуальной собственности, не могут служить основанием для иного распределения понесенных расходов, поскольку выбор вида компенсации является прерогативой истца. Предъявив требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, истец должен был представить суду доказательства соответствия указанного им размера компенсации обстоятельствам установленного нарушения и в силу части 2 статьи 9 АПК РФ несет риск непредставления соответствующих доказательств. Законодательство предоставляет правообладателю возможность выбора способа компенсации нарушенного права на товарный знак и устанавливает минимальный размер компенсации только при предъявлении требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Удовлетворение требования истца о взыскании компенсации в меньшем размере, чем был им изначально заявлен, является частичным удовлетворением иска, не связано с удовлетворением ходатайства ответчика о снижении размера компенсации ниже минимального размера, что по смыслу положений абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Соответствующая правовая позиция сформулирована в пункте 12 Постановления Пленума N 1, в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 N 301-ЭС16-18098 и от 26.02.2020 N 305-ЭС19-26346.

Взысканная судом первой инстанции сумма компенсации покрывает расходы истца по государственной пошлине, расходы на приобретение товара, на получение выписки из ЕГРИП и почтовые расходы.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что основания для отмены обжалуемого решения отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы, а также расходы по государственной пошлине за подачу кассационной жалобы возлагаются на заявителя.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.07.2020 по делу N А65-37557/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.Л. Ястремский

Судьи

Д.А. Дегтярев Е.А. Митина