Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2021 г. N 09АП-19269/21 по делу N А40-324408/2019

г. Москва

24 мая 2021 г.

Дело N А40-324408/19

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Комбинат "Волна" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2021 года по делу N А40-324408/19, принятое судьей Титовой Е.В., по иску Общества с ограниченной ответственностью "Комбинат "Волна" к Обществу с ограниченной ответственностью "ТД ВИКОЛОР МСК" о запрете ответчику использовать обозначение "Вилокор" в своем фирменном наименовании; о взыскании компенсации в размере 10 000 руб., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Орлов А.В. по доверенности от 19.08.2020

от ответчика: Егоров А.Л. по доверенности от 05.05.2021

УСТАНОВИЛ:

ООО "КОМБИНАТ "ВОЛНА" обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ТД ВИКОЛОР МСК" об обязании ответчика прекратить использовать обозначение "ВИКОЛОР" в своем фирменном наименовании ООО "ТД ВИКОЛОР МСК", любам способом, компенсации за незаконное использование товарного знака "ВИКОЛОР" в составе фирменного наименования в размере 10 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2021 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, не представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Истец полагает, что Плахов С.В. намеренно использовал при регистрации фирменного наименования товарный знак "ВИКОЛОР" (свидетельство Российской Федерации N 664811), принадлежащий ООО "Комбинат "Волна", для продвижения продукции ООО "Комбинат "Волна" без соответствующего разрешения правообладателя.

Как пояснил Истец, слово "ВИКОЛОР" разрабатывалось сотрудниками ООО "Комбинат "Волна" для обозначения принципиально новой продукции в строительстве с 2003 года, где буквы "ВИ" - это инициалы технолога, придумавшего рецептуру краски Куриловского Владимира Ивановича, "КОЛОР", в переводе с английского языка - "ЦВЕТ".

15.07.2013 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) было выдано Техническое свидетельство N 3996 - 13 о пригодности новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативно-правовыми документами полностью или частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений, согласно которому плиты "ВИКОЛОР" представляют собой фиброцементные плоские изделия, предназначенные для облицовки наружных стен зданий и сооружений.

Таким образом, слово "ВИКОЛОР" обозначает конкретную продукцию, выпускаемую только ООО "Комбинат "Волна".

Истец утверждает, что факт регистрации юридического лица, в фирменном наименовании которого, содержится обозначение, идентичное товарному знаку Истца, создает для Ответчика возможность привлекать потенциальных потребителей продукции - строительных материалов, схожих с теми, для которых названный товарный знак используется истцом.

Исходя из того, что в выписке из ЕГРЮЛ Ответчик в разделе сведений о дополнительных видах деятельности фигурирует код - 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, этого Истец утверждает, что Ответчик занимается реализацией продукции принадлежащей Истцу, либо занимается привлечением клиентов, пользуясь вышеуказанным названием Общества.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик пояснил, что ООО "ТД ВИКОЛОР МСК" было зарегистрировано в ИФНС N 46 по г. Москве 17 мая 2018 года. При этом дата регистрации товарного знака -30.07.2018.

Также ответчик указал, что основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта, что соответствует коду ОКВЭД -49.41. Ответчик также указал, что у ООО "ТД ВИКОЛОР МСК" имеется в лизинге ряд транспортных средств, направленных на грузоперевозки по России, странам СНГ и прочее, как следствие, деятельность в сфере обеспечения логистики и транспортных услуг у данного общества основная и превалирующая.

При этом Ответчик утверждает, что Истец и Ответчик ведут два разных направления деятельности, между собой не связанные и не пересекающиеся, деятельность вышеуказанных организаций полностью не совпадает между собой, финальный продукт получаемый сторонами также по своим характеристикам, условиям, формам и прочему абсолютно не похожи между собой и не могут ни конкурировать, ни вводить в заблуждение.

Таким образом, из отзыва Ответчика следует, что кровельный материал, изготавливаемый Истом, и оказание услуг по грузоперевозке являются вещами неоднородными, повлиять как-либо на права и законные интересы Истца Ответчик никак не может в силу того, что его деятельность диаметрально противоположна деятельности Истца.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 6 согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может 7 полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как указано в пункте 6 статьи 1252 ГК РФ, для целей этого пункта под частичным запретом использования понимается в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Таким образом, законом предусмотрен определенный способ защиты права в случае установления тождества или сходства до степени смешения между товарным знаком и фирменным наименованием, а именно запрет использования фирменного наименования в определенных видах деятельности, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован защищаемый товарный знак.

При этом суд должен установить, какое из средств индивидуализации имеет преимущество исходя из более раннего приоритета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Таким образом, по смыслу приведенных положений закона фирменное наименование является средством индивидуализации юридических лиц (коммерческих организаций), в то время как товарный знак (знак обслуживания) выступает в качестве средства индивидуализации товаров (услуг).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно исковым требованиям, истец просит запретить использование обозначения "Виколор", сходного до степени смешения с товарным знаком истца в фирменном наименовании в сфере оказания услуг по продаже строительных материалов, перечисленных в 19 классе МКТУ и взыскать компенсацию в размере 10000 руб.

Как следует из материалов дела, ООО "Комбинат "Волна" является правообладателем товарного знака "Виколор" по свидетельству Российской Федерации N 664811, зарегистрированного Роспатентом 30.07.2018 (Дата приоритета заявки -11.10.2017, Дата государственной регистрации 30.07.2018 г.), в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

19- древесина фанеровочная; древесина формуемая; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кровли неметаллические; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мозаики строительные; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические: облицовки для стен строительные неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными элементами неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; фанера клееная многослойная; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шпон.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет (https://vicolor-msk.ru/) истец осуществляет производство и продажу хризотилцементных изделий в России, в частности фасадных плит "Виколор". Согласно сведениям ЕГРЮЛ основной вид деятельности истца по ОКВЭД -23.65 - Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента.

Ответчик, ООО "ТД ВИКОЛОР МСК", согласно сведениям ЕГРЮЛ, зарегистрирован 17 мая 2018 года. Основной вид деятельности ответчика -ОКВЭД - 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Среди дополнительных видов деятельности ответчика зарегистрирован вид деятельности код по ОКВЭД 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Эта группировка включает: оптовую торговлю необработанным лесом; оптовую торговлю продуктами первичной обработки леса; оптовую торговлю красками и лаками; оптовую торговлю строительными материалами, такими как песок, гравий; оптовую торговлю обоями и напольными покрытиями; оптовую торговлю листовым стеклом; оптовую торговлю сантехническим оборудованием, включая: ванны, раковины, унитазы и прочее сантехническое оборудование; оптовую торговлю сборными конструкциями.

Истец полагает, что использование ООО "ТД ВИКОЛОР МСК" обозначения "Виколор" в фирменном наименовании при оказании услуг по продаже строительных материалов, перечисленных в 19 классе МКТУ является нарушением исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 664811.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, факт нарушения исключительных прав истца на принадлежащий товарный знак не подтвержден, поскольку не представлены доказательства производства (реализации) товаров, однородных товарам 19 класса МКТУ и/или фактического осуществления ответчиком деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Согласно положениям Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 (далее - Ниццкое соглашение), право на товарный знак, прежде всего, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве.

Из представленных в материалы дела доказательств не следует, что ответчик каким - либо образом осуществляет деятельность, аналогичную деятельности истца. Ответчик не производит однородные товары и не оказывает однородные услуги.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя. Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

Суд считает, что специфика услуг и товаров истца по производству и продаже хризотилцементных изделий в России, в частности фасадных плит "Виколор, не позволяет объединить виды деятельности ответчика в одну родовую группу как по предметной взаимосвязи, так и по кругу потенциальных потребителей, заинтересованных в приобретении этих услуг.

Сведения о кодах ОКВЭД, то есть сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо предполагает осуществлять, включаются в ЕГРЮЛ (подпункт "п" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

При этом он может использоваться, в том числе для определения основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Предполагается, что юридическое лицо может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

Таким образом, в отношении ответчика истец может приводить данные как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах.

Истцом в материалы дела не были представлены документально подтвержденные сведения о деятельности ответчика, декларируемой в ЕГРЮЛ, в отношении ОКВЭД 46.73.

В этой связи суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что оказываемые ответчиком услуги не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ссылка истца на агентский договор от 06 февраля 2019, заключенный между истцом и учредителем, единственным участником и генеральным директором ответчика Плаховым С.В. не только не подтверждает, а напротив опровергает позицию истца, так как заключение Плаховым С.В. агентского договор от 06 февраля 2019 от собственного имени, а не от имени юридического лица (ответчика) свидетельствует об отсутствии намерений смешения деятельности Общества с ограниченной ответственностью "ТД ВИКОЛОР МСК" с деятельностью истца

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 февраля 2021 по делу N А40-324408/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская