Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2021 г. N 15АП-8225/21 по делу N А53-40765/2020

город Ростов-на-Дону

27 мая 2021 г.

дело N А53-40765/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 мая 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ереминой О.А.

судей Барановой Ю.И., Шапкина П.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коноплевым И.А.

при участии:

от истца - представитель Улитина Е.М., доверенность от 15.01.2021;

от ответчика - представитель Михайленко О.В., доверенность от 24.03.2021;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Бадалова П.Ю. на решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.03.2021 по делу N А53-40765/2020

по иску ООО "Рижский хлеб"

к ответчику - индивидуальному предпринимателю Бадалову П.Ю.

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, обязании прекратить реализацию товара

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Рижский Хлеб" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю Бадалову Павлу Юрьевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 500000 рублей и об обязании прекратить реализацию товаров в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу по договорам на разработку дизайна от 21.11.2017, N 4 от 12.01.2017 (с учетом изменения предмета требований в порядке статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - т. 1 л.д. 34).

Решением от 31.03.2021 иск удовлетворен, с ответчика в пользу истца взыскано 500000 рублей компенсации. Суд обязал индивидуального предпринимателя Бадалова П.Ю. прекратить реализацию товаров в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу по договорам на разработку дизайна от 21.11.2017, N 4 от 12.01.2017.

Решение мотивировано тем, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на дизайн упаковки идентичной продукции. Размер взыскиваемой компенсации подтвержден представленными в материалы дела документами подтверждающими расходы истца на проведение мероприятий, направленных на узнавание потребителями данной продукции и продвижение на рынке.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что к спорным правоотношения неправомерно применена категория "сходство до степени смешения". Объектом защищаемого права является не товарный знак (средство индивидуализации), а объект авторского права (произведение, дизайн-макет). Вывод о том, что ответчик использовал объект авторского права истца и воспроизвел совокупность элементов дизайна упаковки, необоснован. Истцом не представлено доказательств того, что ответчиком нарушено право использования произведения (дизайн-макета упаковки) способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. Довод истца о том, что упаковка продукции ответчика "Лаваш армянский мини от Бадалова" полностью копирует упаковку продукции истца "Лаваш из пшеничной муки МИНИ" не подтвержден. По мнению заявителя, ни один из элементов упаковки ответчика не воспроизводит в точности элементы упаковки истца, факт "копирования", "воспроизводства" дизайна не подтвержден. Судом установлено воспроизводство набора элементов дизайна упаковки, имеется единая концепция оформления упаковок, что, однако, не может быть квалифицировано как нарушение авторских прав. Судом не дана оценка тому обстоятельству, что на дизайн-макете переданном истцу по договору N 4 от 12.01.2017 отсутствует изображение изогнутого зеленого листа с надписью "новинка". Истец не доказал, что данный элемент создан его творческим трудом, так как данный элемент широко используется иными производителями. Элемент дизайна "новинка" упаковки истца и ответчика, иные элементы дизайна упаковки отличны. Кроме того, не принято во внимание заключение специалиста Экспертно-криминалистического центра г. Таганрога от 29.01.2021, представленное в материалы дела ответчиком.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика жалобу поддержал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, подтверждающих прекращение использования спорной упаковки в июле 2020 года, то есть до предъявления претензии истцом.

По ходатайству истца судом апелляционной инстанции организовано проведение онлайн-заседания.

Представитель истца подключился к онлайн-заседанию, доводы жалобы отклонил как несостоятельные по основаниям, изложенным в письменном отзыве, в удовлетворении ходатайства о приобщении дополнительных доказательств просил отказать.

Ходатайство о приобщении дополнительных доказательств рассмотрено судом апелляционной инстанции и отклонено ввиду следующего.

В силу части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; наличие в материалах дела протокола, аудиозаписи судебного заседания, оспариваемых лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в них сведений о ходатайствах или об иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия арбитражным судом апелляционной инстанции.

Заявителем жалобы не названы объективные обстоятельства, препятствующие представлению указанных новых доказательств в суде первой инстанции. Ссылка представителя заявителя жалобы на то, что он вступил в дело непосредственно перед принятием обжалуемого решения, не принимается во внимание судом апелляционной инстанции. Данное обстоятельство не может быть признано уважительной причиной непредставления соответствующих документов в суде первой инстанции в соответствии с указанной выше позицией Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Из протокола судебного заседания от 25.03.2021 (т. 2 л.д. 39) следует, что представитель ответчика Михайленко О.В. ходатайств об отложении судебного заседания с целью представления дополнительных доказательств не заявлял.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании договоров от 12.01.2017 и договора от 21.11.2017 ООО "Рижский хлеб" по актам от 29.0.2017 и от 28.11.2017 переданы исключительные права на изображение на упаковке (дизайн упаковки) "Лаваш из пшеничной муки МИНИ" и графического дизайна наклейки (этикетки) "новинка".

В процессе изучения хлебобулочного рынка России в Интернет-пространстве ООО "Рижский хлеб" обнаружило продукцию индивидуального предпринимателя Бадалова П.Ю. "Лаваш армянский мини от Бадалова", упаковка которой полностью копирует разработанный и утвержденный дизайн упаковки продукций истца "Лаваш из пшеничной муки МИНИ", в том числе с наклейкой "новинка".

ООО "Рижский хлеб" 17.08.2020 исх. N 301, направило индивидуальному предпринимателю Бадалову П.Ю. претензию с требованием о прекращении нарушения исключительных прав на дизайн макет, а также, выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

В связи с неисполнением претензии в добровольном порядке, ООО "Рижский хлеб" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения дизайна относятся к объектам авторских прав.

В пункте 1 статьи 1270 Кодекса предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается в частности перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного).

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Как указано выше, ООО "Рижский хлеб" принадлежат исключительные права на дизайн упаковки "Лаваш из пшеничной муки МИНИ", а также на графический дизайн наклейки "новинка", являющейся частью этикетки, на основании договора с ООО ТК "Новая Упаковка" от 12.01.2017, акта приема-передачи исключительных прав от 29.08.2017, по договору от 21.11.2017 с Матюшиной Т.А., акту приема-передачи исключительных прав от 28.11.2017.

С 2017 года по настоящее время ООО "Рижский хлеб" осуществляет изготовление хлебобулочной продукции "Лаваш из пшеничной муки МИНИ" и реализует ее в специально разработанной дизайнерской упаковке.

ООО "Рижский хлеб" в августе 2020 года установлено, что в магазинах Ростовской области реализуется продукция "Лаваш армянский мини от Бадалова" в упаковке, схожей по дизайну с упаковкой товара ООО "Рижский хлеб" - "Лаваш из пшеничной муки МИНИ".

Производителем "Лаваш из пшеничной муки МИНИ" является индивидуальный предприниматель Бадалов П.Ю.

По результатам анализа упаковок указанной продукции ООО "Рижский хлеб" и Бадалова П.Ю., суд первой инстанции установил, что совокупность элементов дизайна, используемых предпринимателем на упаковке своей продукции, с учетом способа изображения, расположения, создания внешней формы воспроизводит элементы дизайна упаковки продукции, выпускаемой ООО "Рижский хлеб", о чем свидетельствуют следующие обстоятельства.

В центральной части упаковки изображен полукруг из прозрачного полимерного материала, в котором при его использовании будет изображаться содержимое пакета - лаваш.

В средней части круга находится словесно обозначение товара, выполненное красителем красного цвета. Слово "Лаваш" выполнено заглавными и прописными буквами кириллицы, курсивом, в верхней части лицевой стороны упаковки изображен орнамента из листьев, в нижней части - изображения продуктов. В правом верхнем углу упаковки - надпись "новинка", размещенная на зеленом листе изогнутой формы. В правой части лицевой стороны упаковки, в окружности размещены изображения вариантов готовых блюд.

В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам авторских прав относятся, в том числе производные произведения, представляющие собой переработку другого произведения, и составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда, как обнародованные, так и необнародованные.

В данном случае дизайн упаковки продукции "Лаваш армянский от Бадалова мини" схож с дизайном упаковки той же продукции - "Лаваш из пшеничной муки МИНИ", права на который принадлежат ООО "Рижский хлеб" (т. 1 л.д. 26, 27).

В обжалуемом решении указано на то, что в ходе рассмотрения настоящего дела представители индивидуального предпринимателя Бадалова П.Ю. признали, что за основу упаковки продукции взята упаковка, размещенная в сети Интернет, впоследствии переработанная.

Ссылка заявителя жалобы на то, что категория "сходство до степени смешения" не может применяться при защите авторского права на дизайн, признается судом апелляционной инстанции несостоятельной.

Действия по производству и реализации товара в упаковках, схожих с дизайном упаковки, исключительные права на которую принадлежат истцу, признается нарушением исключительных прав и подлежит защите способами, указанными в статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается в частности перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

При таких условиях, вывод суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав на произведение дизайна, принадлежащее истцу, является правомерным.

Заявленный к взысканию размер компенсации определен с учетом длительности допущенного нарушения, вероятных понесенных правообладателем имущественных потерь, исходя из факта использования упаковки спорного дизайна с 2017 года и ее узнаваемости потребителем, степени вины, принципов разумности, справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (т. 1 л.д. 74-79).

ООО "Рижский хлеб" представлены доказательства несения расходов в общей сумме 567007 руб. 98 коп. на проведение различных мероприятий и акций, направленных на узнавание потребителями данной продукции и продвижение на рынке, а именно: договоры на участие в выставках продуктов, на оказание услуг по продвижению товара (хлебобулочных изделий), договор на рекламно- маркетинговые услуги, платежные поручения.

По размеру компенсации и сумме судебных расходов возражений в апелляционной жалобе не заявлено.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Судом первой инстанции удовлетворено требование об обязании индивидуального предпринимателя Бадалова П.Ю. прекратить реализацию товаров в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу по договорам на разработку дизайна от 21.11.2017, N 4 от 12.01.2017.

Как указано выше, в судебном заседании апелляционной инстанции представителем индивидуального предпринимателя Бадалова П.Ю. заявлено о приобщении дополнительных доказательств, подтверждающих прекращение использования спорной упаковки в июле 2020 года, то есть до предъявления претензии истцом.

В удовлетворении ходатайства о приобщении данных доказательств отказано. В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции доказательства того, что предпринимателем прекращено использование спорной упаковки не представлялись.

При этом в суде первой инстанции представителем ответчика заявлено, что продукция в данной упаковке выпускается в настоящее время и спорный дизайн будет использоваться в последующем.

С учетом изложенного, вывод суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований обоснован, оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суд апелляционной инстанции не усматривает.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.03.2021 по делу N А53-40765/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Еремина О.А.

Судьи

Баранова Ю.И. Шапкин П.В.