Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2021 г. N 09АП-75203/20 по делу N А40-247918/2019

г. Москва

16 июня 2021 г.

Дело N А40-247918/19

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г.Головкиной,

судей Т.В. Захаровой, А.И.Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-247918/19 по иску MITEL NETWORKS CORPORATION (Мител Нетворкс Корпорейшн, Канада) к Сапранову Владимиру Владимировичу, с участием третьих лиц АО "Региональный Сетевой Информационный Центр", ООО "Майтел нетворкс", ООО "Майтел Рус" о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании: от истца Титов И.Е. (по доверенности от 01.08.2019 г.), Жителев Д.А. (свидетельство от 16.03.2009 г. N 1271); от ответчика Берлин Е.М. (по доверенности 18.11.2020 г.); от третьих лиц - не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Компания MITEL NETWORKS CORPORATION (Мител Нетворкс Корпорейшн, Канада) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сапранову Владимиру Владимировичу о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 329025.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2019 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Суд апелляционной инстанции, с учетом отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих об извещении ответчика о времени и месте рассмотрения дела, перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам суда первой инстанции, о чем вынесено определение от 11.03.2019 г.

До принятия судом апелляционной инстанции постановления по итогам рассмотрения настоящего дела истец уточнил заявленные требования и просил суд пресечь нарушения прав истца на Российский товарный знак N 329025 "MITEL" путем запрета ответчику использовать указанный товарный знак в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети "Интернет" www.mitel.ru.

Уточнения апелляционным судом, с учетом перехода к рассмотрению настоящего спора по правилам суда первой инстанции, приняты, как соответствующие ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем вынесено протокольное определение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 г. решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены путем запрета ответчику использовать товарный знак N 329025 "MITEL" в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети Интернет www.mitel.ru.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2020 г. постановление апелляционного суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При этом суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

Как указал суд кассационной инстанции, в рассматриваемом случае защищаемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 329025 не является общеизвестным.

В то же время обстоятельства, связанные с возможностью признания действий ответчика по приобретению права на доменное имя актом недобросовестной конкуренции, судом не устанавливались.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о нарушении исключительного права на товарный знак путем использования в доменном имени является преждевременным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств дела, подлежащих установлению в данном случае.

Кроме того, как указано выше, в силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Между тем суд апелляционной инстанции запретил ответчику использовать товарный знак в целом на сайте www.mitel.ru, безотносительно к конкретным товарам (услугам).

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, в связи с чем, данный судебный акт не может быть признан законным и в соответствии с ч. 1 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении дела необходимо дать оценку имеющейся в материалах дела распечатке с сайта ответчика, в которой указан раздел 7 "Услуги", а также установить, подтверждается ли этой распечаткой предложение ответчиком на указанном сайте соответствующих услуг, исследовать, охватываются ли эти услуги товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 760360.

При повторном рассмотрении дела, истец, ссылаясь на данные судом кассационной инстанции указания при новом рассмотрении дела, в порядке ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования и просил апелляционный суд, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, пресечь нарушение прав истца на российский товарный знак N 329025 "MITEL" путем запрета ответчику использовать указанный товарный знак в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети Интернет www.mitel.ru; признать регистрацию доменного имени mitel.ru ответчиком нарушением исключительных прав истца на российский товарный знак N 329025 "MITEL" и признать право истца на использование российского товарного знака N 329025 "MITEL" в доменном имени mitel.ru для товаров 09 класса МКТУ.

Уточнения судом апелляционной инстанции были приняты в части требования, связанного с пресечением нарушения прав истца на российский товарный знак N 329025 "MITEL" путем запрета ответчику использовать указанный товарный знак в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети Интернет www.mitel.ru. В остальной части суд апелляционной инстанции посчитал уточненные требования как самостоятельные, что противоречит положениям ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем вынесено протокольное определение.

Судом апелляционной инстанции также были усмотрены правовые основания для привлечения к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Общества с ограниченной ответственностью "Майтел Неэворкс" (ОГРН 1167746252431), с которым у ответчика заключен лицензионный договор на право использования товарного знака по свидетельству N 760360 от 11.06.2020 г. (т. 1 л.д. 154,155) и Общество с ограниченной ответственностью "Майтел Рус" (ОГРН 1087746621192), через которое истец, являясь канадской компанией, ведет свою предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации (дочерняя компания, 100 % уставного капитала которого принадлежит истцу)

Также до принятия постановления по итогам рассмотрения настоящего спора, истец заявил о приведении его наименования в соответствии с учредительными документами согласно положениям ст. 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции, в судебное заседание не явились, в связи с чем, дело рассмотрено без их участия по представленным в материалы дела доказательствам.

При повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, ответчик против удовлетворения иска возражал по доводам, изложенным в письменных объяснениях, указав на то, что после принятия апелляционным судом постановления от 12.10.2020 г. согласно которому ответчику было запрещено использование словесного обозначения "MITEL" в доменном имени mitel.ru истцом осуществлено оформление доменного имени mitel.ru на себя, в связи с чем, требование истца не может быть фактически исполнено. Ответчик не является администратором указанного доменного имени.

Также ответчик указал на то, что на ранее принадлежащему ему сайте, предлагались к оказанию услуги, в отношении которых зарегистрирован его товарный знак N 760360. Использование указанного товарного знака в отношении услуг 35 класса подтверждается, в том числе, размещением на сайте предложения об оказании услуг, относящихся к 35 классу МКТУ.

В части возражений против удовлетворения иска ответчик также указал на то, что требование о запрете использования ответчику словесного элемента mitel является нарушением его исключительных прав на товарный знак N 760360.

Повторно рассмотрев настоящее дело по правилам суда первой инстанции, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства, с учетом указаний суда кассационной инстанции и положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом усматриваются правовые основания для отмены решения суда первой инстанции и отказе истцу в удовлетворении его требований.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Согласно положениям ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Таким образом, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Как следует из материалов дела, Компания MITEL NETWORKS CORPORATION (Мител Нетворкс Корпорейшн, Канада), а после изменения наименования Майтел Нетворкс Корпорейшн является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ N 329025, дата приоритета: 07.10.2005 г., дата регистрации: 05.07.2007 г., в отношении товаров 09 класса МКТУ - аппаратное обеспечение, программы компьютерные; аппаратура телекоммуникационная; приборы для передачи и переадресовки информации, приборы для передачи и переадресовки информации и звука, вспомогательные пульты, мультиплексоры, демультиплексеры, телефоны; связные контроллеры, контролирующие устройства для обеспечения безопасности телефонных линий, преобразователи для таксофонов, драйверы линии для телефонов, цепь автоматического запуска для телефонов; устройство для контроля оплаты телефонной связи; устройства обеспечивающие безопасность доступа к телефонным линиям, контролирующие устройства для концентрации сигнала при выходе абонентов в сеть автоматической телефонной связи, модемы, преобразователи для тонового и импульсного режима, устройства для обеспечения полного отчета по осуществленным телефонным вызовам; устройства обеспечивающие доступ к альтернативному оператору; части для указанных выше товаров; услуг 42 класса МКТУ - исследования и разработки; разработки индивидуальных проектов в области телекоммуникации, коммутации и компьютерного обеспечения; услуги по установке и техническому обслуживанию телекоммуникационной аппаратуры, коммутаторов аппаратного и программного обеспечения компьютеров; разработка и усовершенствование программного обеспечения; услуги по обеспечению подключения производственных и жилых помещений к телекоммуникационным системам; лизинг телекоммуникационного оборудования, коммутаторов, аппаратного и программного обеспечения компьютеров; лицензирование аппаратного и программного обеспечения и соответствующих технологий.

В свою очередь, ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ N 760360 (т. 2 л.д. 1,2), дата приоритета: 12.07.2019 г., дата регистрации 03.06.2020 г., в отношении 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждащихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений (канцелярия); изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой, менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых марок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов и иные услуги, указанные в свидетельстве.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель вправе распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указывает истец, в конце 2018 г. им обнаружен в сети "Интернет" сайт http://mitel.ru.

Согласно представленным регистратором доменного имени сведениям, администратором доменного имени mitel.ru на дату обращения истца с иском в суд являлся ответчик.

Обстоятельства, связанные с оформлением администрирования доменного имени mitel.ru при исполнении вынесенного по настоящему делу апелляционным судом постановления на истца, им не оспариваются, а также документально подтверждаются.

Согласно правовой позиции, изложенной в абз. 2 п. 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (ст.ст. 67, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как указывает истец, исходя из представленных в материалы дела заверенных скриншотов усматривается, что на сайте http://mitel.ru используется обозначение mitel, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Указанное обозначение использовалось ответчиком в домене для товаров, производимых истцом и в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом, как указывает истец, им не давалось ответчику разрешения использовать спорный товарный знак, как в наименовании домена, так и для товаров, производимых истцом, и в отношении которых зарегистрирован его товарный знак.

Таким образом, по мнению истца, в результате использования ответчиком товарного знака истца возникла высокая вероятность смешения, поскольку ответчик использовал спорное обозначение, которое тождественно товарному знаку истца в отношении товаров и услуг, тождественных и однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя. Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании совокупности представленных в материалы дела доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, использованное ответчиком обозначение mitel является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком истца по визуальному и смысловому признаку.

При этом согласия на использование ответчиком спорного товарного знака истец не предоставлял.

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела в нарушение положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, а смешение товарных знаков им не оспаривается и документально не опровергается.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Апелляционным судом на основании представленных в материалы дела доказательств усматривается, что факт нарушения прав истца на спорный товарный знак путем администрирования ответчиком домена mitel.ru истцом документально подтвержден.

В домене используется обозначение mitel, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, а само обозначение mitel, сходное до степени смещения с товарным знаком истца используется в домене для товаров, производимых истцом и в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом, обозначение mitel, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, используется в домене для товаров, производимых истцом и в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и в результате его использования возникает высокая вероятность смешения, поскольку ответчик использует спорное обозначение, которое тождественно товарному знаку истца в отношении товаров и услуг, тождественных и однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца (9 и 42 класс МКТУ).

Как указывает истец, и данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе размещенной на сайте mitel.ru информации, последняя размещена в части 09 класса МКТУ, а именно в отношении аппаратуры телекоммуникационной (htt://mitel.ru/eguipment/aastra-470/, http://mitel.ru/services/) с заголовком ПОСТАВКА (поставка коммутационного оборудования Mitel/Aastra. Ericsson, а также сопутствующего оборудования других производителей. Наличие собственного склада в Москве. Предварительное тестирование, официальная гарантия производителя Mitel/Aastra.

Также в отношении 09 класса МКТУ (приборы для передачи и переадресовки информации и звука, модемов) htt://mitel.ru/eguipment/blue-star/, htt://mitel.ru/eguipment aastra-mibile-client/ изложена информация о поставке коммуникационного оборудования.

Также на спорном сайте имеется информация по 42 классу МКТУ (разработка индивидуальных проектов в области телекоммуникации, коммутации компьютерного обеспечения, услуги по установке и техническому обслуживанию телекоммуникационной аппаратуры, коммутаторов аппаратного и программного обеспечения компьютеров, услуги по обеспечению производственных и жилых помещений к телекоммуникационным системам со ссылкой на проектирование, монтаж, сервис.

Таким образом, товарный знак истца в отношении классов МКТУ 09, 42, расположенном на домене, в отношении различных товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарных знак истца, использовался ответчиком на сайте.

При этом ссылки ответчика на то, что в спорном доменном имени и на сайте используется товарный знак ответчика в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе на услуги (раздел 7, т. 2 л.д. 37)) отклоняются апелляционным судом.

С учетом указаний суда кассационной инстанции апелляционным судом был поставлен на обсуждение вопрос в отношении наличия в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, а также вопросы оказания ответчиком аналогичных услуг в отношении иных юридических лиц.

Вместе с тем, исходя из совокупности представленных в материалы дела доказательств, в том числе представленных третьим лицом Обществом с ограниченной ответственностью "Майтел Неэворкс", генеральным директором которого является ответчик, не усматривается, какие конкретно услуги были оказаны по договорам от 12.01.2021 г. N 5/2021, от 01.03.2021 г. N 12/2021 и на каких сайтах, в том числе и на спорном сайте.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчиком на спорном сайте размещалась информация о телекоммуникационном оборудовании в отношении 09 класса МКТУ и услуг по 42 классу МКТУ, права на которые поглощаются принадлежащим истцу товарным знаком N 329025.

Иных доказательств предложения ответчиком на спорном сайте услуг 35 класса МКТУ, несмотря на то, что данные услуги поглощаются зарегистрированным ответчиком с аналогичным наименованием (mitel) товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 760360, в материалы дела не представлено.

Апелляционным судом принимаются во внимание обстоятельства, связанные с регистрацией ответчиком товарного знака N 760360 после регистрации товарного знака истца, с указанным в нем приоритетом, размещение на спорном сайте информации об оборудовании систем связи, входящих в 09 класс МКТУ, его описании, модификации.

Также апелляционный суд принимает во внимание, что согласно информации, размещенной на спорном сайте полный комплекс услуг включает в себя проектирование, поставка, монтаж, сервис, обучение, биллинг, консультационные услуги.

При этом ответчиком в нарушение положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств, связанных с оказанием консультационных услуг, указанных на сайте широкому кругу юридических лиц по 35 классу МКТУ.

Апелляционный суд полагает, что в данном случае имеются признаки недобросовестной конкуренции со стороны ответчика в отношении приобретения права на спорное доменное имя mitel.ru, в связи с чем, доводы в указанной части истца являются обоснованными.

При этом апелляционный суд исходит из того, что товарный знак истца зарегистрирован 05.07.2007 г., с приоритетом 07.10.2005 г., в то время, как согласно сведениям регистратора ответчик являлся владельцем домена с 05.05.2015 г., а товарный знак по 35 классу МКТУ зарегистрирован ответчиком 03.06.2020 г. с приоритетом 12.07.2019 г.

Таким образом, использование ответчиком на сайте словесного обозначения "MITEL" в отношении товаров, однородных товарам, для которых охраняется товарный знак истца, является нарушением исключительного права истца, с учетом положений п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Услуги, в отношении которых ответчик использует словесное обозначение "MITEL" однородны услугам, для которых охраняется товарный знак истца N 329025, поскольку правовая охрана товарного знака истца распространяется также на услуги 42 класса МКТУ, в том числе на разработку индивидуальных проектов в области телекоммуникации, коммутации и компьютерного обеспечения, на услуги по установке и техническому обслуживанию телекоммуникационной аппаратуры, коммутаторов аппаратного и программного обеспечения компьютеров, на разработку и усовершенствование программного обеспечения, на услуги по обеспечению подключения производственных и жилых помещений к телекоммуникационным системам.

Следовательно, услуги, в отношении которых ответчик использует словесное обозначение "MITEL" однородны услугам, в отношении которых охраняется товарный знак истца.

Вместе с тем, с учетом того обстоятельства, что на дату разрешения настоящего спора, спорное доменное имя было передано истцу в рамках исполнения отмененного судом кассационной инстанции постановления апелляционного суда от 12.10.2020 г., при повторном рассмотрении настоящего спора в апелляционном суде в удовлетворении иска следует отказать, с учетом положений ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отсутствия у ответчика прав администрирования на спорное доменное имя.

При этом, расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика, несмотря на отказ истцу в иске, с учетом обоснованности требования истца.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции имеются правовые основания, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции и отказе истцу в иске.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2019 по делу N А40-247918/19 отменить.

Считать наименование истца Майтел Нетворкс Корпорейшн (Mitel Networks Corporation).

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Сапранова Владимира Владимировича в пользу Майтел Нетворкс Корпорейшн (Mitel Networks Corporation) 6 000 (шесть тысяч) руб. расходов по госпошлине.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова А.И. Трубицын