Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2021 г. N 09АП-35600/21 по делу N А40-236975/2020

г. Москва

12 июля 2021 г.

Дело N А40-236975/20

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В.Захаровой,

судей Е.Б.Расторгуева, А.И.Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "НПО Стабарм" и Тенсар Интернешнл Корпорейшн на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 2021 года по делу N А40-236975/20, принятое судьей Киселевой Е.Н.,

по исковому заявлению Тенсар Интернешнл Корпорейшн (США, штат Джорджия, Альфаретта, 2500 Нортвингз Парквей, офис 500) к Обществу с ограниченной ответственностью "НПО Стабарм" (ОГРН: 1127606001104, ИНН: 7606086087) о взыскании компенсации; об обязании размещения сведений,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Петров А.И. по доверенности от 06.04.2021

от ответчика: Максимов Е.Н. по доверенности от 21.01.2021

УСТАНОВИЛ:

Тенсар Интернешнл Корпорейшн (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "НПО Стабарм" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.; об обязании размещения сведений о допущенном нарушении путем опубликования ссылки на решение суда на 1 год на сайте ответчика.

Решением от 24 мая 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционных жалоб заявители ссылаются на нарушение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу ответчика, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы ответчика.

Представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить в части отказа в удовлетворении требования о публикации решения суда на сайте ответчика, по доводам апелляционной жалобы ответчика возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Представитель ответчика поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и оставить иск без рассмотрения, по доводам апелляционной жалобы истца возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "TRIAX" по свидетельству N 358348, с приоритетом от 20.04.2007 в отношении 17-го класса МТКУ (пластиковые листовые материалы; пластиковые материалы с ячеистой структурой, сетки для укрепления грунта, почвы и сетки для стабилизации грунта, изготовленные из пластмасс; пластиковые материалы с ячеистой структурой для армирования асфальта и бетона и строительства гражданских объектов; пластиковые строительные сетки и пластиковые пленки для кровли, изгороди и ограждений площадок для скота и пастбищ; конструкции для предотвращения эрозии почвы, а именно, габионы и плоские защитные покрытия, подстилки, изготовленные из пластиковой сетки; пластиковые материалы с ячеистой структурой для ограждений и садового использования и строительства гражданских объектов).

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик на интернет-сайте http://stabarm.ru/ осуществляет производство и продажу товаров с использованием сходного до степени смешения обозначения "Стабарм Триакс", предлагая к продаже и используя указанное обозначение для индивидуализации товара: георешетка полимерная гексальная "СТАБАРМ ТРИАКС" по ссылке http://stabarm.ru/index.php?route=produkt/category&path=100 с обозначением "Стабарм Триакс".

Также правообладателем на сайте Росавтодор была обнаружена информация о СТО 30978849-0007-2015, зарегистрированного в отношении указанного товара.

Согласно нотариальному протоколу осмотра письменного доказательства от 10.06.2020, составленного Петровым Г.Л. временно исполняющим нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга Торошиной О.В., ответчик является фактическим пользователем сайта http://stabarm.ru/.

Истец также указал, что на основании его обращения в Роспатент 16.01.2019 была прекращена правовая охрана товарного знака "TRIAX ТРИАКС" по свидетельству N 557079 с приоритетом от 20.03.2013, зарегистрированного ООО "НПО Стабарм", поскольку решением Роспатента товарный знак истца TRIAX и товарный знак ответчика по свидетельству N 557079 были признаны сходными до степени смешения, а их позиции в части 17 и 19 класса МТКУ, соответственно, однородными.

По мнению истца, ответчик с 2016 по 2019 использовал обозначение "ТРИАКС" сходное до степени смешения с товарным знаком истца для производства и продажи товаров: георешетка полимерная гексальная "СТАБАРМ ТРИАКС".

При этом разрешений в адрес ответчика на использование товарного знака истца не предоставлялось.

В обоснование требований в отношении незаконного использования ответчиком спорного обозначения в сети Интернет (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ) истцом представлен скриншот страницы из Интернет-архива, на которой зафиксировано с 18.04.2016 по 22.03.2019 использование ответчиком обозначения в отношении производимой продукции "Георешетка полимерная гексагональной "СТАБАРМ ТРИАКС", применяемой для строительства дорожных объектов и укрепления грунта.

Истец полагает, что в связи с нарушением прав истца на товарный знак по свидетельству N 358348, с приоритетом от 20.04.2007 размер компенсации, на основании п. 3 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подлежащей выплате правообладателю, составляет 500 000 рублей.

Кроме того, дополнительно для соблюдения баланса интересов, истец просит суд обязать ответчика: опубликовать ссылку на решение суда, размещенное в электронной картотеке дел, о допущенном нарушении исключительных прав истца на товарный знак на сайте ответчика, разместив ссылку на заглавной странице интернет-сайта http://stabarm.ru с обязательным (нескрываемым) отображением указанной ссылки в верхней части странице с пояснительным текстом следующего содержания: "Ссылка на решение суда о нарушении ООО "НПО Стабарм" исключительных прав компании Тенсар Интернешнл Корпорейшн на товарный знак по свидетельству N 358348, размер шрифта должен быть читабелен и не меньше основного шрифта, используемого для содержимого сайта.

В рамках досудебного урегулирования спора, истцом 19.04.2019 в адрес ответчика была направлены досудебная претензия об обязании ответчика прекратить использование товарного знака, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт незаконного использования товарного знака истца ответчиком подтвержден материалами дела, при этом снизив размер компенсации, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, также отказав истцу в удовлетворении требования о публикации решения суда на сайте ответчика.

Довод ответчика о том, что истцом не соблюден претензионный порядок рассмотрения спора подлежит отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ в редакции Федерального закона от 01.07.2017 N 147-ФЗ, гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Для целей правильного порядка обращения в арбитражный суд, предусмотренного АПК РФ, необходимо в случаях, предусматривающих досудебный порядок урегулирования спора, направление истцом претензии, получения им уведомления о ее получении и результата ее рассмотрения, либо истечения установленного законом или договором либо требованием предъявителя в претензии срока для ответа на претензию.

Только при соблюдении такого порядка истец вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением, предотвратив процессуальные риски и последствия, связанные с возможным оставлением иска без рассмотрения. В противном случае создается ситуация, при которой нивелируются принципы диспозитивности, свободы, обязательности договора, равенства его участников, нарушается правовая определенность в отношениях участников гражданского оборота.

В рассматриваемом случае истцом была направлена ответчику претензия письмом от 20.04.2019, с квитанцией об отправке, которая была получена ответчиком 26.04.2019 согласно распечатке с сайта Почты России.

При этом претензия истца, адресованная ответчику, содержит указание на совершенное ответчиком правонарушение, спорные товарные позиции, указание на исключительные права по Товарному знаку истца, предложение предоставить письменное обязательство о прекращения правонарушения в досудебном порядке, а также указание на возможность взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца, в случае отказа от предлагаемого досудебного урегулирования.

Таким образом, довод ответчика о том, что исковые требования в части компенсации нарушенных исключительных прав на товарный знак подлежали отклонению, ввиду несоблюдения претензионного порядка, ошибочен и противоречит материалам дела.

Оставляя иск без рассмотрения, ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд исходит из реальной возможности разрешения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на самостоятельное урегулирование спора. При наличии доказательств, свидетельствующих о невозможности реализации досудебного порядка, иск подлежит рассмотрению в суде.

Из материалов дела не усматривается намерение ответчика добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, как после получения претензии, так и после получения иска, поэтому оставление иска без рассмотрения привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции считает, что претензионный порядок урегулирования спора не может считаться не соблюденным, учитывая доказательства направления в адрес ответчика претензии и отсутствие доказательств совершения ответчиком каких-либо действий, направленных на урегулирование спора.

Довод ответчика о том, что истец не доказал в установленном законом порядке событие нарушения его прав ответчиком и на отсутствие сходства товарного знака со спорным обозначением, ввиду недоказанности событий введения в гражданский оборот, подлежит отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

В отношении незаконного использования ответчиком спорного обозначения в сети Интернет (пп.5 п.2 ст. 1484 ГК РФ) истец предоставил выдержку из Интернет-архива (web.archive.org, приложение N 4 к исковому заявлению), на которой зафиксировано в период с 18.04.2016 по 22.03.2019 использование ответчиком обозначения в отношении производимой продукции "Георешетка полимерная гексагональной "СТАБАРМ ТРИАКС", применяемой для строительства дорожных объектов и укрепления грунта.

Данная информация также свидетельствует о производстве ответчиком товара, что является самостоятельным нарушением, по смыслу пп.1 п.2 ст. 1486 ГК РФ.

При этом, сам ответчик не оспаривает, что спорное обозначение использовалось на сайте ответчика (http://www.stabarm.ru/), приводя при этом собственное видение такого использования (в "информационных целях").

Однако, размещение в каталоге продукции компании сведений о производстве товара, в первую очередь носит характер привлечения интереса потребителя к ассортименту производимых товаров и их потребительским характеристикам, в целях последующей их поставки.

Таким образом, размещение ответчиком спорного обозначения "СТАБАРМ ТРИАКС" было приведено в целях индивидуализации конкретного товара (георешетка полимерная гексагональная "СТАБАРМ ТРИАКС"), характеристики которого приведены на сайте ответчика.

Также истцом в материалы дела представлены копии страниц СТО 30978849-0007-2015 с сайта РОСАВТОДОР и копия сертификата соответствия N РОСС Яи.АГ99.Н06040 от 14.03.2016, ответы Росавтодор и ГК Автодор об исключении стандарта ответчика в отношении товара "СТАБАРМ ТРИАКС" из реестров аккредитованных стандартов.

Дополнительно истец представил отзыв о поставке продукции ООО "Крымдорстрой" N 50 от 20.03.2019 по результатам поставки ответчиком продукции, подтверждающий поставку ответчиком продукции "СТАБАРМ ТРИАКС"; письмо ответчика от N 119 от 31.07.2018 по объекту "Многофункциональный ледовый комплекс "Хумо Арена", о возможности замены продукции истца на объекте на спорную продукцию ответчика "СТАБАРМ ТРИАКС", подтверждающее предложение к поставке продукции ответчика "СТАБАРМ ТРИАКС"; свидетельство N 2103165, выданное АНО "НИИ ТСК", и протокол испытаний от 18.03.2016 в отношении продукции ответчика "СТАБАРМ ТРИАКС-17".

Истцом также был предоставлен результат поискового запроса "ТРИАКС НПО СТАБАРМ" в сервисе Яндекс, сделанного 01.02.2021, в результате которого выдаются предложения к продаже продукции ответчика "СТАБАРМ ТРИАКС" третьими лицами (дистрибьюторами продукции ответчика) и ссылка на архив стандартов Росавтодор.

Таким образом, материалами дела опровергаются доводы апелляционной жалобы ответчика об отсутствии с его стороны каких-либо действий по незаконному использованию товарного знака истца.

Товарный знак "TRIAX" (транслитерация - ТРИАКС), по свидетельству Российской Федерации N 35848 является словесным, выполнен в одну строку, утолщенным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Обозначение "СТАБАРМ ТРИАКС", используемое ответчиком в наименовании товара, является словесным и состоит из двух элементов: "СТАБАРМ" и "ТРИАКС", выполнен в одну строку, утолщенным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию, то есть отличительным, сильным элементом, является, данном случае, элемент "ТРИАКС".

Именно этот элемент как часть наименования товара ответчика (георешетка полимерная гексальная "СТАБАРМ ТРИАКС") является фантазийным и запоминается потребителю.

Таким образом, сравниваемые спорное обозначение "СТАБАРМ ТРИАКС" и словесный товарный знак "TRIAX" имеют высокую степень сходства, поскольку являются тождественными по звуковым (фонетическим), смысловым (семантическим) признакам.

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, ответчиком и истцом производились и предлагались к продаже аналогичные товары - георешетки гексональные, соответствующие 17 классу МТКУ.

Анализ однородности сравниваемых обозначений: товарного знака и обозначения используемого ответчиком сайтах показал, что предлагаемые к продаже на товары являются однородными, соотносятся между собой как род-вид, а также имеют совпадения по кругу потребителей.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как усматривается из представленных доказательств, спорное обозначение "СТАБАРМ ТРИАКС", сходно до степени смешения с принадлежащими истцу товарным знаком "TRIAX" по Свидетельству РФ N 358348.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ, использование обозначения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров и в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе являются частными способами использования товарного знака.

Истец указывает на немотивированный отказ суда первой инстанции в удовлетворении требования об обязании ответчика опубликовать настоящее решение на странице сайта ответчика.

Данный довод апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

Как разъяснено в п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора.

Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения.

Оценивая доводы истца по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения, исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение.

При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, не привело достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

На необходимость обоснования выбора конкретных источников публикации решения суда и предъявления такого требования также обращено внимание в п. 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19.

Принимая во внимание вышеизложенные нормативные положения и разъяснения высших судебных инстанций, бремя доказывания обоснованности предъявления требования по подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ возлагается именно на истца, то есть лицо, заявившее такое требование.

Как усматривается из материалов дела, на момент подачи иска, нарушения исключительных прав истца на товарный знак "TRIAX" устранены ответчиком, предложений к продаже товаров с обозначением "TRIAX", а также СТО 30978849-0007-2015 на момент рассмотрения настоящего дела на сайте ответчика http: //stabarm.ru/ отсутствует, что не опровергнуто истцом.

Поскольку ответчиком устранены предложения к продаже товаров с обозначением "TRIAX", то суд первой инстанции правомерно отказал в иске в данной части.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 мая 2021 года по делу N А40-236975/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В.Захарова

Судьи

Е.Б.Расторгуев А.И.Трубицын