Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2021 г. N 07АП-3405/21 по делу N А45-17897/2020

город Томск

14 июля 2021 г.

Дело N А45-17897/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 07 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Павлюк Т. В., Хайкиной С. Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Винник А. С. с использованием средств аудиозаписи в онлайн-заседании рассмотрел апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (N 07АП-3405/2021) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2021 по делу N А45-17897/2020 (судья Лузарева И.В.), по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, г. Уфа) к обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Демидов" (ИНН 7118818033, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38, оф. 135) о взыскании 50 000 рублей компенсации, признании незаконным использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком.

В судебном заседании принимают участие:

истец- индивидуальный предприниматель Ибатуллин А. В., паспорт,

от ответчика: Головатый Е. Е. по дов. от 15.06.2020, диплом,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, предприниматель, ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточнёнными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Демидов" (далее - ответчик, общество, ООО "Группа Компаний Демидов"), о признании незаконным использования ответчиком в отношении деятельности по продаже товаров обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 359181, в том числе, в фирменном наименовании; взыскании 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2021 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП Ибатуллин А.В. обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы (с учетом дополнений к апелляционной жалобе) ее податель указывает, что поскольку используемое ответчиком обозначение "ДЕМИДОВ", в том числе в фирменном наименовании, имеет высокую степень сходства с принадлежащим истцу товарным знаком "ДЕМIДОВЪ", а услуга "продвижение товаров (для третьих лиц)" имеет высокую степень однородности с деятельностью ответчика по реализации товаров (произведенных третьими лицами), то наличие вероятности смешения сравниваемых обозначений является очевидным; товарный знак N 359181 по отношению к фирменному наименованию ответчика является старшим, а, следовательно, указанный товарный знак имеет преимущество перед фирменным наименованием ответчика; из правовой позиции Верховного Суда РФ и Суда по интеллектуальным правам следует, что даже досрочное прекращение товарного знака в связи с неиспользованием не лишает его правообладателя права обратиться с иском к нарушителю о взыскании компенсации за незаконное использование принадлежащего истцу товарного знака в период действия этого товарного знака.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается в ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным.

В судебном заседании 07.06.2021 истец и представитель ответчика поддержали свои позиции по делу.

Рассмотрение дела было отложено судом на 07.07.2021.

В порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена в составе суда в связи с отпуском судьи Бородулиной И. И., отставкой судьи Логачева К. Д., сформирован состав суда: председательствующий Кривошеина С. В., судьи Павлюк Т. В. и Хайкина С. Н., в связи с чем рассмотрение дела начато с самого начала.

После отложения от истца поступили пояснения, от ответчика - дополнение к отзыву.

В судебном заседании 07.07.2021 стороны свои доводы поддержали.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы с учетом дополнений, пояснений и отзыва на нее с учетом дополнений, заслушав истца и представителя ответчика, суд апелляционной инстанции считает жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, истец является правообладателем товарного знака "ДЕМIДОВЪ" по свидетельству Российской Федерации N 359181, зарегистрированного 05.09.2008 с приоритетом от 03.11.2006, в отношении услуг 29 класса МКТУ "мясо, мясо консервированное, фрукты замороженные, салаты овощные, овощи, овощи, подверженные тепловой обработке, мясные продукты (пельмени), овощи замороженные, а также в отношении 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц), организация выставок, ярмарок".

Как указывает истец, товарный знак N 359181 им используется при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов Хайдаровой О.Р. и Хайдаровой Д.А., с которыми у истца заключены лицензионные договоры.

Ответчик использует обозначение "ДЕМИДОВ" при осуществлении своей деятельности, в том числе на сайте https://demidovsteel.ru/ в доменном имени этого сайта, а также в фирменном наименовании, без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Полагая свои права нарушенными, истец с соблюдением претензионного порядка обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции с учетом отсутствия однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и вида экономической деятельности ответчика, а также принимая во внимание, что достоверных доказательств использования истцом товарного знака в спорный период не представлено, учитывая длительность и объем использования ответчиком этого обозначения и его известности и узнаваемости потребителями в контексте деятельности ответчика, пришел к выводу о том, что в настоящем случае отсутствует угроза смешения товарного знака N 359181 и фирменного наименования ответчика, а также товарного знака N 416027 в глазах потребителей этих обозначений и лиц, оказывающих услуги под этими обозначениями,

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Из совокупного анализа приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Судом установлена принадлежность истцу исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 359181.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, вопросы, связанные с определением сходства противопоставляемых обозначений, и как следствие, возможности их смешения в глазах потребителей и возникновения у них представления о принадлежности продукции, маркированной спорными обозначениями, одному производителю, являются вопросами факта, которые могут быть разрешены судом самостоятельно с точки зрения рядового потребителя на основании представленных доказательств, без назначения экспертного исследования.

Как верно отметил суд первой инстанции, сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства по графическому признаку за счет высокой степени сходства доминирующих словесных элементов "ДЕМИДОВ" и "ДЕМIДОВЪ", выполненных печатным шрифтом одинакового размера.

Судом первой инстанции также принято во внимание, что сходство сравниваемых обозначений уже установлено компетентным органом, что следует из приобщенного к материалам дела решения Роспатента о регистрации товарного знака по заявке N 2008727193, на основании которой зарегистрирован товарный знак N 416027, в котором Роспатент указал на сходство указанных обозначений (товарных знаков N 416027 и N359181).

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента "ДЕМИДОВ" товарного знака N 416027 с единственным словесным элементом "ДЕМIДОВЪ" товарного знака N 359181 свидетельствуют о наличии сходства сравниваемых обозначений.

При этом судом установлено, что товарный знак N 416027, зарегистрированный за ООО Группа компаний Демидов", используется для индивидуализации оказания услуг по производству и продажи металлопроката. В подтверждение этого ответчик предоставил в материалы дела "скрин" с сайта Российского союза поставщиков металлопродукции http://rspm.ru/; и ссылку на свой сайт https://demidovsteel.ru/, отражающий деятельность компании.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО "Группа компаний Демидов" 11.12.2006, основным видом его деятельности является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, дополнительными видами его деятельности является деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, торговая деятельность по оптовой торговле строительными материалами.

Суд первой инстанции учел, что ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО "Группа компаний Демидов" 11.12.2006, то есть задолго до того момента, как ООО "ТАГИЛ-АЙС" зарегистрировало товарный знак N 359181 (05.09.2008) и к ИП Ибатуллину А.В. перешло исключительное право на товарный знак (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак зарегистрирован в Росспатенте 16.10.2018).

По смыслу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменные наименования и товарные знаки являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, средствами индивидуализации, имеющими целью индивидуализировать, в первом случае участника гражданского оборота, во втором - товары и/или услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи 1476 ГК РФ предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Как следует из материалов дела, предприниматель обладает правом использовать обозначение "ДЕМIДОВЪ" как товарный знак, то есть для индивидуализации товаров, работ услуг, а общество использует обозначение "ДЕМИДОВ" в качестве фирменного наименования.

Сопоставив товарный знак "ДЕМIДОВЪ" и фирменное наименование ответчика на предмет однородности оказываемых услуг, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что они различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, относятся к разным видам хозяйственной деятельности, в связи с чем не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Оценивая обстоятельства использования истцом товарного знака, суд первой инстанции предложил предпринимателю представить надлежащим образом заверенные копии договора об отчуждении исключительного права на товарный знак N 359181, заключенный между ИП Ибатуллиным А.В. и 9ОО "Тагил-Айс", копии договоров о предоставлении неисключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак N 359181, заключенных между ИП Ибатуллиным А.В. и Хайдаровой О.Р. и Хайдаровой Д.А., доказательства оплаты по лицензионным договорам, - оригиналы товарных чеков, выданных в торговой точке в процессе закупки товара у Хайдаровой О.Р. и Хайдаровой Д.А., пояснения относительно того, каким образом каждая из сторон использует товарные знаки N 359181 и N 416027 в своей деятельности, представить доказательства, позволяющие установить однородность услуг, оказываемых ответчиком с использованием принадлежащего ему фирменного наименование, услугам, для которых зарегистрирован товарный знак N 359181.

Истец не представил суду соответствующие доказательства, мотивируя тем, что они не имеют какого-либо отношения к рассматриваемому делу.

При этом ответчиком представил доказательства того, что товарный знак N 416027, зарегистрированный за ним, используется для индивидуализации оказания услуг по производству и продажи металлопроката ("скрин" с сайта Российского союза поставщиков металлопродукции http://rspm.ru/: и ссылку на свой сайт https://demidovsteel.ru/, отражающий деятельность компании; выписку из ЕГРЮ, согласно которой основным видом его деятельности является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, дополнительными видами его деятельности является деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, торговая деятельность по оптовой торговле строительными материалами).

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Возражая против вывода суда о наличии в его действиях по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак злоупотребления правом, предприниматель ссылается на то, что спорный товарный знак используется под его контролем лицензиатами на условиях неисключительной лицензии.

Суд апелляционной инстанции отклоняет данные доводы истца, при этом исходит из следующего.

Действительно, само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. Однако неиспользование средства индивидуализации может быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель регистрации и использования знака обслуживания противоречит основной функции этого знака, состоящей в индивидуализации услуг, оказываемых правообладателем.

Совокупностью представленных истцом доказательств не подтверждается факт использования им либо под его контролем спорного товарного знака.

Установление фактического использования такого средства является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что, приобретая исключительное право на него и используя его, правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товаров и услуг.

В подтверждение факта использования товарного знака под его контролем, истец представил в материалы дела две видеозаписи покупки товара, из которых, по его мнению, следует, что ИП Хайдарова О.Р. и ИП Хайдарова Д.А. осуществляли розничную продажу товаров (бакалея, гастрономия, бытовая химия) в магазине по адресу: Республика Башкортостан, район Нуримановский, деревня Бикмурзино, ул. Школьная, 20/1, на котором имеется вывеска с обозначением товарного знака, принадлежащего истцу.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции установил, что согласно сведениям ЕГРИП, содержащимся в информационной системе ФНС в сети "Интернет" (https://pb.nalog.ru), ИП Хайдарова О.Р. (ОГРНИП 313028000110280) на дату регистрации лицензионного договора (12.02.2020) уже прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (запись о прекращении деятельности внесена в ЕГРИП 12.12.2018); Лицензионный договор с Хайдаровой Д. А. зарегистрирован в Роспатенте незадолго перед обращением ИП Ибатуллина А.В. в арбитражный суд с настоящим иском.

Кроме того, согласно сведениям ЕГРИП, содержащихся в информационной системе ФНС в сети "Интернет" (https://pb.nalog.ru) ИП Хайдарова Диана Амировна (ОГРНИИП 318028000196585) зарегистрирована 12.12.2018 и осуществляет свою деятельность по месту нахождения: Республика Башкортостан, район Нуримановский, деревня Бикмурзино. Как следует из представленных истцом видеозаписей приобретения товара в магазине с вывеской "ДЕМIДОВЪ", деятельность в котором осуществляет ИП Хайдарова Д.А., данный предприниматель занимается розничной торговлей пищевыми продуктами, включая напитки, что соответствует виду ее деятельности, указанному в ЕГРИП (торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах).

Суд первой инстанции, приняв во внимание численность жителей в деревне Бикмурзино (150 человек по последней переписи населения в 2010 году, сведения из ВИКИПЕДИИ), пришел к обоснованному выводу, что предпринимателем не представлено достаточных и надлежащих доказательств, что им осуществляется предпринимательская деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака, а также, что реальных конкурентных отношений между ответчиком, занимающимся деятельностью по производству и оптовой реализацией металлопроката, с одной стороны, и ИП Ибатуллиным А.В. (ИП Хайдаровой Д.А.), с другой стороны, не имеется.

Апеллянт ссылается на то, что услуга "продвижение товаров (для третьих лиц)" имеет высокую степень однородности с деятельностью ответчика по реализации товаров (произведенных третьими лицами), в связи с чем наличие вероятности смешения сравниваемых обозначений является очевидным.

Между тем, никаких доказательств того, что предпринимателем оказываются услуги продвижения товаров (для третьих лиц), именно связанные с реализацией металлопроката (чем занимается в основном ответчик) или, что ответчик оказывает услуги продвижения каких-либо товаров (для третьих лиц), совпадающих с деятельностью предпринимателя, не представлено, в связи с чем данный довод подлежит отклонению.

В отношении довода предпринимателя о том, что товарный знак N 359181 по отношению к фирменному наименованию ответчика является старшим, а, следовательно, указанный товарный знак имеет преимущество по отношению к фирменному наименованию ответчика, апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права.

Запись о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак N 359181 внесена 16.11.2018, в то время как ответчик имеет фирменное наименование ООО "Группа компаний Демидов" с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица (с 11.12. 2006), то есть, как правильно указал суд первой инстанции, задолго до приобретения соответствующего права предпринимателем, в связи с чем указанный довод подлежит отклонению.

При таких обстоятельствах, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимной связи представленные в материалы настоящего дела доказательства, установив конкретные обстоятельства регистрации/использования истцом спорного товарного знака, даты регистрации и использования фирменного наименования ответчика и видов его деятельности, суд первой инстанции правомерно отказал предпринимателю в удовлетворении исковых требований, не установив оснований для принятия его доводов.

Ссылка подателя жалобы на судебную практику не может быть принята апелляционным судом во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

Учитывая вышеизложенное, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы апелляционный суд не усматривает.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы, учитывая результат рассмотрения дела апелляционном суде, относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2021 по делу N А45-17897/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

С. В. Кривошеина

Судьи

Т. В. Павлюк С. Н. Хайкина