Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2021 г. N 18АП-5629/21 по делу N А07-1392/2020

г. Челябинск

16 июля 2021 г.

Дело N А07-1392/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июля 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Киреева П.Н., Скобелкина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефимовой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Дистеровой Гузель Мидхатовны на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.03.2021 по делу N А07-1392/2020.

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (паспорт),

представитель индивидуального предпринимателя Дистеровой Гузель Мидхатовны - Шорсткина Е.А. (доверенность от 01.08.2020, диплом).

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В., ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Дистеровой Гузель Мидхатовне (далее - ответчик, индивидуальный предприниматель Дистерова Г.М., ИП Дистерова Г.М.) о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак в сумме 600 000 рублей (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением суда первой инстанции о принятии искового заявления к производству от 19.02.2020 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 15.05.2020 суд первой инстанции перешел к рассмотрению заявления по общим правилам искового производства.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 600 000 рублей.

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает об отсутствии обоснования истцом размера взыскиваемой компенсации, поскольку лицензионный договор представлен не был. Податель жалобы не согласен с тождественностью товарного знака истца и противопоставляемого обозначения, использованного ответчиком, указывает на отсутствие проведения сравнительного анализа. Отмечает, что товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя графическое, словесное и цифровое обозначение, в то время как спорное обозначение ответчика включает в себя только цифровой и словесный элементы. Судом первой инстанции не были установлены обстоятельства степени различительной способности, известности и узнаваемости товарного знака истца, при том, что таковые отсутствуют. Податель жалобы не согласен с выводами суда первой инстанции об отсутствии в действиях истца признаков злоупотребления правом. Отмечает, что в материалах дела нет доказательств осуществления ответчиком экономической деятельности с использованием принадлежащего ему товарного знака.

В представленном отзыве истец ссылался на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака N 182764 "1000 мелочей"

*

Товарный знак зарегистрирован 20.12.1999, с приоритетом от 30.11.1995 в отношении услуг 35-го класса "закупка товаров" и 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, с датой истечения срока действия исключительного права на товарный знак 30.11.2025.

29.05.2017 состоялась государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без договора к правообладателю ООО "Шаман".

31.05.2017 ООО "Шаман" передало исключительное право на товарный знак N 182764 Ибатуллину А.В. (основание - договор от 31.05.2017 N РД0224284).

Товарный знак N 182764 используется истцом при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиата для индивидуализации магазина "1000 мелочей", находящегося но адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурлино, ул. Центральная, 1/1.

Истцу стало известно о том, что ответчик использует сходное с его товарным знаком обозначение "1000 мелочей" в качестве наименования магазинов в г. Салават по ул. Ленинградская, д. 83, и по бульвару Космонавтов, д. 43, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В., ссылаясь на отсутствие у ответчика разрешения на использование его товарного знака, а также на то, что действия ответчика по использованию обозначения "1000 мелочей" в качестве наименования магазина нарушают исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764, направил в адрес индивидуального предпринимателя Дистеровой Г.М. досудебное предложение об урегулировании спора с требованиями о прекращении всякого использования обозначения "1000 мелочей" и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 182764 в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) как двукратный размер стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которой ответчик незаконно использовал спорное обозначение за период с 17.10.2016 по 16.10.2019, в размере 600 000 рублей (т.2, л.д. 91-92).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом принадлежности исключительных прав на товарный знак N 182764, нарушения прав истца действиями ответчика, обоснованности размера заявленной компенсации.

Заслушав объяснения истца и представителя ответчика, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак путем использования тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в противном случае он признаются нарушителем исключительного права на данное средство индивидуализации и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак N 182764 следует из представленных в материалы дела доказательств.

В подтверждение факта использования ответчиком обозначения "1000 мелочей" индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. представил видеозапись закупки товара в принадлежащих ответчику магазинах (т.2, л.д. 68-74).

В судебном заседании суда первой инстанции произведен осмотр представленной видеозаписи, из которой видно, что вывески магазинов ответчика содержат словесный элемент "1000 мелочей", которые размещены над входом в магазин.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При оценке противопоставляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Принадлежащий истцу товарный знак N 182764 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя графическое изображение - круг, внутри которого располагается цифровой элемент - "1000" и словесный элемент - "мелочей".

Суд апелляционной инстанции отмечает, что поскольку товарный знак истца является комбинированным, а используемое ответчиком обозначение словесным, то при оценке противопоставляемых обозначений подлежит исследованию значимость графического сходства именно словесных элементов.

Используемое ответчиком обозначение содержит элементы "1000" и "мелочей".

Таким образом, товарный знак истца и обозначение ответчика включают в себя тождественные элементы: "1000" и "мелочей", и имеют звуковое и смысловое сходства.

Однако между словесными элементами противопоставляемых обозначений отсутствует графическое сходство.

Так, товарный знак истца представляет собой окружность с помещенными в нее элементами "1000" и "мелочей", где "1000" занимает большую часть площади окружности, а слово "мелочей" - меньшую площадь, и помещено на элемент "1000".

В свою очередь обозначение, используемое ответчиком, представляет собой последовательное горизонтальное расположение элементов "1000" и "мелочей", шрифт использован одного вида и размера.

Вместе с тем, отсутствие сходства сравниваемых обозначений по одному из трех критериев (графическое сходство) при их тождестве по двум другим критериям (звуковое и смысловое сходства), свидетельствует о средней степени сходства.

Довод ответчика о том, что определяющим в товарном знаке истца является заключение обозначения "1000 мелочей" в окружность, что позволяет ассоциировать товарный знак с монетой номиналом "1000" не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку с точки зрения рядового потребителя определяющим является указание именно на "1000 мелочей" как на место торговли товарами повседневного спроса.

Довод ответчика об отсутствии равнозначности восприятия элементов "1000" и "мелочей" в товарном знаке и обозначении ответчика в силу различного шрифта и расположения не принимается судом.

Так, как в товарном знаке истца, так и в спорном обозначении рассматриваемые элементы равнозначны по смысловому и звуковому восприятию, поскольку в товарном знаке N 182764 расположение элемента "мелочей" по центру элемента "1000" позволяет потребителю воспринимать рассматриваемые элементы как единое целое, равно как и последовательное расположение элементов "1000 мелочей" в обозначении ответчика не может восприниматься потребителем как разнородные элементы, не имеющие смысловой и звуковой связки.

При анализе возможности смешения сравниваемых обозначений учитывается не только степень сходства, но и различительная способность защищаемого товарного знака. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 Постановления N 10).

Как следует из материалов дела, принадлежащей истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764, используется истцом путем привлечения лицензиата для индивидуализации магазина "1000 мелочей", находящегося но адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурлино, ул. Центральная, 1/1, обозначение "1000 мелочей" используется ответчиком на вывеске магазинов ответчика, то есть в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых указанный товарный знак зарегистрирован истцом.

Следовательно, истец и ответчик предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком истца.

Также при установлении факта смешения либо наличия угрозы смешения товарного знака и спорного обозначения, вопреки доводам апелляционной жалобы, не имеет значение территориальное использование противопоставляемых обозначений, поскольку установление данного признака не предусмотрено гражданским законодательством, устанавливающим, что исключительное право на товарный знак распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Доводы ответчика об отсутствии различительной способности, известности и узнаваемости товарного знака истца подлежат отклонению на основании следующего.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам.

Принадлежащий истцу товарный знак N 182764 зарегистрирован 20.12.1999 на имя общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственная фирма "1000 мелочей" с приоритетом от 30.11.1995 по заявке N 957113614 в отношении услуг 35-го класса "закупка товаров" и 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, правовая охрана товарного знака не прекращена, в связи с чем, не имеется оснований для вывода об отсутствии у товарного знака различительной способности.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вопрос о различительной способности товарного знака рассматривается при его государственной регистрации, поскольку без наличия различительной способности обозначение не может быть зарегистрировано и в принципе квалифицировано как товарный знак (статья 1483 ГК РФ). В споре о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя, вопрос о правомерности регистрации в отсутствие соответствующего решения суда рассмотрен быть не может, что не лишает сторону, полагающую отсутствие различительной способности у зарегистрированного товарного знака, при наличии к тому оснований инициировать соответствующий судебный процесс.

На момент рассмотрения настоящего дела, доказательств, опровергающих действительность правовой охраны защищаемого товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 182764 путем использования в качестве обозначение "1000 мелочей" на вывеске магазинов при реализации товаров является доказанным.

Гражданский кодекс Российской Федерации для удовлетворения материального интереса правообладателя в виде денежных притязаний к нарушителю, при установленном факте нарушения его исключительных прав, предоставляет правообладателю право выбора способа защиты: обращение за взысканием убытков либо взыскание компенсации

Каждый из способов защиты определяет соответствующий предмет доказывания.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из исковых требований ИП Ибатуллина А.В. усматривается, что истцом избран способ защиты в виде взыскания компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из приведенных положений следует, что правообладатель при избрании способа защиты в виде взыскания компенсации ограничен в своем выборе способами определения размера компенсации: либо это будет твердая денежная сумма, определенная истцом самостоятельно, либо это будет денежная сумма, рассчитанная по строго установленной формуле, при этом законодатель строго, не допуская вариативности, определил параметры формулы: стоимость товаров с незаконно размещенным товарным знаком или стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, увеличенные вдвое (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Следовательно, если правообладатель при определении размера компенсации применяет способ, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то он должен предоставить доказательства, подтверждающие стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо доказательства, подтверждающие стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанное толкование соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 61 Постановления N 10.

Так, в указанном пункте разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Из последних уточнений исковых требований ИП Ибатуллиным А.В. (поступили в суд 12.11.2020) следует, что размер взыскиваемой компенсации он определяет на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Избрание такого порядка определения размера компенсации требует от суда проверить правильность расчета, в том числе, правильность определения параметров формулы расчета.

При проверке порядка расчета компенсации, судом апелляционной инстанции установлено, что истец использует размер выручки ответчика от реализации товаров в спорных магазинах за период с 17.10.2016 по 16.10.2019, составляющего 20,8 млн.рублей (9 млн.рублей + 11,8 млн.рублей), увеличивает его вдвое - 41,6 млн.рублей (20,8 х 2), а затем уменьшает до 600 000 рублей (т.2, л.д. 91-92).

Между тем, примененный истцом способ определения размера компенсации не предусмотрен подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Поскольку порядок расчета исковых требований является правом истца, а уточнения к исковому заявлению позднее 12.11.2020, изменяющие способ расчета компенсации в соответствии с требованиями статьи 1515 ГК РФ истцом поданы не были, то в соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последствия несовершения процессуальных действий относятся не истца.

С учетом изложенного, истцом определен размер компенсации способом не установленным законом, а именно: пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, в связи с чем у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения исковых требований.

Кроме того, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии в действиях ИП Ибатуллина А.В. признаков злоупотребления правом, что также является основанием для отказа в удовлетворении требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом судебная коллегия отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Определениями Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 сформулирована правовая позиция, согласно которой с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица.

Правомерной целью регистрации и использования товарного знака является индивидуализация производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (самим лицом или его контрагентами). Приобретение же товарных знаков (особенно в словесной части сходных с уже используемыми товарными знаками или коммерческими обозначениями) с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с них компенсации не может быть признано правомерным и добросовестным интересом, соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что истцом товарный знак N 182764 для индивидуализации товаров не использовался.

Из представленной информации из государственного реестра товарных знаков относительно товарного знака N 182764 следует, что 10.10.2017 в реестр внесены сведения о государственной регистрации договора о предоставлении права использования товарного знака; лицо, которому предоставлено право использования - Гайнутдинова Насима Азгаровна, 450513, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурлино, ул. Школьная, д.6 (т.1, л.д. 10-11).

Указанные обстоятельства истец полагает доказательством использования товарного знака.

Согласно пояснениям сторон по настоящему делу, истцом предоставлено неисключительное право использования товарного знака N 182764 лицензиату (ИП Гайнутдиновой Н.А.) на безвозмездной основе, следовательно, заключая указанный договор, ИП Ибатуллин А.В. не преследовал цели использования своего товарного знака как объекта исключительных прав, а также для индивидуализации товаров. Заключение договора преследовало лишь цель по созданию ситуации, являющейся по формальным признакам использованием товарного знака. К таким формальным признакам следует также отнести и то обстоятельство, что право использования товарного знака для индивидуализации своей деятельности предоставлено истцом лицу, осуществляющему свою деятельность в небольшом населенном пункте, в то время как иск заявлен к ответчику, осуществляющему розничную реализацию товаров в крупном муниципальном образовании.

Истец, заключая договор с лицензиатом, не оценивает стоимость своего исключительного права на товарный знак, полагает использование его товарного знака бесплатным, что означает отсутствие у правообладателя какого-либо коммерческого интереса в использовании своего товарного знака для индивидуализации товаров и заинтересованности в товарном знаке, как активе предпринимателя, который мог бы приносить прибыль.

Следует отметить, что ИП Гайнутдиновой Н.А.(лицензиату) истцом предоставлено неисключительное право на использование товарного знака N 182764 на безвозмездной основе, в тоже время из претензии, направленной ответчику по настоящему делу, не усматривается намерение истца урегулировать спор миром и с целью приведения использования обозначения "1000 мелочей" в состояние законности предложить ИП Дистеровой Г.М. заключить соответствующий лицензионный договор.

Указанное также не соответствует поведению лица, желающего защитить свое исключительное право на товарный знак и использовать его в предпринимательских целях.

Из поведения истца не усматривается, что все его действия были направлены на достижение цели регистрации товарного знака - индивидуализации своих товаров и услуг, поскольку таковые отсутствуют, какая-либо предпринимательская деятельность с использованием товарного знака истцом не осуществляется.

Фактически истец использует товарный знак исключительно для предъявления исков о взыскании компенсации, что не является добросовестном использованием исключительного права на товарный знак.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Между тем, поскольку цена правомерного использования товарного знака определена истцом как равная нулю, то следует сделать вывод об отсутствии нарушения имущественного положения правообладателя, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Кроме того, истец, предъявляя требование к ИП Дистеровой Г.М. о взыскании компенсации, размер которой определен способом, не предусмотренным ГК РФ (исходя из размера выручки ответчика), во всяком случае действует незаконно.

Пунктом 4 статьи 1 ГК РФ установлено, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Кроме того, из общедоступных источников установлено, что истец является "массовым" владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел, следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении правообладателем деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не обнаружено.

Установив совокупность указанных обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о невозможности признать, что целью приобретения истцом прав на спорный товарный знак было его использование в предпринимательской деятельности, поведение истца противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров и услуг правообладателя.

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании пунктов 1 части 1, пункта 1 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.03.2021 по делу N А07-1392/2020 отменить.

В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРНИП 311028012400084 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 13 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРНИП 311028012400084) в пользу индивидуального предпринимателя Дистеровой Гузель Мидхатовны (ИНН 026614172132, ОГРНИП 304026609700115) судебные расходы по уплате в федеральный бюджет государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

П.Н. Киреев А.П. Скобелкин