Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2021 г. N 02АП-4411/21 по делу N А82-21292/2020

г. Киров

19 июля 2021 г.

Дело N А82-21292/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 июля 2021 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судей Овечкиной Е.А., Щелокаевой Т.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Суворовой О.С.,

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции представителя истца - Кунинца И. А., по доверенности от 17.12.2020,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "РОСАЛ"

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 12.04.2021 по делу N А82-21292/2020

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Давыденко Ксении Александровны (ИНН 761104976163, ОГРНИП 319762700009892)

к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "РОСАЛ" (ИНН 7602108734, ОГРН 1147602006166)

с участием в деле третьего лица: общества с ограниченной ответственностью "Бегет" (ИНН: 7801451618, ОГРН: 1077847645590)

о запрете использовать товарный знак и обязании передать право администрирования доменного имени,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Давыденко Ксения Александровна (далее также - истец) обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с иском, уточненным в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "РОСАЛ" (далее - ответчик, заявитель апелляционной жалобы) о запрете использовать товарный знак "ASTERiA" и сходные с ним до степени смешения обозначения в доменном имени "posuda-asteria.com", обязать ответчика передать в пользу истца право администрирования доменного имени "posuda-asteria.com", а также взыскать 14 900,00 руб. в возмещение расходов на обеспечение доказательств.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.04.2021 исковые требования удовлетворены, суд запретил ответчику использование товарного знака "ASTERiA" и сходные с ним до степени смешения обозначения в доменном имени "posuda-asteria.com", обязал ответчика передать истцу право администрирования доменного имени "posuda-asteria.com".

Ответчик с принятым решением суда не согласился, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение.

По мнению заявителя жалобы, судом сделан необоснованный вывод о непрерывном использовании истцом коммерческого обозначения "ASTERiA" с января 2018 года для предложения к продаже товаров, поскольку ИП Давыденко К.А. такое право может принадлежать с 19.02.2019, с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, по мнению ответчика, судом нарушены нормы процессуального законодательства о порядке исследования доказательств, судом не был непосредственно исследован и не осматривался сайт ответчика, а вывод о предложении ответчиком к продаже посуды сделан судом на основании протокола осмотра сайта нотариусом, суд не оценил доводы ответчика об отсутствии коммерческого использования сайта, о том, что сайт был направлен на информирование потребителей в сети Интернет о самом предприятии-изготовителе посуды.

Суд необоснованно отклонил доводы ответчика о приоритете ранней регистрации доменного имени над регистрацией товарного знака истца, а приятое судом решение о передаче права администрирования спорного доменного имени, по утверждению заявителя жалобы, существенным образом нарушает права ответчика.

Также ответчик ссылается на отсутствие в материалах дела экспертного мнения о схожести используемого ответчиком обозначения в доменном имени со словесным обозначением товарного знака истца.

Не согласен с передачей прав администрирования доменного имени, поскольку домен зарегистрирован и используется ответчиком добросовестно.

Более подробно доводы заявителя изложены в апелляционной жалобе.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 04.06.2021 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 05.06.2021 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец с доводами заявителя не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просит решение оставить без изменения.

Третье лицо отзыв на апелляционную жалобу не представило.

В судебном заседании представитель истца поддержал ранее изложенную позицию.

Ответчик и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 762049 (приоритет от 14.08.2019) со словесным элементом "ASTERiA", зарегистрированный в отношении 07, 08, 11, 21, 35 и 41 классов МКТУ; на коммерческое обозначение "ASTERiA", возникшее в результате использования с января 2018 года указанного обозначения для предложения к продаже товаров посредством социальных сетей, а также посредством веб-сайта правообладателя htpp://посуда - астерия.рф.

Истцу стало известно об использовании ответчиком в доменном имени интернет-сайта http://www.posuda-asteria.com обозначения "ASTERiA" сходного, по мнению истца, до степени смешения с вышеупомянутым товарным знаком и коммерческим обозначением.

10.09.2020 нотариусом Калининградского нотариального округа г. Калининграда Витязь С.Е. произведены действия по обеспечению доказательств на указанном веб-сайте, по результатам которых составлен протокол осмотра веб-сайта.

В ходе осмотра установлено, что ответчик использовал обозначения, тождественные со словесным элементом товарного знака N 762049 и коммерческим обозначением правообладателя, в доменном имени и наполнении осмотренного веб-сайта. На указанном веб-сайте ответчик предлагал к продаже различную посуду для термической обработки пищи, которая относится к 21 классу МКТУ.

Регистратором доменного имени является ООО "Бегет", дата регистрации доменного имени 20.06.2019.

Полагая, что данными действиями нарушаются исключительные права истца на товарный знак N 762049 и коммерческое обозначение, истец 29.09.2020 направил ответчику претензию с требованием о прекращении нарушении исключительных прав, передать истцу право администрирования доменного имени.

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Перечень объектов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, приведенный в статье 1225 ГК РФ, является исчерпывающим.

Доменное имя в качестве охраняемого объекта интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации в указанной статье, а также в иных нормах, не поименовано.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из положений вышеназванной статьи, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления N 10 в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как установлено судом, и не оспаривается ответчиком, истец является правообладателем товарного знака N 762049 со словесным элементом "ASTERiA", с датой приоритета от 14.08.2019, правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 08, 11, 21, 35 и 41 классов МКТУ.

Судом установлено, что ответчик является администратором доменного имени http://www.posuda-asteria.com/.

Как указано в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, разрешение вопроса о наличии или отсутствии сходства между обозначениями, противопоставляемыми товарному знаку, является вопросом факта, разрешается судом при оценке доказательств и по общему правилу не требует специальных познаний.

Суд первой инстанции, сравнив зарегистрированный товарный знак, содержащий словесный элемент "ASTERiA" и обозначение в доменном имени, используемое ответчиком в предпринимательской деятельности, установил их сходство до степени смешения.

Вопреки мнению ответчика, представленные в материалы дела доказательства не опровергают правомерность вывода суда.

Кроме того суд первой инстанции, проанализировав перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и предлагаемые ответчиком к продаже товары (посуда для термической обработки пищи), пришел к выводу об однородности товаров ответчика товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Истец не передавал ответчику прав использования товарного знака.

Рассмотрев и оценив доводы жалобы о регистрации ответчиком доменного имени ранее регистрации товарного знака, суд апелляционной инстанции отмечает, что доменное имя не является объектом исключительных прав в связи с чем, не имеет правового значения дата регистрации домена по отношению к дате регистрации товарного знака, действующее гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета и регистрации средства индивидуализации.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления N 10).

В пункте 158 Постановления N 10 также разъяснено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование о запрете использовать (администрировать) доменное имя.

Таким образом, при заявлении требований о запрете использования и передаче прав администрирования надлежащему правообладателю в предмет доказывания входит установление в действиях администратора по приобретению права на доменное имя акта недобросовестной конкуренции.

Нормы статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержат общий запрет недобросовестной конкуренции. Под недобросовестной конкуренцией в пункте 2 этой статьи понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Следуя правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08, по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

В силу параграфов 4(a) (i - iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В данном случае недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (a)(iii), согласно параграфам 4 (b) (i - iv) Политики ICANN определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например: (iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Судом установлено, что посредством интернет-сайта ответчиком осуществлялось предложение к продаже продукции, что следует из протокола осмотра доказательств (интернет-сайта) от 10.09.2020.

Ссылка ответчика на то, что принадлежащий ответчику сайт не является интернет-магазином, и ответчиком посредством сайта http://www.posuda-asteria.com не предлагались к продаже товары, не свидетельствует о том, что данный сайт не использовался в коммерческих целях.

Ответчик является коммерческой организацией, размещенная на сайте информация об ответчике и его товарах (услугах) носит коммерческий характер, доказательств иного использования, в том числе использования сайта в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, в материалы дела не представлено.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц ответчик осуществляет деятельность, связанную с производством столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, торговую деятельность.

Таким образом, заявленная в соответствии с общероссийским классификатором деятельность ответчика конкурирует с видами предпринимательской деятельности, оказываемой истцом (розничная торговля в специализированных магазинах, по почте или информационно-коммуникационной сети "Интернет").

Истцом используется товарный знак для предложения к продаже товаров посредством социальных сетей, а также посредством веб-сайта правообладателя htpp://посуда - астерия.рф, ответчик доменное имя posuda-asteria.com также использует в своей коммерческой деятельности.

Оценивая обстоятельства дела и доводы ответчика, апелляционный суд приходит к выводу о наличии совокупности условий, сформулированных в Политике ICANN, которые позволяют квалифицировать данные действия в качестве акта недобросовестной конкуренции, а именно:

1) спорное доменное имя "posuda-asteria.com" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "ASTERiA", используя спорное обозначение "asteria" в коммерческом обороте в составе доменного имени, ответчик осуществлял предпринимательскую деятельность, привлекал пользователей сети "Интернет" на сайт posuda-asteria.com, путем создания сходства со средством индивидуализации истца;

2) из обстоятельств дела следует, что ответчик не мог не знать о том, что использование спорного доменного имени привлечет дополнительное внимание к предпринимателю и его товарам и услугам;

3) ответчик осуществляет деятельность, конкурирующую с видами деятельности истца, в связи с чем, у потребителей создается ложное впечатление, что сайт ответчика принадлежит истцу;

4) ответчик не имеет прав и законных интересов в отношении доменного имени "posuda-asteria.com", при этом довод ответчика о том, что доменное имя зарегистрировано и используется администратором добросовестно отклоняется, поскольку ответчик не доказал наличие у него права на использование товарного знака истца; подобные действия не вытекают из обычаев делового оборота.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, совокупность установленных обстоятельств позволяет апелляционному суду прийти к выводу о наличии в действиях ответчика, выражающихся в использовании в своей коммерческой деятельности доменного имени posuda-asteria.com с незаконным использованием товарного знака истца совокупности условий, сформулированных в Политике ICANN, которые позволяют квалифицировать данные действия в качестве акта недобросовестной конкуренции и не согласиться с доводами ответчика о добросовестном использовании домена.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08 действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

С учетом изложенного факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак нашел свое подтверждение представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными координационным центром 05.10.2011, пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

По смыслу разъяснений правовой позиции, приведенных в пункте 158 Постановления N 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Таким образом, вопреки доводам ответчика о ненадлежаще избранном истцом способе защиты, требования истца об установлении ответчику запрета использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения в доменном имени и передаче права администрирования сайта, являются специальными способами защиты нарушенного права, которые направлены на пресечение действий, нарушающих исключительное право истца на товарный знак, восстановление права использования законным правообладателем своего средства индивидуализации и не противоречат действующему законодательству.

Поскольку доказательств прекращения ответчиком администрирования спорного домена и передаче соответствующего права истцу в материалы дела не представлено, суд правомерно удовлетворил исковые требования.

Вопреки доводам заявителя жалобы судом рассмотрены требования истца, и судебный акт принят в пределах заявленных требований.

Действия истца по приобретению исключительного права на товарный знак и по обращению с иском по настоящему делу с учетом представленных доказательств не могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом.

Прочие доводы апелляционной жалобы не влияют на правильность выводов суда и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены или изменения судебного акта, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Решение вынесено с соблюдением норм материального и процессуального права, выводы суда первой инстанции основаны на всестороннем и полном исследовании и оценке имеющихся в деле доказательств в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, в связи с чем, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания для изменения или отмены обжалуемого решения.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 12.04.2021 по делу N А82-21292/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "РОСАЛ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

А.Б. Савельев

Судьи

Е.А. Овечкина Т.А. Щелокаева