Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2021 г. N 13АП-12152/21 по делу N А56-97061/2019

г. Санкт-Петербург

20 июля 2021 г.

Дело N А56-97061/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июля 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Трощенко Е.И.

судей Горбачева О.В., Фуркало О.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Борисенко Т. Э.,

при участии:

от истца: Горбунова Я. А., доверенность от 14.05.2019

от ответчика: Иванов Е. В., доверенность от 23.04.2019

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-12152/2021) индивидуального предпринимателя Шевченко Елены Сергеевны на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.02.2021 по делу N А56-97061/2019 (судья Нефедова А. В.), принятое

по иску индивидуального предпринимателя Шевченко Елены Сергеевны

к индивидуальному предпринимателю Долгобородову Вадиму Германовичу

о запрете использования товарных знаков, об обязании удалить, о взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Шевченко Елена Сергеевна (далее - ИП Шевченко, истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Долгобородову Вадиму Германовичу (далее - ИП Долгобородов, ответчик):

- о запрещении ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; 8-я линия В.О., дом 45/34; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; город Кронштадт, проспект Ленина, дом 28; проспект Просвещения, дом 87; проспект Энгельса, дом 150; проспект Просвещения, дом 15, проспект Луначарского, дом 64, корпус 7; проспект Стачек, дом 88; Дачный проспект, дом 19, корпус 1; улица Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский проспект, дом 197; улица Ленсовета, дом 70; улица Ярослава Гашека, дом 4, корпус 1; улица Белы Куна, дом 6, корпус 1; проспект Елизарова, дом 12; Литейный проспект, дом 64/78; переулок Гривцова, дом 11; улица Садовая, дом 103;

- об обязании ответчика удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; 8-я линия В.О., дом 45/34; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; город Кронштадт, проспект Ленина, дом 28; проспект Просвещения, дом 87; проспект Энгельса, дом 150; проспект Просвещения, дом 15, проспект Луначарского, дом 64, корпус 7; проспект Стачек, дом 88; Дачный проспект, дом 19, корпус 1; улица Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский проспект, дом 197; улица Ленсовета, дом 70; улица Ярослава Гашека, дом 4, корпус 1; улица Белы Куна, дом 6, корпус 1; проспект Елизарова, дом 12; Литейный проспект, дом 64/78; переулок Гривцова, дом 11; улица Садовая, дом 103 из их интерьеров, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджеков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов;

- об изъятии и уничтожении упаковки (пакетов, коробок), пакетированного сахара, салфеток и подложек на подносы, маркированные товарными знаками по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; 8-я линия В.О., дом 45/34; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; город Кронштадт, проспект Ленина, дом 28; проспект Просвещения, дом 87; проспект Энгельса, дом 150; проспект Просвещения, дом 15, проспект Луначарского, дом 64, корпус 7; проспект Стачек, дом 88; Дачный проспект, дом 19, корпус 1; улица Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский проспект, дом 197; улица Ленсовета, дом 70; улица Ярослава Гашека, дом 4, корпус 1; улица Белы Куна, дом 6, корпус 1; проспект Елизарова, дом 12; Литейный проспект, дом 64/78; переулок Гривцова, дом 11; улица Садовая, дом 103 за счет ответчика;

- об обязании ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в размере 1 845 117 руб. 66 коп. из расчета двухкратной стоимости.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил требования и просил:

- запретить ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; город Кронштадт, проспект Ленина, дом 28; проспект Просвещения, дом 87; проспект Энгельса, дом 150; проспект Луначарского, дом 64, корпус 7; проспект Стачек, дом 88; Дачный проспект, дом 19, корпус 1; улица Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский проспект, дом 197; улица Ленсовета, дом 70; улица Белы Куна, дом 6, корпус 1; проспект Елизарова, дом 12; Литейный проспект, дом 64/78; переулок Гривцова, дом 11; улица Садовая, дом 103;

- обязать ответчика удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; город Кронштадт, проспект Ленина, дом 28; проспект Просвещения, дом 87; проспект Энгельса, дом 150; проспект Луначарского, дом 64, корпус 7; проспект Стачек, дом 88; Дачный проспект, дом 19, корпус 1; улица Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский проспект, дом 197; улица Ленсовета, дом 70; улица Белы Куна, дом 6, корпус 1; проспект Елизарова, дом 12; Литейный проспект, дом 64/78; переулок Гривцова, дом 11; улица Садовая, дом 103 из их интерьеров, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджеков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов;

обязать ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в размере 1 845 117 руб. 66 коп.

При этом в письменных пояснениях от 17.02.2021 истец изменил способ расчета компенсации на предусмотренный пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ - в размере 1 845 117 руб. 66 коп. в общем за нарушение всех товарных знаков.

Решением суда от 26.02.2021 в иске отказано.

Истец, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым иск удовлетворить.

По мнению подателя жалобы, отказывая в иске, суд не оценил доводы истца о выходе ответчика за пределы договора коммерческой концессии, ответчик, используя товарные знаки, предлагал к продаже продукцию не ООО "Север- Метрополь", во время рассмотрения дела срок действия договора коммерческой концессии истек (01.03.2020), на новый срок не заключен, однако ответчик продолжает использовать товарные знаки истца, сумма заявленной компенсации является разумной.

В связи с нахождением судьи Згурской М. Л. в ежегодном отпуске в соответствии со статьей 18 АПК РФ 28.06.2021 она заменена на судью Третьякову Н. О.

В связи с нахождением судьи Третьяковой Н. О. в ежегодном отпуске в соответствии со статьей 18 АПК РФ 19.07.2021 она заменена на судью Горбачеву О. В.

В судебном заседании представитель истца с учетом дополнений к апелляционной жалобе частично отказался от требований:

- о запрете использования товарных знаков и об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками с вывесок кафе-кондитерской и из его интерьера, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерской, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов кафе-кондитерской, расположенной в Санкт-Петербурге по адресу: пер. Гривцова, д. 11, ввиду того, что ответчик представил доказательства самостоятельного прекращения деятельности по спорному адресу,

- о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 228318, об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 228318 с вывесок кафе-кондитерских и из их интерьера, из рекламных видео транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов ввиду того, что исключительные права истца на этот товарный знак прекращены на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Апелляционный суд принял отказ от этих требований, в связи с чем в этой части решение суда подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

В отношении остальной части решения представитель истца поддержал заявленные требования, а представитель ответчика против требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что предприниматель Шевченко Е.С. на момент подачи иска являлся правообладателем товарных знаков по свидетельствам N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, зарегистрированным в Государственном реестре товарных законов и знаков обслуживания, право использования которых передано ответчику по договору концессии от 01.01.2017, а также товарного знака по свидетельству N 702861 (с 12.03.2019).

Между Шевченко Е.С. (правообладателем) и Долгобородовым В.Г. (пользователем) заключен договор коммерческой концессии от 01.01.2017 N 3/01.

Данный договор зарегистрирован в установленном порядке 31.08.2017.

В соответствии с пунктом 2.1 договора Шевченко Е.С. предоставила предпринимателю Долгобороду В.Г. за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности товарные знаки и секреты производства в пределах предоставленных прав на территории в строгом соответствии со стандартами качества.

Согласно пункту 2.2 договора пользователь обязался строго соблюдать инструкции и указания правообладателя на всех уровнях организации кафе: дизайн интерьера, атмосфера, реализация кондитерских продуктов определенного правообладателем производителя, методика общения с клиентом, техника продаж.

Перечень стандартов оформлен в виде Приложения N 3 к договору (Руководство по фирменному стилю).

В Приложении N 6 к договору перечислены стандарты качества, передаваемые пользователю, которые должны соблюдаться последним при оказании услуг и деятельности кафе.

Согласно пункту 3.1 договора правообладатель осуществляет руководство и контроль за выполнением пользователем обязательств по соответствию качества услуг стандартам качества и нормам законодательства Российской Федерации, а также использование пользователем товарных знаков и секретов производства в порядке, установленном договором, не реже 1 раза в месяц.

Как следует из пункта 3.3 договора, при получении от правообладателя обоснованных претензий по результатам проверки пользователь обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения.

В пункте 6.2 установлено, что договор заключен на срок до 01.03.2020.

Согласно пункту 2.16 пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с правообладателя причиненные ему прямые или косвенные убытки при ненадлежащем исполнении им обязанностей по договору.

В соответствии с пунктом 2.15 правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с пользователя причиненные им прямые и косвенные убытки при неисполнении им обязанностей по договору, зафиксированном систематическим несоблюдением стандартов качества, указанных в Приложении N 6.

В силу пункта 6.4 договора правообладатель вправе расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке на основании пункта 2.15 договора при условии письменного уведомления пользователя за 30 календарных дней до даты подачи заявления о прекращении предоставляемых прав в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 6.5 договора при прекращении действия договора по любому основанию пользователь должен незамедлительно полностью прекратить любое дальнейшее использование товарных знаков и секрета производства.

В соответствии с пунктом 2.9 договора пользователь обязуется закупать товары, маркированные товарным знаком только у производителя этих товаров, указанного правообладателем, при соблюдении следующего условия:

100 % ассортимента реализуемых кондитерских товаров, кулинарии, полуфабрикатов должны быть произведены ООО "Север-Метрополь". В остальной части ассортимента реализуемых товаров, а именно: в части напитков, чая, кофе, других кондитерских товаров (конфеты, зефир, а также кондитерской продукции, отсутствующей в линейке ООО "Север-Метрополь", а также сопутствующих непродовольственных товаров) допускаются товары производства третьих лиц, при условии соблюдения требований к качеству реализуемой продукции, и согласования с правообладателем перечня поставщиков продукции и ассортимента реализуемой продукции.

Представителями истца 01.02.2019 проведены проверки использования товарных знаков и секрета производства в нескольких кафе ответчика, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 2; пр. Елизарова, д. 12; ул. Гаванская д. 47, в рамках исполнения договора от 01.01.2017, по результатам которых выявлены нарушения, о чем были составлены акты в отношении каждого из проверенных кафе.

Долгобородов В.Г. направил в адрес Шевченко Е.С. письмо от 25.02.2019, в котором сообщил об устранении им нарушений, указанных в акте от 01.02.2019.

Несмотря на это, Шевченко Е.С. в своем уведомлении от 25.02.2019 N 4, ссылаясь на выявление фактов нарушения условий концессионного договора и указывая на его пункты 2.15, 2.16, 6.4, 6.5, сообщила о досрочном одностороннем расторжении договора и отзыве соответствующего права на использование фирменного стиля и секрета производства. Одновременно она потребовала в течение 30 суток с даты уведомления прекратить дальнейшее использование товарных знаков, секретов производства и фирменного стиля.

Затем 28.03.2019 правообладатель направила в адрес пользователя уведомление об истечении срока, установленного в письме от 25.02.2019 и прекращении договора после 28.03.2019.

Полагая, что договор между сторонами прекращен с 28.03.2019, в связи с чем ответчик должен был незамедлительно прекратить любое дальнейшее использование товарных знаков истца, Шевченко Е.С. совместно с нотариусом в период с 18.06.2019 по 22.06.2019 годы посетили 21 кафе-кондитерскую ответчика, выявив, что Долгобородов В.Г. не только не прекратил использование товарных знаков на вывесках и в интерьере своих кафе-кондитерских теми же способами, что и были разрешены ему в период действия договора коммерческой концессии, но и начал предлагать потребителям продукцию других производителей с использованием коробок и пакетов, маркированных товарными знаками с указанием на адрес кондитерского производства "Север-Метрополь" и ООО "Север-Метрополь".

Посчитав такой способ использования самостоятельным способом нарушения прав истца на товарные знаки, истец 12.07.2019 направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием прекратить добровольно незаконное использование товарных знаков истца и выплатить компенсацию в размере 1 312 634 руб. 04 коп., которая получена ответчиком 20.07.2019.

Получив отказ от ответчика удовлетворить добровольно требования истца, Шевченко Е.С. обратилась с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции в требованиях отказал.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционной жалобы, считает, что решение суда подлежит отмене по следующим основаниям.

В силу пункта 2 статьи 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства.

На основании статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, в том числе:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

-о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с частью 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как видно из материалов дела, в качестве обоснования требований истец ссылался на нарушение исключительных прав на товарные знаки N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, которое выразилось в том, что после расторжения договора концессии, по мнению истца с 28.02.2019, ответчик продолжал использовать переданные ему по договору товарные знаки в своей деятельности, а также использовал не переданный по договору товарный знак N 702861.

Также в качестве нарушения истец ссылался на то, что в нарушение условий концессионного договора истец использовал товарные знаки истца за пределами предоставленных ему прав, а именно:

- реализует продукцию иных производителей с использованием товарного знака истца путем упаковки чужой продукции в маркированную товарными знаками N 167893, 228318, 553487 фирменную коробку, предназначенную для реализации оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь", размещает указанные коробки с кондитерскими изделиями на витринах-холодильниках кафе-кондитерских, реализует их покупателям под видом оригинальной продукции, произведенной с разрешения истца,

- предлагает кондитерские изделия, пироги иных производителей в витринах-холодильниках в своих кафе-кондитерских на подложках, содержащих изображения товарных знаков и предназначенных для выкладки оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь",

- при реализации чужой продукции покупателям на вынос упаковывает ее в маркированные товарными знаками истца фирменные коробки и пакеты, предназначенные для реализации оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь" и содержащие указание на адрес производства оригинальной продукции, создавая у потребителей, что предлагаемая продукция является оригинальной и была произведена с разрешения истца,

- при реализации чужой продукции (кондитерских изделий, пирогов) покупателям для употребления такой продукции в зале кафе, сервирует ее на поднос с подложкой, салфетками и сахаром, содержащими изображения товарных знаков по свидетельствам 553487, 178607, 530451, создавая таким образом у потребителя впечатление, что предлагаемая продукция является оригинальной и была произведена с разрешения истца.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, в отношении доводов об использовании спорных товарных знаков после 28.03.2019, указал на то, что в рамках дела N А56-50086/2019 был признан незаконным односторонний отказ истца от договора, в связи с чем расторжение договора 28.03.2019 не произошло, а поскольку договор коммерческой концессии признан действующим, пользование ответчиком товарными знаками истца носило правомерный характер.

Действительно, с учетом судебных актов по делу N А56-50086/2019 договор не был расторгнут 28.03.2019, а окончил свое действие 01.03.2020.

Соответственно, до этого момента, действительно, у ответчика имелись основания для использования товарных знаков N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451 в пределах прав, предоставленных договором концессии.

Между тем, как видно из материалов дела, в период рассмотрения настоящего дела срок действия договора концессии истек (01.03.2020), однако ответчик продолжал использовать в своей деятельности по спорным адресам все спорные товарные знаки истца, в подтверждение чего истец представлял в суд первой инстанции 14.01.2021 (том дела 3, листы 1 - 47) фотоматериалы, подтверждающие данные обстоятельства, а также поддерживал свои требования о запрете ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, об обязании ответчика удалить такие обозначения.

Следовательно, на момент рассмотрения дела в суде имело место нарушение со стороны ответчика в виде использования после окончания срока действия договора товарных знаков истца без соответствующего разрешения правообладателя.

Данное нарушение носит длящийся характер.

Как пояснил представитель ответчика в заседании апелляционного суда, спорные кафе-кондитерские с использованием товарных знаков истца работают до настоящего времени. Доказательств прекращения использования товарных знаков истца после 01.03.2020 по спорным адресам ответчик не представил.

Суд первой инстанции также отклонил доводы истца в отношении нарушения исключительных прав истца на товарные знаки путем использования ответчиком товарных знаков истца за пределами предоставленных ему прав по договору концессии, а именно:

- реализации продукции иных производителей с использованием товарного знака истца путем упаковки чужой продукции в маркированную товарными знаками N 167893, 228318, 553487 фирменную коробку, предназначенную для реализации оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь", размещения указанных коробок с кондитерскими изделиями на витринах-холодильниках кафе-кондитерских, реализация их покупателям под видом оригинальной продукции, произведенной с разрешения истца,

- предложения кондитерских изделий, пирогов иных производителей в витринах-холодильниках в своих кафе-кондитерских на подложках, содержащих изображения товарных знаков и предназначенных для выкладки оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь",

- при реализации чужой продукции покупателям на вынос упаковка ее в маркированные товарными знаками истца фирменные коробки и пакеты, предназначенные для реализации оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь" и содержащие указание на адрес производства оригинальной продукции, создавая у потребителей, что предлагаемая продукция является оригинальной и была произведена с разрешения истца,

- при реализации чужой продукции (кондитерских изделий, пирогов) покупателям для употребления такой продукции в зале кафе, сервировка ее на поднос с подложкой, салфетками и сахаром, содержащими изображения товарных знаков по свидетельствам 553487, 178607, 530451, создавая таким образом у потребителя впечатление, что предлагаемая продукция является оригинальной и была произведена с разрешения истца.

При этом суд первой инстанции указал, что спорная упаковка, использованная ответчиком для реализации чужой продукции, отличной от произведенной ООО "Север-Метрополь", приобретена ответчиком на возмездной основе у ООО "Север-Метрополь", следовательно, в силу статьи 1487 ГК РФ введена в гражданский оборот с согласия самого истца, что не является нарушением его исключительного права на товарный знак. Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Указанный вывод суда первой инстанции ошибочен по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, истец указывал не просто на реализацию ответчиком приобретенной им на возмездной основе у ООО "Север-Метрополь" упаковки с товарными знаками истца, а на то, что данная упаковка с нанесенными на нее спорными товарными знаками истца использовалась ответчиком для реализации чужой продукции.

В соответствии с пунктом 2.9 договора пользователь обязуется закупать товары, маркированные товарным знаком, только у производителя этих товаров, указанного правообладателем, при соблюдении следующего условия:

100 % ассортимента реализуемых кондитерских товаров, кулинарии, полуфабрикатов должны быть произведены ООО "Север-Метрополь". В остальной части ассортимента реализуемых товаров, а именно: в части напитков, чая, кофе, других кондитерских товаров (конфеты, зефир, а также кондитерской продукции, отсутствующей в линейке ООО "Север-Метрополь", а также сопутствующих непродовольственных товаров) допускаются товары производства третьих лиц, при условии соблюдения требований к качеству реализуемой продукции, и согласования с правообладателем перечня поставщиков продукции и ассортимента реализуемой продукции.

Как отметил истец, ответчик не согласовывал с истцом реализацию продукции третьих лиц. Доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как разъяснено в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом положений пункта 3 статьи 1237 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 394 ГК РФ и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (зачетная неустойка).

Следовательно, использование результата интеллектуальной деятельности в большем объеме, чем это предусмотрено лицензионным договором, без соответствующего разрешения правообладателя является нарушением его исключительных прав, связи с чем последним может быть заявлено требование о взыскании компенсации.

В настоящем случае в концессионном договоре условие о неустойки за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности отсутствует, в связи с чем истец правомерно заявил требование о взыскании компенсации.

В подтверждение использования товарных знаков истца при упаковке чужой продукции истец представил нотариальные протоколы осмотра и исследования доказательств с фотофиксацией, подтверждающей выявленные нарушения, ответ производителя оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь" о том, что выявленная в ходе осмотра продукция (пирожное манго-маракуйя (Браун), торт медово-сметанный (С/Х), пирожное Прага, рулет с вишней (ПГ), рулет с маком, пирог с капустой и яйцом, пирожное "Эклер с обсыпкой" заварной (С/х), пирожное "Эклер ореховый" заварной (С/х), не является оригинальной продукцией ООО "Север-Метрополь" (том дела 1, листы 365- 371), также на фотофиксациях видно, что продукция иных производителей, реализуемая ответчиком в спорных кафе-кондитерских, оформленных с использованием товарных знаков истца, также упаковывается при реализации в коробки с использованием товарных знаков истца, хранится в витринах-холодильниках на подложках, содержащих изображения товарных знаков и предназначенных для выкладки оригинальной продукции ООО "Север-Метрополь", при реализации покупателям для употребления такой продукции в зале кафе, сервируется на поднос с подложкой, салфетками и сахаром, содержащими изображения товарных знаков по свидетельствам 553487, 178607, 530451, создавая таким образом у потребителя впечатление, что предлагаемая продукция является оригинальной и была произведена с разрешения истца.

Следовательно, апелляционный суд полагает, что материалами дела подтверждено нарушение ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки.

Истцом с учетом пояснений от 17.02.2021 была заявлена компенсация за нарушение исключительных прав на все товарные знаки N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 по пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 1 845 117 руб. 66 коп.

С учетом длительности нарушения прав, не прекращения их нарушения и после окончания срока договора концессии, умышленного характера нарушения, апелляционный суд полагает заявленный размер компенсации обоснованным, справедливым и разумным.

Основания для ее снижения с учетом обстоятельств дела суд не находит.

Таким образом, оценив доводы сторон, материалы дела в совокупности и взаимосвязи с соответствии со статьей 71 АПК РФ, апелляционный суд полагает, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для отказ в иске, в связи с чем решение суда подлежит отмене, а иск удовлетворению (с учетом частичного отказа истца от требований).

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.02.2021 по делу N А56-97061/2019 отменить.

Принять отказ от иска в части требований:

- о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, с вывесок кафе-кондитерских и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерской, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов кафе-кондитерской, расположенной в Санкт-Петербурге по адресу: пер. Гривцова, д. 11.

- о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 228318, об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 228318 с вывесок кафе-кондитерских и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов.

В указанной части производство по делу прекратить.

Запретить индивидуальному предпринимателю Долгобородову Вадиму Германовичу (ОГРНИП 309784703500134) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам:

Пионерская ул., дом 12/24;

Гаванская ул., д.47;

ул. Авиаконструкторов, дом 2;

Туристская ул., д.10, к.1;

Кронштадт, пр. Ленина, дом 28;

пр. Просвещения, дом 87;

пр. Энгельса, дом 150;

пр. Луначарского, дом 64, к.7;

пр. Стачек, 88;

Дачный проспект, дом 19, к.1;

ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1;

Московский пр., 197;

ул. Ленсовета, дом 70;

ул. Белы Куна, дом 6, к.1;

пр. Елизарова, 12;

Литейный пр., дом 64/78

ул. Садовая, дом 103.

Обязать индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам:

Пионерская ул., дом 12/24;

Гаванская ул., д.47;

ул. Авиаконструкторов, дом 2;

Туристская ул., д.10, к.1;

Кронштадт, пр. Ленина, дом 28;

пр. Просвещения, дом 87;

пр. Энгельса, дом 150;

пр. Луначарского, дом 64, к.7;

пр. Стачек, 88;

Дачный проспект, дом 19, к.1;

ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1;

Московский пр., 197;

ул. Ленсовета, дом 70;

ул. Белы Куна, дом 6, к.1;

пр. Елизарова, 12;

Литейный пр., дом 64/78

ул. Садовая, дом 103

и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) в пользу индивидуального предпринимателя Шевченко Елены Сергеевны компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в общем размере 1 845 117 руб. 66 коп.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) в пользу индивидуального предпринимателя Шевченко Елены Сергеевны 43 451 руб. расходов на оплату государственной пошлины за подачу иска и 3000 руб. расходов на оплату государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Шевченко Елене Сергеевне из федерального бюджета 6 000 руб. 18 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной по чеку-ордеру от 22.08.2019.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.И. Трощенко

Судьи

О.В. Горбачева О.В. Фуркало