Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2021 г. N 08АП-5045/21 по делу N А70-16971/2020

город Омск

22 июля 2021 г.

Дело N А70-16971/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июля 2021 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.,

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Плехановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-5045/2021, 08АП-5046/2021) "ROI VISUAL Co.,Ltd.", индивидуального предпринимателя Бекшаевой Галины Львовны на решение Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2021 по делу N А70-16971/2020 (судья Власова В.Ф.), принятое по исковому заявлению "ROI VISUAL Co.,Ltd." к индивидуальному предпринимателю Бекшаевой Галине Львовне (ОГРНИП 312723207100352, ИНН 720321448075) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от "ROI VISUAL Co.,Ltd." - Галактионовой Ксении Алексеевны по доверенности от 11.01.2021;

от индивидуального предпринимателя Бекшаевой Галины Львовны - Ахметова Дмитрия Рамильевича по доверенности от 27.05.2021;

УСТАНОВИЛ:

иностранная компания "ROI Visual Co.,LTD." ("Рои Вижуал Ко., Лтд.") (далее - истец, иностранная компания) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бекшаевой Галине Львовне (далее - ответчик, предприниматель, ИП Бекшаева Г.Л.) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 1213307 "ROBOCAR POLI", в размере 20 000 руб., компенсации за нарушение исключительного права на произведения изобразительного искусства - изображение персонажей: "ROBOCAR POLI (POLI)" (Робокар Поли (Поли)" в размере 70 000 руб., "ROBOCAR POLI (ROY)" (Робокар Поли (Рой)" в размере 70 000 руб., "ROBOCAR POLI (AMBER)" (Робокар Поли (Эмбер)" в размере 70 000 рублей, "ROBOCAR POLI (HELLY)" (Робокар Поли (Хэлли)" в размере 70 000 руб., "ROBOCAR POLI (MARK)" (Робокар Поли (Марк)" в размере 70 000 руб., "ROBOCAR POLI (BUCKY)" (Робокар Поли (Баки)" в размере 70 000 руб., "ROBOCAR POLI (CAP)" (Робокар Поли (Кэп)" в размере 20 000 руб. "ROBOCAR POLI (SCOOL B) (Робокар Поли (Скул Би) в размере 20 000 руб., "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу) в размере 20 000 руб., "ROBOCAR POLI (CLEANY)" (Робокар Поли (Клини)" в размере 20 000 руб., "ROBOCAR POLI (MAX)" (Робокар Поли (Макс)" в размере 20 000 руб.

Одновременно истцом заявлено о возмещении судебных издержек, состоящих из расходов на приобретение товара в размере 1042 руб., почтовых расходов в размере 588,58 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 13 800 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2021 по делу N А70-16971/2020 исковые требования удовлетворены частично, с ИП Бекшаевой Г.Л. в пользу иностранной компании "ROI VISUAL Co.,Ltd." взыскано 240 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 6 133 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 261,63 руб. почтовых расходов, 463,17 руб. судебных издержек, связанных с приобретением товара. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, иностранная компания "ROI Visual Co.,LTD." и ИП Бекшаева Г.Л. обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции отменить.

В своей апелляционной жалобе иностранная компания "ROI Visual Co.,LTD." указала на то, что судом первой инстанции неверно осуществлен расчет компенсации; при определении размера компенсации расчет производится исходя из общего количества объектов интеллектуальной собственности на каждом из реализованных товаров в независимости от их повторения, учитывая, что имело место 7 покупок контрафактных товаров в 6-ти разных торговых точках; основания для снижения размера компенсации не имелось; суд первой инстанции при распределении судебных расходов не применил положения пункта 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), согласно которой в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу ИП Бекшаева Г.Л. не согласилась с доводами апелляционной жалобы иностранной компании.

ИП Бекшаева Г.Л. в своей апелляционной жалобе с учетом ее дополнений указала на несоразмерность наложенной на нее имущественной санкции, и просила снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности до 1 000 руб. за каждое нарушение, что в общей сумме составит 54000 руб. либо, объединив нарушения по однотипности, произвести расчет компенсации 12 нарушений по 5000 руб. учитывая, что нарушение исключительных прав истца осуществлено однократно на несколько результатов интеллектуальной деятельности, не носило грубого характера.

В судебном заседании представитель иностранной компании ROI VISUAL Co.,Ltd." поддержал доводы своей апелляционной жалобы, возразив на доводы апелляционной жалобы предпринимателя.

Представитель ИП Бекшаевой Г.Л. возразил на доводы апелляционной жалобы компании ROI VISUAL Co.,Ltd." по основаниям, изложенным в письменном отзыве, а также поддержал доводы своей апелляционной жалобы с учетом ее дополнений.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционные жалобы, дополнения к жалобе, отзыв, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

"ROI VISUAL Co., Ltd." ("РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд") является правообладателем товарного знака по международной регистрации - N 1213307, дата государственной регистрации 26.04.2013, дата истечения срока действия исключительного права 26.04.2023, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 18, 25, 28-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Правовая охрана товарного знака

Кроме того, иностранная компания обладает исключительными правами на объекты авторского права - произведения изобразительного искусства:

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2011-010950-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2011-010951-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2011-010952-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2011-010953-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MARK)" (Робокар Поли (Марк)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-004045, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 17.02.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (BUCKY)" (Робокар Поли (Баки)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-004046, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 17.02.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CAP)" (Робокар Поли (Кэп)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-003965, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 16.02.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (SCOOL B) (Робокар Поли (Скул Би)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-003972, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 16.02.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу), что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-003967, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 16.02.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CLEANY)" (Робокар Поли (Клини)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-003966, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 16.02.2016;

- изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MAX)" (Робокар Поли (Макс)", что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права N С-2016-003968, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 16.02.2016.

В соответствии с доверенностью от 01.08.2019, выданной "ROI VISUAL Co., Ltd." ("РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд") в г. Сеул (Республика Корея), представителем компании является Ассоциация специалистов по обороту и защите интеллектуальной собственности "БРЕНД".

Указанная доверенность на имя Ассоциации "БРЕНД", нотариально заверена квалифицированным нотариусом юридической и нотариальной конторы "Ханми" - Ким Чоль Ги.

Представленное нотариальное удостоверение выполнено на корейском и английском языках, что соответствует предъявляемым к такому документу требованиям.

При нотариальном удостоверении доверенности, выданной истцом в лице генерального директора Ли Донг Ву на имя Ассоциации "БРЕНД", нотариусом проверены полномочия Ли Донг Ву на выдачу доверенности и установлена его личность.

Полномочия Ли Донг Ву при выдаче им доверенности от 01.08.2019 проверены и достоверность информации удостоверена государственным нотариусом Республики Корея, подлинность подписи, печати/штампа которого удостоверена апостилем от 20.08.2019, что соответствует требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961.

Аутентичность текста на русском языке тексту на английском и корейском языках доверенности от 01.08.2019 засвидетельствована переводчиком Подориной Ольгой Николаевной, подлинность подписи переводчика удостоверена нотариусом г. Москвы Мальцевой Светланой Викторовной от 28.08.2019.

Данная доверенность содержит возможность передоверия (стр. 3): "Настоящая доверенность даёт право выдавать соответствующую доверенность третьим лицам (в том числе физическим и юридическим) в порядке передоверия".

Реализуя указанную возможность, 03.09.2019 "ROI VISUAL Co., Ltd." ("РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд") в лице Ассоциации "БРЕНД" выдана доверенность серии 77 АГ N 1192471, в том числе на имя автономной некоммерческой организации "Защита Интеллектуальных Прав Красноярск Против Пиратства", с правом представлять интересы истца на территории России во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе в арбитражных судах Российской Федерации.

В указанной доверенности также предусмотрено право подписания искового заявления и предъявление его в суд.

Куденков А.С. является директором автономной некоммерческой организации "Защита Интеллектуальных Прав Красноярск Против Пиратства".

1) автономной некоммерческой организацией "Защита интеллектуальных прав "Красноярск против пиратства" ( далее - Организация) выявлено, что 19.04.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 60, ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

Факт совершения сделки розничной купли-продажи подтвержден кассовым чеком от 19.04.2019, видеозаписью процесса закупки, представленным товаром.

2) организацией выявлено, что 30.04.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 199, ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

Факт совершения сделки розничной купли-продажи подтвержден кассовым чеком от 30.04.2019, видеозаписью процесса закупки, представленным товаром. На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 1213307 ("ROBOCAR POLI"). Также на товаре имеются следующие изображения произведений изобразительного искусства: изображение персонажа "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MARK)" (Робокар Поли (Марк)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (BUCKY)" (Робокар Поли (Баки)".

3) организацией выявлено, что 01.05.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 1 к.1, ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

Факт совершения сделки розничной купли-продажи подтвержден кассовым чеком от 01.05.2019, видеозаписью процесса закупки, представленным товаром.

4) организацией выявлено, что 02.05.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2 ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

Факт совершения сделки розничной купли-продажи подтвержден кассовым чеком от 02.05.2019, видеозаписью процесса закупки, представленным товаром.

5) организацией выявлено, что 02.05.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 126/3, ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

На товаре имеются следующие изображения произведений изобразительного искусства: изображение персонажа "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MARK)" (Робокар Поли (Марк)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (BUCKY)" (Робокар Поли (Баки)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CAP)" (Робокар Поли (Кэп)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу), изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CLEANY)" (Робокар Поли (Клини)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MAX)" (Робокар Поли (Макс)".

6) организацией выявлено, что 02.05.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Р. Трениной, д. 3, ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

7) организацией выявлено, что 16.03.2020 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 60, ответчиком произведена продажа товара (игрушки).

Факт совершения сделки розничной купли-продажи подтвержден кассовым чеком от 16.03.2020, видеозаписью процесса закупки, представленным товаром.

На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 1213307 ("ROBOCAR POLI"). Также на товаре имеются следующие изображения произведений изобразительного искусства: изображение персонажа "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MARK)" (Робокар Поли (Марк)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (BUCKY)" (Робокар Поли (Баки)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CAP)" (Робокар Поли (Кэп)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (SCOOL B) (Робокар Поли (Скул Би)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу), изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CLEANY)" (Робокар Поли (Клини)", изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MAX)" (Робокар Поли (Макс)".

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуальных прав, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав. Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, установив факт наличия у истца исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в защиту которых подан иск, и факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований. При этом исходя из необходимости обеспечения принципов разумности, справедливости и соразмерности применяемых мер, усмотрел при этом основания для снижения заявленного размера компенсации.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из следующего.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктами 1, 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"(далее - Постановление N 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства также относятся к объектам интеллектуальных, в частности, авторских прав (абзац 7 пункт 1 статья 1259 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко-или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В рассматриваемом случае истец обратился в защиту принадлежащих ему исключительных прав на товарный знак N 1213307 "ROBOCAR POLI" и на произведения изобразительного искусства - изображения персонажей: "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой), "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", "ROBOCAR POLI (MARK)" (Робокар Поли (Марк)", "ROBOCAR POLI (BUCKY)" (Робокар Поли (Баки)", "ROBOCAR POLI (CAP)" (Робокар Поли (Кэп)", "ROBOCAR POLI (SCOOL B) (Робокар Поли (Скул Би), "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу), "ROBOCAR POLI (CLEANY)" (Робокар Поли (Клини)", "ROBOCAR POLI (MAX)" (Робокар Поли (Макс)".

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

При этом в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения.

Согласие правообладателя на использование его результатов интеллектуальной деятельности ответчиком не получено.

Факт реализации спорного товара ответчиком подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе товаром, кассовыми чеками, видеозаписями процесса покупки товара.

При сравнении изображений, размещенных на спорных товарах, с изображениями произведений изобразительного искусства, права на которые принадлежат истцу, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что размещенные на указанных товарах изображения ассоциируются с названными произведениями изобразительного искусства..

Ходатайств о назначении судебной экспертизы на предмет сходности спорного товара с товарным знаком не заявлено (статьи 9, 65 АПК РФ).

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ распространение произведения является самостоятельным видом нарушения исключительных прав, в связи с чем действия ответчика по хранению, предложению к продаже и продаже являются нарушением исключительных прав истца, а именно: незаконное использование результатов его интеллектуальной деятельности.

Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении дела N А40-82533/2011, предпринимательская деятельность осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть привлечено к гражданской ответственности за нарушение интеллектуальных прав и при отсутствии его вины.

Доказательства, свидетельствующие о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, ИП Бекшаевой Г.Л. не представлены.

Нарушение исключительных прав истца осуществлено путем использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком и изображениями на предлагаемом к продаже товаре.

При таких обстоятельствах факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав подтвержден.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления N 10).

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В рассматриваемом случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 540 000 руб., из которых 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 1213307 "ROBOCAR POLI", 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства изображение персонажа "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)", 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства изображение персонажа "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MARK) (Робокар Поли (Марк)", 70 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (BUCKY) (Робокар Поли (Баки)", 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CAP) (Робокар Поли (Кэп)", 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (SCOOL B) (Робокар Поли (Скул Би)", 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу)", 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (CLEANY) (Робокар Поли (Клини)", 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "ROBOCAR POLI (MAX) (Робокар Поли (Макс)".

При этом как отмечает истец в исковом заявлении, расчет компенсации произведен из расчета 10 000 руб. за 54 нарушения, итого - 540 000 руб.

Ответчик возражает против заявленного размера компенсации, считает его завышенным, ходатайствует о снижении размера компенсации до 1 000 руб. за каждое нарушение, что в общей сумме составит 54 000 руб. В обосновании довода ответчик поясняет, что имело место быть однократное неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности, не носящее грубый характер. В рассматриваемой ситуации ответчик имел единственное намерение - реализовать товар одной партии, полученной им от одного поставщика по одной товарной накладной.

В пункте 65 постановления N 10 разъяснено, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец - правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

В пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция о том, что компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Данная позиция применима и при определении размера компенсации за незаконное использование объектов исключительных авторских прав.

Распространение нескольких товаров при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя.

Указанные выводы соответствуют правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной, в том числе, в постановлениях от 01.02.2021 по делу N А45- 7232/2020, от 12.02.2021 по делу N А05-5941/2020.

Как установлено судом первой инстанци и следует из материалов дела, ответчиком в относительно короткий промежуток времени (с 19.04.2019 по 02.05.2019) в шести своих торговых точках было реализовано 6 идентичных товаров - игрушек с нанесением одних и тех же изображений (логотип "ROBOCAR POLI" и персонажи одноименного мультсериала).

Из материалов дела следует, что товар (игрушки) поставлял один поставщик, что подтверждается копией товарной накладной от 05.03.2019 N 23, из чего следует, что намерение ответчика было едино - реализовать всю партию товара, полученного от одного поставщика. Данное обстоятельство истцом не опровергнуто.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о последовательности сделок, совершенных 19.04.2019, 30.04.2019, 01.05.2019, 02.05.2019, и наличии единого намерения продавца при их осуществлении.

Согласно изложенной в определении от 07.12.2015 по делу N А03-14243/2014 правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализацию ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца.

Как верно отмечено судом первой инстанции, доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства после первой закупки, требований о прекращении нарушения прав в спорный период в материалы дела не представлено.

Первая претензия направлена предпринимателю 13.09.2019 в связи с выявленными 19.04.2019, 30.04.2019, 01.05.2019, 02.05.2019 нарушениями.

Суд первой инстанции учитывая приведенные нормы и фактические обстоятельства дела, существо совершенного нарушения, отсутствие доказанности размера убытков правообладателя в связи с выявленным нарушением, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения посчитал возможным уменьшить сумму компенсации за нарушение ответчиком прав на товарный знак N 1213307 "ROBOCAR POLI (POLI) и изображения персонажей, всего за 24 нарушения, до 240 000 руб. (по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав истца в период с 19.04.2019 по 02.05.2019 за каждый объект охраны (товарный знак N 1213307 "ROBOCAR POLI", произведения изобразительного искусства - изображения персонажей "ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)", "ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)", "ROBOCAR POLI (AMBER) (Робокар Поли (Эмбер)", "ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)", "ROBOCAR POLI (MARK) (Робокар Поли (Марк)", "ROBOCAR POLI (BUCKY) (Робокар Поли (Баки)", "ROBOCAR POLI (CAP) (Робокар Поли (Кэп)", "ROBOCAR POLI (SCOOL B) (Робокар Поли (Скул Би)", "ROBOCAR POLI (DUMP) (Робокар Поли (Дампу)", "ROBOCAR POLI (CLEANY) (Робокар Поли (Клини)", "ROBOCAR POLI (MAX) (Робокар Поли (Макс)") и по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав истца 16.03.2020 на указанные выше объекты охраны).

Оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Принимая во внимание положения пунктов пунктами 61, 62 Постановления N 10, суд апелляционной инстанции полагает, что, с учетом установленных объемов производственной деятельности истца, границ распространения изготовляемой им продукции, размера полученной им в предшествовавшее правонарушению время выручки, а также с учетом длительного неправомерного и недобросовестного характера действий ответчика, то есть с учетом обстоятельств, свидетельствующих о существенном нарушении прав и законных интересов общества, суд апелляционной инстанции считает, что в рассматриваемом случае не имеется оснований для взыскания с ответчика минимального предусмотренного законом размера компенсации за нарушение исключительных прав.

Требование истца о взыскании с ответчика судебных расходов, в том числе стоимости приобретенного товара, почтовых расходов, государственной пошлины рассмотрено в соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ, расходы правомерно взысканы с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Довод иностранной компании о необходимости применения к ответчику положений пункта 1 статьи 111 АПК РФ подлежит отклонению как необоснованный.

Частью 1 статьи 111 АПК РФ предусмотрено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

По смыслу указанной нормы права суд возлагает на лицо, нарушившее обязательный досудебный порядок, негативные последствия в виде отнесения судебных расходов, в случае, если судебный спор возник именно вследствие данного нарушения.

Вместе с тем, само по себе бездействие ответчика по досудебному урегулированию спора с неизбежностью не влечет вывода о злоупотреблении последним своими правами и, соответственно, о наличии оснований для отнесения на него всех судебных расходов.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нормы материального права применены арбитражным судом правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит отнесению на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2021 по делу N А70-16971/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.Ю. Рыжиков

Судьи

Н.Е. Иванова
Н.А. Шиндлер

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.