Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2021 г. N 07АП-1386/21 по делу N А45-12625/2020

город Томск

2 сентября 2021 г.

Дело N А45-12625/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 сентября 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной И.И.,

судей Павлюк Т.В.,

Хайкиной С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Толстогузовой Е.В. с использованием технологии онлайн-заседания (web-конференции) информационной системы "Картотека арбитражных дел" рассмотрел апелляционные жалобы Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (компания Шанхай Aoxya Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед), общества с ограниченной ответственностью "ДОРН" и общества с ограниченной ответственностью "Медикал Девелопмент Групп" (N 07АП-1386/2021(1,2,3)) на решение от 29.12.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45- 12625/2020 (судья Голубева Ю.Н.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Эндомаркет", г. Самара (ИНН 6319184040) к обществу с ограниченной ответственностью "ДОРН", г. Новосибирск (ИНН 5407485647) о взыскании 6 015 572 рублей, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) ООО "Медикал Девелопмент Групп", 2) Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (компания Шанхай Aoxya Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед),

В судебном заседании с использованием технологии онлайн-заседания (web-конференции) информационной системы "Картотека арбитражных дел" приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Эндомаркет": Филимонова Е.А. по доверенности от 10.12.2020 (на 1 год),

от общества с ограниченной ответственностью "ДОРН": Стрижова Т.А. по доверенности от 02.08.2021 (на 1 год),

от третьего лица- общества с ограниченной ответственностью "Медикал Девелопмент Групп": Варламьева Д.В. по доверенности от 02.08.2021 (на 1 год).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Эндомаркет" (далее - истец, ООО "Эндомаркет") обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДОРН" (далее - ответчик, ООО "ДОРН") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "AOHUA", зарегистрированного по свидетельству N 449267 в размере 6 015 572 руб., расходов на оплату услуг по составлению протокола осмотра сайта в размере 3 500 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины.

В ходе рассмотрения дела истец заявил отказ от иска в части взыскания расходов на оплату услуг по составлению протокола осмотра сайта в размере 3500 рублей.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены общество с ограниченной ответственностью "Медикал Девелопмент Групп" (далее - ООО "Медикал Девелопмент Групп"), иностранное лицо Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (компания Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед).

Решением от 29.12.2020 Арбитражного суда Новосибирской области принят отказ истца от иска в части взыскания расходов на оплату услуг по составлению протокола осмотра сайта, в размере 3500 рублей. Производство по делу в указанной части прекращено. Взыскана с ООО "ДОРН", в пользу ООО "Эндомаркет" компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак "AOHUA" по свидетельству N 449267 в размере 6 015 572 рубля, 70 000 рублей расходов на оплату услуг представителя, а также 53 078 рублей расходов по оплате госпошлины.

В Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами на судебный акт обратились ответчик и третьи лица, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, просят отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований.

Апелляционные жалобы мотивированы злоупотреблением правом со стороны истца (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ); получением истцом конкурентного преимущества в виде монополизации предложения оборудования компании Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед, исключая у потребителей возможность выбора среди дистрибьюторов одной и той же продукции, что является нарушением статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции); неправомерным применением судом положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отсутствие доказательств существования контрафактной продукции.

Определением от 20.02.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда апелляционные жалобы в соответствии с частью 2 статьи 130, частью 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объединены в одно производство для совместного рассмотрения, рассмотрение дела назначено на 17.03.2021.

В отзыве на апелляционные жалобы, представленном в порядке статьи 262 АПК РФ, истец с доводами апелляционных жалоб не соглашается, просит состоявшийся судебный акт оставить без изменения.

В судебном заседании представители обществ "ДОРН" и "Медикал Девелопмент Групп" поддержали доводы апелляционных жалоб.

Представитель истца возражал против их удовлетворения.

Третье лицо- компания Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед, надлежащим образом извещенное в порядке статьи 123 АПК РФ, явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Суд апелляционной инстанции в порядке части 6 статьи 121, частей 1 и 5 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя компании Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед.

Определением апелляционного суда от 17.03.2021 судебное заседание отложено для представления письменных объяснений с учетом возникших в судебном заседании вопросов.

Определением от 14.04.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда произведена замена в составе суда по рассмотрению апелляционной жалобы - судьи Кривошеиной СВ. на судью Павлюк Т.В.

После отложения судебное заседание продолжено с участием тех же представителей.

Определением суда от 14.04.2021 (полный текст от 21.04.2021) производство по настоящему делу было приостановлено до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам кассационной жалобы по делу N А82-24270/2019.

Определением суда от 26.08.2021 производство по настоящему делу возобновлено.

В судебном заседании с использованием технологии онлайн-заседания (webконференции) информационной системы "Картотека арбитражных дел" представители обществ "ДОРН" и "Медикал Девелопмент Групп" поддержали доводы апелляционных жалоб. Представитель истца возражал против их удовлетворения.

Третье лицо- компания Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед, надлежащим образом извещенная в порядке статьи 123 АПК РФ, явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Суд апелляционной инстанции в порядке части 6 статьи 121, части 5 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя компании Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, отзыва на них, заслушав представителей, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции суд апелляционной инстанции считает жалобы подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом из материалов дела, ООО "Эндомаркет" является законным правообладателем исключительных прав на товарный знак "AOHUA", зарегистрированный по свидетельству N 449267 с приоритетом от 16.07.2010, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.2011, что подтверждаются свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) "AOHUA", за номером 449267, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент).

В 2019 году в рамках мониторинга рынка выявлено, что на сайте ответчика www.dornall.ru рекламируется и реализуется товар со словесным обозначением "AOHUA", сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Товар, реализуемый и рекламируемый ответчиком, в том числе посредством интернет-сайта www.dornall.ru со словесным обозначением "AOHUA" однороден товарам 10 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак "AOHUA" по свидетельству N 449267.

С целью факта продажи продукции с товарным знаком "AOHUA" и лица, осуществляющего такую продажу, со стороны истца осуществлен запрос о продаже продукции посредством направления электронного письма на указанную на сайте www.dornall.ru электронную почту info@dornall.ru.

В своем ответном письме посредством корпоративной почты n.korablev@dornall.ru ответчик предоставил коммерческое предложение по продаже товара AOHUA AQ100 по цене 40900 $ США.

06.02.2020 получено с электронной почты ответчика info@.dornall.ru/ второе коммерческое предложение о продаже товара AOHUA AQ100 по цене 29999 $ США.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждается протоколом осмотра сайта www.domall.ru, коммерческим предложением ответчика, перепиской сторон, принт-скринами сайта.

Таким образом, истец указывает на то, что ответчиком нарушено его исключительное право на средство индивидуализации - товарный знак по свидетельству N 449267.

28.02.2020 ответчику направлена претензия с требованием прекращения незаконного использования товарного знака, принадлежащего истцу и выплаты компенсации, оставлена ответчиком удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

Арбитражный апелляционный суд не может согласиться с выводом суда первой инстанции, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

На основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления N 10 в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак "AOHUA" подтвержден представленными доказательствами и ответчиком не оспаривается.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно правовому подходу Верховного суда РФ, изложенному в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции установил факт злоупотребления истцом правом при обращении в суд с настоящим иском.

Согласно материалам дела, обозначение AOHUA является известным среди потребителей эндоскопического оборудования, производящегося в Китае компанией Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co. Ltd, основанной в 1994 году. Под названным брендом AOHUA Шанхай Аохуа выпускает несколько групп товаров: медицинские видеоэндоскопы; аксессуары для эндоскопов; периферийные устройства; ветеринарные эндоскопы.

Истцом не оспаривается, что Шанхай Аохуа широко использует собственную серию средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца с более ранней датой приоритета (фирменное наименование, товарные знаки, зарегистрированные на территории КНР), чем средства индивидуализации истца для формирования у потребителей устойчивой ассоциативной связи между продукцией и производителем.

При этом истец не производит собственное эндоскопическое оборудование, не маркирует свое оборудование товарным знаком "AOHUA", а использует указанные обозначения для предложений к продаже товаров производства Шанхай Аохуа, однако соответствующие договоры, заключенные с Шанхай Аохуа, равно как иные доказательства введения истцом в оборот на территории РФ оригинальной продукции в качестве первого лица от завода-изготовителя, в материалы дела не представлены.

На момент государственной регистрации договора об отчуждении истцу исключительного права на товарный знак "AOHUA" оригинальная продукция (оборудование) AOHUA была легально введена в оборот на территории РФ.

Истец не осуществляет ввоз продукции Шанхай Аохуа как по прямым контрактам с производителем, так и посредством лицензиатов и уполномоченных импортеров.

Спорный товарный знак зарегистрирован ООО "МДТ" с согласия компании Шанхай Аохуа, которая поставляла ООО "МДТ" эндоскопы под обозначением, соответствующим товарному знаку "AOHUA".

Действия истца по регистрации товарных знаков совершены не с намерением использовать их в предпринимательской деятельности с целью индивидуализации производимых товаров и услуг и продвижения их на рынке, а намерением запретить использовать третьим лицам соответствующих обозначений, тем самым запретить производителю оригинального оборудования реализовывать на территории Российской Федерации товаров через официальных дистрибьюторов.

Данный вывод подтверждается также тем обстоятельством, что после приобретения исключительных прав на товарный знак AOHUA истец приступил к принудительному взысканию компенсаций с официальных поставщиков продукции третьего лица (N А56-44077/2020, N N А40- 160247/2020).

Действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не могут быть признаны злоупотреблением правом, если требование о защите предъявлено ранее требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как следует из материалов настоящего дела, требования истца заявлены 03.06.2020, после обращения Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. (третье лицо по настоящему делу) к ООО "Эндомаркет" и ООО "МДТ" в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "AOHUA" по свидетельству Российской Федерации N 449267 в связи с его неиспользованием. Исковое заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам 28.11.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2020 по делу N СИП-970/2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2021, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 449267 в отношении:

части товаров 10-го класса МКТУ "аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; вибраторы горячего воздуха; гематиметры; дефибрилляторы сердца; диализаторы; зонды уретральные; иглы медицинские; ингаляторы; инструменты для электроиглоукалывания; кардиостимуляторы; катетеры; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы; маски наркозные; насосы для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты хирургические, стоматологические; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для промывания полостей тела; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; респираторы для искусственного дыхания; спирометры медицинские; стетоскопы; электрокардиографы";

части услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасервисах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

всех услуг 37-го класса МКТУ, вследствие его неиспользования.

Обществу "Эндомаркет" на момент подачи искового заявления по настоящему делу было известно, что третье лицо заявило к нему и обществу с ограниченной ответственностью "Медицинская диагностическая техника" в Суд по интеллектуальным правам требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "AOHUA" по свидетельству Российской Федерации N 449267 в связи с его неиспользованием.

Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

При названных обстоятельствах решение Арбитражного суда Новосибирской области по рассматриваемому делу подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, апелляционные жалобы - удовлетворению.

В порядке выполнения требований пункта 2 статьи 269 АПК РФ Седьмой арбитражный апелляционный суд считает необходимым принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьями 110, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 29 декабря 2020 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-12625/2020 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эндомаркет" (ИНН 6319184040) в пользу Стрижевой Татьяны Андреевны судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины по апелляционной инстанции в сумме 3000 (Три тысячи) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эндомаркет" (ИНН 6319184040) в пользу Варламьевой Дарьи Владимировны судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины по апелляционной инстанции в сумме 3000 (Три тысячи) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эндомаркет" (ИНН 6319184040) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр защиты товарных знаков" (за Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd) судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины по апелляционной инстанции в сумме 3000 (Три тысячи) рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

И.И. Бородулина

Судьи

Т.В. Павлюк С.Н. Хайкина