Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2021 г. N 13АП-12658/21 по делу N А56-115777/2020

г. Санкт-Петербург

15 сентября 2021 г.

Дело N А56-115777/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 сентября 2021 года.

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда М. Л. Згурская

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания И. С. Хариной

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-12658/2021) ИП Ястребовой Надежды Васильевны на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.03.2021 по делу N А56-115777/2020 (судья Нефедова А.В.), принятое по иску ООО "Белтермо"

к 1) ООО "Стройгарант", 2) Ястребова Надежда Васильевна

о взыскании

при участии:

от истца: Мажникова И. А. (доверенность от 11.12.2019)

от ответчиков: 1, 2) Ястребова Н. В. (руководитель)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Белтермо" (ОГРН 1191690078579, адрес: 420064, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 128, корпус 1, офис 24; далее - ООО "Белтермо", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СтройГарант" (ОГРН 1163525101068, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23, корпус 2, литер А, пом. 65 18Н; далее - общество) и индивидуальному предпринимателю Ястребовой Надежде Васильевне (ОГРНИП 314353601700018; далее - предприниматель) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака N 765673 "BELTЕRMO", о взыскании солидарно 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 765673, а также 15 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением суда в виде резолютивной части от 26.02.2021, опубликованным 27.02.2021, суд обязал ответчиков прекратить незаконное использование товарного знака N 765673 ("Белтермо"), взыскал солидарно с ООО "СтройГарант" и предпринимателя в пользу ООО "Белтермо" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 765673, а также 9 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

30.03.2021 изготовлено мотивированное решение.

В апелляционной жалобе предприниматель просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушение норм материального и процессуального права.

В судебном заседании Ястребова Н. В. поддержала доводы апелляционной жалобы, представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

В обоснование иска ООО "Белтермо" указало, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак N 765673 "BELTЕRMO" в виде словесного обозначения, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 765673, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.07.2020, дата приоритета 17.10.2019, срок действия регистрации исключительного права до 17.10.2029.

Товарный знак N 765673 зарегистрирован в отношении товаров 17 класса Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

ООО "Белтермо" - торгово-производственная компания, которая специализируется на изготовлении и продаже целлюлозно-бумажного утеплителя "Белтермо", для индивидуализации своей продукции истец использует словесное обозначение "BELTЕRMO".

27.10.2020 истцу стало известно о нарушении его прав обществом и предпринимателем, выразившемся в следующем.

Ответчики на интернет сайте http://www.stroygarant35.ru рекламировали и предлагали к продаже товар (древесные теплоизоляционные плиты), относящийся к 17 классу МКТУ, под товарным знаком "Белтермо", что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 27.10.2020. При этом обозначение "Белтермо" является сходным до степени смешения с товарным знаком ООО "Белтермо".

По мнению истца, факт принадлежности сайта http://www.stroy-garant35.ru ответчикам подтверждается размещением их реквизитов на указанном сайте.

В соответствии с условиями лицензионного договора от 15.07.2020, заключенного между ООО "Белтермо" и ООО "Альфа Грин", стоимость права использования спорного товарного знака составляет 100 000 руб. в квартал.

Претензии истца от 27.10.2020, направленные в адрес ответчиков, оставлены без удовлетворения, что явилось основанием для обращения ООО "Белтермо" в суд с настоящим иском.

Суд, установив принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак N 765673 "BELTЕRMO", пришел к выводу о том, что принадлежащий истцу товарный знак, а также наименования реализуемых ответчиками товаров имеют фонетическое и графическое сходство, использование ответчиками товарного знака "Белтермо" в наименовании реализуемой продукции (товаров) вводит потребителя в заблуждение, в результате чего возникает вероятность смешения. Учитывая изложенное, суд признал обоснованным требование истца об обязании общества и предпринимателя прекратить незаконное использование товарного знака N 765673. Размер компенсации за незаконное использование товарного знака определен судом, исходя из стоимости права использования спорного товарного знака, в сумме 100 000 руб.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных положений и с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Материалами дела подтверждено, что на сайте, используемом ответчиками в целях предложения к продаже товаров, под заголовком "Тепло-звукоизоляционные плиты Белтермо" предлагались к продаже ветрозащитные плиты Белплит Топ.

Апелляционная инстанция считает, что товарный знак "BELTERMO" по свидетельству Российской Федерации N 765673 обладает высокой степенью сходства с используемым ответчиком для предложения к продаже товара словесным обозначением "Белтермо" по звуковому (фонетическому) критерию, поскольку единственный словесный элемент противопоставленного товарного знака является транслитерацией единственного словесного элемента спорного словесного обозначения.

Вместе с тем, установленные выше обстоятельства, по мнению суда апелляционной инстанции, не являются основанием для удовлетворения иска в связи со следующим.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в открытом доступе на сайте https://kad.arbitr.ru размещено решение Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021 по делу N СИП-620/2020 по заявлению ООО "Белтермо" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.05.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 14.01.2020 возражения открытого акционерного общества "Мозырский деревообрабатывающий комбинат" (далее - ОАО "МДК", комбинат) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 725083 "BELTЕRMO".

Иностранное лицо ОАО "МДК" привлечено к участию в деле N СИП-620/2020 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В рамках рассмотрения дела N СИП-620/2020 в отношении несоответствия оспариваемой регистрации требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ податель возражения указал, что ООО "АЛЬФА ГРИН", являясь представителем лица, подавшего возражение, злоупотребило договорными отношениями и без его согласия произвело регистрацию на свое имя обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком комбината. После разрыва партнерских отношений с лицом, подавшим возражение, сначала ООО "АЛЬФА ГРИН", а впоследствии общество "БЕЛТЕРМО", пользуясь принадлежащим им исключительным правом на товарный знак, рассылают другим участникам рынка, занимающимся реализацией продукции "БЕЛТЕРМО", претензии с требованием о запрете использования обозначения "БЕЛТЕРМО" и выплате компенсации, в чем усматриваются признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

Решением Роспатента от 22.05.2020 поступившее 14.01.2020 возражение удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку N 725083 признано недействительным полностью.

При принятии оспариваемого решения Роспатентом было установлено, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака "БЕЛТЕРМО" с приоритетом от 17.06.2013, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, являющейся государством - участником Парижской конвенции, за N 54175 в отношении товаров 17, 19-го классов и услуг 35-го классов МКТУ. Таким образом, на дату приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 725083 (12.10.2018) лицу, подавшему возражение, на территории государства - участника Парижской конвенции принадлежало исключительное право на товарный знак "БЕЛТЕРМО".

Как было указано выше, на сайте, используемом ответчиками в целях предложения к продаже товаров, под заголовком "Тепло-звукоизоляционные плиты Белтермо" предлагались к продаже ветрозащитные плиты Белплит Топ.

Вместе с тем, истец не представил доказательств того, что является производителем ветрозащитных плит Белплит Топ. В открытых источниках информации сети Интернет указано, что производителем ветрозащитных плит Белплит Топ является ОАО "МДК".

При этом ОАО "МДК" является правообладателем товарного знака "БЕЛТЕРМО" с приоритетом от 17.06.2013, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, за N 54175 в отношении товаров 17, 19-го классов МКТУ.

Спора в Роспатенте в отношении правовой охраны товарного знака "BELTЕRMO" по свидетельству на товарный знак N 765673, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.07.2020, дата приоритета 17.10.2019, между истцом и ОАО "МДК" не было.

Вместе с тем, 03.03.2021 между ООО "Белтермо" (правообладатель) и ОАО "МДК" (приобретатель) заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак N 765673. Стоимость отчуждения права на товарный знак составила 5 000 руб.

Оценив все указанные обстоятельства в совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции оценивает действия ООО "Белтермо" по предъявлению иска к ответчикам как злоупотребление правом, что является основанием для отмены решения суда первой инстанции и отказа в удовлетворении иска.

Кроме того, необходимо отметить, что при удовлетворении требований истца об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарного знака N 765673 "Белтермо" суд первой инстанции не отразил в решении и не проверил их доводы об удалении 10.11.2020 словесного обозначения "Белтермо" с сайта http://www.stroygarant35.ru.

На дату вынесения судебного акта апелляционной инстанцией такое словесное обозначение на указанном сайте отсутствует.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.03.2021 по делу N А56-115777/2020 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Белтермо" (ОГРН 1191690078579, адрес: 420064, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 128, корпус 1, офис 24) в пользу индивидуального предпринимателя Ястребовой Надежды Васильевны (ОГРНИП 314353601700018) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

М.Л. Згурская