Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2021 г. N 10АП-16225/21 по делу N А41-18094/2021

г. Москва

19 сентября 2021 г.

Дело N А41-18094/21

Резолютивная часть постановления объявлена 13 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 сентября 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Виткаловой Е.Н.,

судей Коновалова С.А., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Ганичевой Т.А.,

при участии в заседании:

от ООО "ПромСистемы": не явились, извещены;

от ООО "Элкад": не явились, извещены.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПромСистемы" на решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.2021 по делу N А41-18094/21, по исковому заявлению ООО "ПромСистемы" к ООО "Элкад" о признании права преждепользования,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Промсистемы" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "Элкад" (далее - ответчик) о признании за ООО "Промсистемы" права преждепользования по патенту N 190077 на полезную модель "Электрический нагреватель на основе углеродных волокнистых материалов", о взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24 июня 2021 года в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "ПромСистемы" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда Московской области, принять по делу новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители сторон в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Дело рассмотрено в соответствии с нормами ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

До начала судебного разбирательства от ООО "Элкад" пришел отзыв на апелляционную жалобу, суд, руководствуясь ст. 262 АПК РФ, приобщил отзыв к материалам дела.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2020 года по делу N А40-270059/19-51-2142 частично удовлетворен иск ООО "Элкад" к ООО "Промсистемы" о защите исключительных прав на полезную модель по патенту РФ N 190077, о взыскании компенсации в размере 10 000 руб.

Суд признал контрафактными устройства - стеклопластиковые нагреватели, имеющие маркировку "X-therm" Р=4 кВт, L=1250 мм, D=150 мм, нарушающие права ООО "ЭЛКАД" на полезную модель по патенту РФ N 190077 и запретил истцу осуществлять без согласия ООО "Элкад" продажу вышеуказанных стеклопластиковых нагревателей с использованием полезной модели "Электрический нагреватель на основе углеродных волокнистых материалов", защищенной патентом РФ по свидетельству N 190077.

ООО "Элкад" обосновал свои требования тем, что он является обладателем исключительных прав на полезную модель по патенту N 190077 "Электрический нагреватель на основе углеродных волокнистых материалов", с датой начала срока действия патента 02.11.2018.

ООО "Промсистемы" не принимало участия в суде первой инстанции в связи с ненадлежащим уведомлением, по причине чего было лишено возможности предоставить возражения, так как стеклопластиковый нагреватель X-therm 4 кВт, приобретенный ответчиком у истца, приобретался компанией ООО "Промсистемы" у ООО "Сити Коннект" и ООО "ИКСтерм" и реализуется на территории России с 2017 года.

Истец указал, что по смыслу ст. 1361 ГК РФ право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий, в частности, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента. Истец заявил, что осуществлял закупку и реализацию запатентованную ООО "ЭЛКАД" полезную модель - стеклопластиковый нагреватель имеющий маркировку "X-therm" Р=4 кВт, L=1250 мм, D=150 мм, с 2017 года, то есть задолго до даты приоритета полезной модели (срок действия патента с 02.11.2018).

Данное обстоятельство подтверждается товарно-распорядительными документами за период с 2017 года по 2020 год.

Добросовестное использование ООО "Промсистемы" при приобретении и реализации стеклопластиковых нагревателей, идентичных запатентованным, подтверждается тем, что стеклопластиковый нагреватель Xtherm 4 кВт являлся предметом судебного спора в Арбитражном суде Москвы по искам ООО "ЭЛКАД" к ООО "Сити Коннект" и к ООО "ИКС-терм" о защите исключительных прав, что подтверждаются судебными решениями Арбитражного суда Москвы от 27.02.2015 по делу N А 40-127937/13-19-987 и от 24.11.2016 по делу NА40-32710/16-117-279, оставленными в силе надзорными судебными инстанциями.

В исках ООО "Элкад" к ООО "Сити Коннект" и к ООО "ИКС-терм" об использовании запатентованной модели было отказано.

Из изложенного следует, что истец, приобретая и реализуя стеклопластиковые нагреватели X-therm, приобретенные у ООО "Сити Коннект" и ООО "ИКС-терм", исходил из того, что данные модели созданы до даты приоритета и независимо от авторов указанной в патенте полезной модели.

Таким образом, предусмотренное статьей 1361 ГК РФ обязательное условие для возникновения права преждепользования, касающееся независимого от автора создания технического решения, тождественного тому, которое впоследствии запатентовано в качестве полезной модели, в данном случае ООО "Промсистемы" соблюдено.

Истец считает, что имеются все основания для признания права преждепользования за ООО "Промсистемы" патенту N 190077 на полезную модель "Электрический нагреватель на основе углеродных волокнистых материалов".

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим иском в суд.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из данной нормы следует, что при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ); б) создание тождественного решения независимо от автора; в) добросовестность использования решения; г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; д) объем преждепользования.

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Как разъяснено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015, из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

В обоснование исковых требований по делу А40-270059/19-51-2142 ООО "ЭЛКАД" указало, что ответчик распространяет на территории РФ стеклопластиковые нагреватели марки "X-therm", в которых использована формула полезной модели ООО "ЭЛКАД".

Как установлено судом по делу А40-270059/19-51-2142, ООО "ЭЛКАД" через своего контрагента приобрело у ООО "ПРОМСИСТЕМЫ" стеклопластиковые нагреватели марки "X-therm" P = 4 кВт, L = 1250 мм, D = 150 мм в количестве 2 штук, что подтверждается представленными в материалы дела счетом N 190515-2 от 15.05.2019, УПД N 190531-1 от 31.05.2019, счетом N 23 от 30.06.2019, товарной накладной N 19 от 30.06.2019.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В материалы дела А40-270059/19-51-2142 ООО "ЭЛКАД" представлено заключение по результатам досудебной патентоведческой экспертизы от 19 июля 2019 года, из которого следует, что в представленном ООО "ЭЛКАД" электрическом обогревателе использованы все признаки независимого пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Представленное в суд заключение эксперта, не является заключением судебной экспертизы (статья 86 АПК РФ) или заключением специалиста (статья 55.1 АПК РФ), а является иным доказательством (статья 89 АПК РФ), не имеющим для суда в силу части 5 статьи 71 АПК РФ заранее установленной силы.

ООО "Промсистемы" ходатайства о назначении судебной экспертизы не заявил, изложенные в вышеуказанном заключении выводы соответствующими доказательствами не опроверг.

Факт продажи ООО "ПРОМСИСТЕМЫ" товара, в котором использованы все признаки независимого пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели, требование ООО "ЭЛКАД" о запрете ООО "ПРОМСИСТЕМЫ" осуществлять без согласия истца продажу стеклопластиковых обогревателей, имеющих маркировку "X-therm" P = 4 кВт, L = 1250 мм, D = 150 мм, с использованием полезной модели "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ", защищенной патентом РФ N 190077, удовлетворил.

В остальной части требование по делу А40-270059/19-51-2142 ООО "ЭЛКАД" о запрете ООО "ПРОМСИСТЕМЫ" удовлетворению не подлежит, поскольку ООО "ЭЛКАД" остальные перечисленные в подпункте 1 пункте 2 статьи 1358 ГК РФ способы использования ООО "ПРОМСИСТЕМЫ" полезной модели ООО "ЭЛКАД" не доказаны.

Учитывая, что разрешение на использование полезной модели по патенту РФ N 190077 ООО "ЭЛКАД" ООО "Промсистемы" не предоставляло, спорные товары являются контрафактными, соответственно, требование об их признании таковыми также подлежит удовлетворению.

В силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вместе с тем суд принимает во внимание, что при рассмотрении в судебной инстанции дела А40-270059/19-51-2142 доводы о преждепользовании не заявлялись.

В заседании суда от 19 мая 2021 года судом был задан вопрос представителю истца: "Чем вы подтверждаете право преждепользования?", представитель истца ссылался на товарные накладные, по которым товар был приобретен ответчиком до возникновения патента. Также судом был задан вопрос представителю истца: "Является ли истец разработчиком объекта по патенту?", представитель истца указал, что не является разработчиком объекта по патенту, заявил, что добросовестно приобретал товар (протокол с/з от 19.05.2021) В заседании суда от 14 апреля 2021 года представитель истца указал, что автором спорного изобретения не является. На вопрос суда истцу: "Каким образом данный иск направлен на защиту нарушенного права?" истец пояснил, что ответчику запрещено покупать и использовать контрафактную продукцию (протокол с/з от 14.04.2021).

Между тем, проанализировав представленные документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции обоснованно посчитал, что при рассмотрении в судебной инстанции дела А40-270059/19-51-2142 доводы о преждепользовании не заявлялись, из исковых требований не представляется возможным установить, использовались ли в данный период и если да, то с какого момента в выпускаемых обогревателях все существенные признаки промышленного образца, охраняемого патентом, в указанный ответчиком период, осуществлены ли им приготовления к использованию тождественного решения, а также объем выпускаемых товаров.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено доказательств, безусловно подтверждающих факт, что истец является разработчиком.

Истец также не представил доказательств, что продукция до даты приоритета выпускалась ООО "ЭЛКАД" и в это время была тождественна промышленному образцу, патент на который получен истцом, устанавливаемый объем использования тождественного решения также не подтвержден.

Представленные товарные накладные за этот же период не подтверждают объем преждепользования.

Также не представлены документы, подтверждающие отсутствие превышения объема после даты приоритета.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правомерному и обоснованному выводу, что истцом не представлено дополнительных доказательств в обоснование своей позиции по спору.

Требования истца не направлены на защиту нарушенного права, которое может быть восстановлено при рассмотрении настоящего спора.

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска

Исследовав материалы дела, проверив доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции считает обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Доводы заявителя апелляционной жалобы фактически сводятся к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, и не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие заявителя апелляционной жалобы с оценкой судом доказательств.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.2021 по делу N А41- 18094/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.Н. Виткалова

Судьи

С.А. Коновалов В.Н. Семушкина