Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2021 г. N 18АП-10488/21 по делу N А47-5896/2020

г. Челябинск

27 сентября 2021 г.

Дело N А47-5896/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 23 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Арямова А.А., Ивановой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ануфриевой К.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Живая вода" на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 08 июня 2021 г. по делу N А47-5896/2020.

В судебном заседании принял участие представитель:

общества с ограниченной ответственностью "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" - Бердников А.И. (удостоверение адвоката N 11009, доверенность от 05.07.2021).

Общество с ограниченной ответственностью "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" (далее - истец, "ООО Напитки из Черноголовки-Аквалайф") обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Живая вода" (далее - ответчик, ООО "Живая вода"):

- о запрете ООО "Живая вода" маркировать и вводить в гражданский оборот производимый им товар - низкокалорийный, безалкогольный, среднегазированный напиток "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы" (товар 32 класса МКТУ), маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по св. N N 603481, 603482, 646283;

об обязании ООО "Живая вода", удалить и уничтожить за собственный счёт этикетки, упаковки уже изготовленного напитка "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по св. N N 603481, 603482, 646283 находящимся на складах предприятия;

- о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Кривых Николай Васильевич (далее - Кривых Н.В.), Управление федеральной антимонопольной службы по Московской области (далее - УФАС по Московской области), Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области (далее - УФАС по Оренбургской области).

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 08.06.2021 (резолютивная часть решения объявлена 02.06.2021) исковые требования ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" удовлетворены частично:

- ООО "Живая вода" запрещено маркировать и вводить в гражданский оборот производимый товар - низкокалорийный, безалкогольный, среднегазированный напиток "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы" (товар 32 класса МКТУ), маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283;

- суд обязал ООО "Живая вода" удалить и уничтожить за собственный счёт этикетки, упаковки уже изготовленного напитка "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283, находящимся на складах предприятия;

- с ООО "Живая вода" взыскана денежная компенсация за незаконное использование на напитке "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы" этикеток, упаковки уже изготовленного напитка "ТОТ САМЫЙ" с ароматом апельсина", маркированный этикетками со словесными обозначением "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283 в размере 800 000 руб. 00 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 31 000 руб. 00 коп.

Ответчик (далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт), не согласившись с решением суда, обжаловал его в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. В апелляционной жалобе просит решение суда отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на то, что считает недобросовестными действия истца и ООО "ПК Аквалайф", поскольку спорное обозначение открыто использовалось иными лицами (включая ООО "Национальная водная компания") до даты подачи заявки на регистрацию товарных знаков, то есть, товарные знаки правообладателем не создавались, а лишь использовалось получившее известность обозначение.

Не отрицая схожесть товарных знаков со спорными обозначениями ответчика, ООО "Живая вода" полагает недоказанным, что товарные знаки приобрели известность благодаря хозяйственной деятельности правообладателей до момента регистрации товарных знаков. Также, ответчик полагает недоказанным факт использования товарных знаков непосредственно самим истцом (договоры на реализацию продукции серии "ТОТ САМЫЙ" заключались иным лицом - ООО "ПК Аквалайф", а договор, заключенный между истцом и ООО "ПК Аквалайф" сведений о продукции этой серии не содержит).

Податель апелляционной жалобы обращает внимание на то, что истец и ответчик являются конкурентами и регистрация товарных знаков произведена в целях получения истцом необоснованных преимуществ. Кроме того, ответчик считает, что размер взысканной компенсации определен судом первой инстанции произвольно, без исследования обстоятельств нарушения. Ввиду отсутствия сведений о причинении истцу убытков, по мнению ответчика, компенсация не могла превышать 10 000 руб.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

До начала судебного заседания от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением заместителя председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021 в составе суда произведена замена судьи Скобелкина А.П. на судью Арямова А.А. рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Представитель истца в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, указав на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 11250237031 и обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 603481, 603482, 646283 (с датами приоритета - 19.02.2010, 01.09.2014 и 17.05.2016 соответственно), представляющие собой словесное обозначение "ТОТ САМЫЙ", выполненное заглавными буквами кириллического алфавита различным способом. Правовая охрана указанных товарных знаков распространяется в том числе в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), к которому относятся минеральные и безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Из представленных истцом копий свидетельств на товарные знаки, приложений к ним, а также уведомления о государственной регистрации договора следует, что 27.03.2019 за N РД0289985 осуществлена государственная регистрация лицензионного договора о предоставлении ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" права использования указанных товарных знаков. Лицензионный договор заключен между ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" (лицензиар) и ООО "Производственная компания "Аквалайф" (лицензиат) на право использования в том числе названных товарных знаков.

Как указывает истец, его представителем 17.12.2019 по кассовому чеку в магазине "Орен-Аква", расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 22 произведена закупка низкокалорийного, среднегазированного, безалкогольного напитка "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы" в полиэтиленовой бутылке, объемом 1,5 литра, по цене 53 рубля за 1 бутылку. На этикетке указано: изготовитель - ООО "Живая вода", дата розлива напитка - 17.12.2019.

Приобретение товара подтверждено представленными истцом копиями товарного чека от 17.12.2019, а также фотоматериалами.

По мнению истца, приобретенный товар является контрафактным, поскольку название напитка "ТОТ САМЫЙ", произведенного ООО "Живая вода", и товарные знаки "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283 сходны до степени смешения (тождественны).

В этой связи истцом в адрес ответчика направлена претензия от 27.01.2020 N 31 с требованием прекратить использование этикеток со словесным обозначением "ТОТ САМЫЙ", а также прекратить введение в гражданский оборот произведенный напиток "ТОТ САМЫЙ", удалить и уничтожить упаковки (этикетки) уже изготовленных товаров, на которых размещено словесное обозначение "ТОТ САМЫЙ", находящихся на складах предприятия, и выплатить в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсацию в размере 1000000 руб.

Неисполнение ответчиком содержащихся в претензии требований послужило основанием для обращения истцом в суд с рассматриваемым иском.

Рассмотрев спор по существу, суд первой инстанции признал подтвержденным наличие оснований для удовлетворения исковых требований в части запрета ответчику маркировать и вводить в гражданский оборот производимый им товар, маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283 и в части обязания ответчика удалить и уничтожить за собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленного напитка "ТОТ САМЫЙ", маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам NN 603481, 603482, 646283, находящимся на складах предприятия. Требование в части взыскания с ответчика компенсации удовлетворено судом первой инстанции частично. Применив принцип разумности, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки до 800000 руб.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (пункт 1).

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 157, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, истец обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 603481, 603482, 646283 (с датами приоритета - 19.02.2010, 01.09.2014 и 17.05.2016 соответственно), представляющие собой словесное обозначение "ТОТ САМЫЙ", выполненное заглавными буквами кириллического алфавита различным способом.

Правовая охрана товарного знака распространяется в том числе в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), к которому относятся минеральные и безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые сиропы и прочие составы для изготовления напитков. Доказательств утраты истцом исключительных прав материалы дела не содержат. Указанное обстоятельство не оспаривается и ответчиком.

Материалами дела также подтвержден и участвующими в деле лицами по существу не оспаривается факт использования ответчиком словесного обозначения "ТОТ САМЫЙ" на упаковках (этикетках) производимого им товара (низкокалорийного, среднегазированного, безалкогольного напитка "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы"), введенного им в гражданский оборот на территории Российской Федерации (подтверждается кассовым чеком на приобретение товара, фотоматериалами).

В целях разрешения вопроса о сходстве использованного ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца можно руководствоваться положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), в соответствии с которыми при определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 41 Правил N 482 и пункт 3 Методических рекомендаций N 197).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41 Правил N 482).

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Эти признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций N 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и другое. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Использованное ответчиком для маркировки своей продукции словесное изображение "ТОТ САМЫЙ" имеет полное сходство с товарными знаками истца по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283 по смысловым (симантическим), звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным) признакам, а также связано с однородными товарами, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, то есть, является сходным с товарным знаком истца до степени смешения, что ответчиком по существу не оспаривается. При этом, такое использование товарного знака произведено в отсутствии согласия правообладателя.

Ответчик, являющийся участником гражданского оборота и осуществляющий предпринимательскую деятельность в форме изготовления и реализации товара, несет обязанность осуществлять проверку соответствия производимого им товара требованиям действующего законодательства, включая необходимость убедиться в наличии знаков охраны интеллектуальных прав. Действуя с надлежащей степенью добросовестности и разумности, ответчик обязан убедиться в отсутствие нарушения исключительных прав.

В этой связи следует согласиться с выводами суда первой инстанции о нарушении виновными действиями ответчика исключительных прав истца, а также о необходимости применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Ответчик полагает недобросовестными действия истца и предыдущего правообладателя, направленные на регистрацию в качестве товарных знаков изображения, ранее использовавшегося иными лицами, включая ООО "Национальная водная компания". По мнению ответчика, такие действия имеют цель получения необоснованного конкурентного преимущества. Так, ответчик указывает на следующие обстоятельства: первый правообладатель товарных знаков "ТОТ САМЫЙ" никогда не являлся ни производителями лимонада, ни лицом, осуществляющими его оборот, указанное обозначение применялось исключительно для маркировки чайной продукции; в 2017 году правообладатель аккумулировал все товарные знаки со словесным обозначением "ТОТ САМЫЙ" (по 32 классу МКТУ) с целью недопущения их использования иными лицами, при этом правообладателю было известно, что с 2013 года указанный дизайн этикетки и словесное обозначение "ТОТ САМЫЙ" использовались ООО "Национальная водная компания" (бренд "Живая вода"); впоследствии, ООО "ПК Аквалайф" выкупило у первоначального правообладателя - ООО "Московская чайная фабрика" товарный знак "ТОТ САМЫЙ" с целью его незаконного использования для маркировки лимонадов, ранее изготовляемых ООО "Национальная водная компания"; в настоящее время ООО "Живая вода" приобрело на торгах всю рецептуру напитков, товарные знаки, ранее принадлежавшие ООО "Национальная водная компания".

Однако, из пояснений истца следует, что товарный знак "ТОТ САМЫЙ" по свидетельству N 603480 (дата приоритета 14.07.1999) был зарегистрирован 11.01.2001 ООО "Московская чайная фабрика", после чего был приобретён ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" у ООО "Московская чайная фабрика" по договору отчуждения исключительного права от 19.10.2016, зарегистрированному Роспатентом 30.01.2017 за N РД0215694. На базе указанного товарного знака были зарегистрированы другие товарные знаки со словесным обозначением "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам: N 603481 (зарегистрирован 19.01.2011), N 603482 (зарегистрирован 30.01.2017) и N 646283 (зарегистрирован 28.02.2018). ООО "Национальная водная компания" зарегистрировано в качестве юридического лица 21.08.2006, а ООО "Живая вода" - 11.11.2019, то есть - после регистрации прав на товарный знак по свидетельству N 603480.

С учетом этих обстоятельств, суд первой инстанции обоснованно отклонил довод ответчика о недобросовестном поведении истца при регистрации прав на товарные знаки. Оснований полагать, что регистрация прав на товарные знаки произведена истцом исключительно в целях причинения ущерба иным лицам, материалы дела не содержат.

Следует отметить, что на отсутствие оснований полагать действия по регистрации товарных знаков недобросовестными указал и Суд по интеллектуальным правам в решении от 03.02.2021 по делу N СИП-796/2020, возбужденному по иску ООО "Живая вода" об оспаривании действий истца, связанных с регистрацией в том числе спорных товарных знаков.

Товарные знаки использовались истцом в предпринимательской деятельности путем передачи за вознаграждение права их использования ООО "ПК Аквалайф" на основании лицензионного договора от 01.01.2019 (зарегистрирован за номером 0289985). Фактическое неиспользование истцом товарных знаков в целях индивидуализации собственной продукции (на что обращает внимание ответчик) не исключает возможности применения истцом предусмотренных законом способов защиты исключительных прав на эти товарные знаки.

Как указано выше, правообладатель вправе осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (это требование предъявляется к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия); о возмещении убытков (это требование предъявляется к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение); об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи (это требование предъявляется к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая подтверждение материалами дела факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, суд первой инстанции, руководствуясь указанной нормой, обоснованно удовлетворил исковые требования в части запрета ответчику маркировать и вводить в гражданский оборот производимый им товар (низкокалорийный, безалкогольный, среднегазированный напиток "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам N N 603481, 603482, 646283, а также в части обязания ответчика удалить и уничтожить за собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленного напитка "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", маркированный этикетками со словесными обозначениями "ТОТ САМЫЙ" с ароматом колы", схожими до степени смешения с товарными знаками "ТОТ САМЫЙ" по свидетельствам NN 603481, 603482, 646283, находящимся на складах предприятия.

Кроме того, в силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель по своему выбору вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков в том числе выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В настоящем случае размер взыскиваемой с ответчика компенсации определен истцом в порядке подпункта 1 пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в твердой сумме - 1000000 руб.

Ответчиком заявлены возражения относительно размера взыскиваемой компенсации.

Исследовав представленные сторонами в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае заявленный истцом размер компенсации за одно допущенное ответчиком нарушение, не отвечает принципам разумности и справедливости. При этом, судом учтены не опровергнутые истцом пояснения ответчика о том, что в линейке продукции истца аромат колы (использованный ответчиком при производстве спорной продукции) менее распространенный.

Исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, принимая во внимание отсутствие доказательств длительности допущенного нарушения исключительных прав истца, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отвечающей принципу разумности является компенсация за нарушение исключительных прав истца в размере 800000 руб. Эта сумма компенсации признана судом первой инстанции соответствующей критерию разумности и соразмерности последствиям нарушения обязательства и обеспечивающей восстановление прав истца на товарные знаки, а также отвечающей цели пресечения возможного продолжения допущенного ответчиком нарушения.

Заявляя о необходимости уменьшения размера компенсации до 10000 руб., ответчик ссылается исключительно на отсутствие доказательств причинения истцу убытков оцениваемыми действиями ответчика. Между тем, это обстоятельство само по себе не является достаточным основанием для признания определенной судом суммы подлежащей взысканию компенсации неразумной.

Кроме того, при оценке размера компенсации суд апелляционной инстанции полагает заслуживающими внимание доводы истца о том, что для продвижения и рекламы бренда "ТОТ САМЫЙ" на рынке, истец на протяжении ряда лет тратит значительные денежные средства, и присутствие на рынке контрафактного товара вызывает для него негативные последствия в виде снижения доверия потребителей к товарам, маркируемым сходным обозначением, падения доли рынка правообладателя и лицензиата товарного знака, недополучения правообладателем лицензионных платежей.

Также, суд учитывает факт неисполнения ответчиком в добровольном порядке содержащегося в претензии истца от 27.01.2020 N 31 требования о прекращении незаконного использования спорного обозначения.

Таким образом, основанная на внутреннем убеждении и соответствующая материалам дела позиция суда первой инстанции в части определения размера подлежащей взысканию компенсации, не подлежит переоценке судом апелляционной инстанции. Заявленные ответчиком возражения в этой части судом не принимаются.

Распределение понесенных истцом судебных расходов произведено судом первой инстанции в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из результатов рассмотрения спора. Каких-либо возражений в этой части сторонами не заявлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Таким образом, основания для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения или отмены решения суда первой инстанции отсутствуют.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подателя апелляционной жалобы по уплате государственной пошлины относятся на его счет.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 08 июня 2021 г. по делу N А47-5896/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Живая вода" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.Г. Плаксина

Судьи

А.А. Арямов Н.А. Иванова