Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2021 г. N 18АП-11426/21 по делу N А07-31668/2019

г. Челябинск

04 октября 2021 г.

Дело N А07-31668/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 октября 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Арямова А.А., Плаксиной Н.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Семеновой О.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Девясил" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.05.2021 по делу N А07-31668/2019.

Общество с ограниченной ответственностью "Русфик" (далее - истец, ООО "Русфик") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Девясил" (далее - ответчик, ООО "Девясил"):

о запрете использовать ответчику обозначение "Белый сорбент", сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 415859, N 556595 на упаковке и документации, связанный с введением в гражданский оборот при продаже биологически активной добавки к пище;

о запрете использовать ответчику комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Белый сорбент", сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 415859, N 556595 на упаковке документации, связанной с введением в гражданский оборот при продаже биологически активной добавки к пище;

о взыскании с ответчика компенсации в размере 50 000 рублей за незаконное использование товарных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 415859 и N 556595.

Судом первой инстанции в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Биола" (далее - ООО "Биола"), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 415859, N 556595 в размере 50 000 рубле., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей.

ООО "Девясил", не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилось с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении требований отказать в полном объеме.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает на несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что товар, маркированный словесным обозначением "Белый уголь", производится не истцом, а ООО "ОФМ", следовательно, с указанным иском вправе обратиться ООО "ОФМ". В инструкциях в качестве производителя указан также ООО "ОФМ". Соглашение о производстве продукции не содержит даты его подписания. Лицензионным договором не предусмотрено право лицензиата обращаться в суд с исками о защите прав правообладателя. ООО "Русфик" вправе обратиться в суд с иском в случае нарушения третьими лицами его прав на коммерциализацию, продвижение и изготовление продукции "Белый уголь", такие действия ООО "Девясил" не совершало. В апелляционной жалобе ответчик приводит доводы относительно невозможности принятия заключения патентного поверенного.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие не явившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, компания Omnifarma Europe Limited, (Кипр) является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "БЕЛЫЙ УГОЛЬ":

1) товарный знак

по свидетельству Российской Федерации N 415859 с приоритетом от 02.11.2007, зарегистрирован 12.08.2010 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "лекарственные средства, а именно: энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые";

2) товарный знак

по свидетельству Российской Федерации N 471882 с приоритетом от 16.03.2011, зарегистрирован 01.10.2012 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные средства, в том числе для лечения похмельного синдрома, а именно: энтеросорбенты; минеральные пищевые добавки";

3) товарный знак

по свидетельству Российской Федерации N 510767 с приоритетом от 04.07.2012, зарегистрирован 10.04.2014 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные средства, а именно: энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые";

4) товарный знак

по свидетельству Российской Федерации N 545050 с приоритетом 12.11.2013, зарегистрирован 03.06.2015 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные средства, а именно: энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые";

5) товарный знак

по свидетельству Российской Федерации N 556595 с приоритетом от 12.08.2014 зарегистрирован 05.11.2015 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные средства, а именно: энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые".

Между компанией Omnifarma Europe Limited и обществом "Русфик" заключен лицензионный договор от 26.12.2016 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 510767, N 415859, N 471882, N 545050, N 5556595 на предоставление исключительной лицензии на территории Российской Федерации в отношении товаров 5-го класса МКТУ. Согласно разделу 2 договора общество "Русфик" принимает исключительную, непередаваемую и не подлежащую передаче по сублицензии лицензию на использование товарных знаков в целях коммерциализации, продвижения и изготовления продукции обществом "Русфик".

Согласно пункту 1.1 раздела 1 договора "Коммерциализация" означает "планирование, распространение, предложение для продажи и (или) деятельность по продаже, осуществляемые обществом "Русфик" в отношении продукции"; "Продвижение" означает "любую без исключения рекламную/маркетинговую деятельность, включая без ограничения подготовку проектов, контроль, распространение рекламы, образцов продукции, обучение медицинских представителей, осуществляемую обществом "Русфик" в отношении продукции"; "Продукция" означает следующие добавки минеральные пищевые: а) Белый уголь "С добрым утром", 10 таблеток; b) Белый уголь "Актив", 10 таблеток; с) Белый уголь "Актив", 30 таблеток; "Территория" означает Российскую Федерацию.

Пункт 1.1. раздела 1 договора также включает определение понятия "Конкурентная продукция" - любые пищевые добавки, которые: (i) имеют одно из активных ингредиентов продукции (например, диоксид кремния аморфный или микрокристаллическая целлюлоза) и (ii) имеют такие же заявленные свойства к применению как продукция.

Предоставление права использования товарных знаков по указанному договору зарегистрировано в государственном реестре 11.08.2017 под номером РД02229445. Также Роспатентом зарегистрированы изменения, внесенные в лицензионный договор на основании дополнительного соглашения от 01.11.2018 N 1, которым в предмет лицензионного договора включен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 643910.

25.01.2019 истцом в аптеке по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Дзержинского, д. 11 "А", приобретен товар (биологически активная добавка к пище), маркированный комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент "Белый сорбент экстра", 700 мг х 10 на сумму 57 рублей 40 копеек (лд.167, т. 3).

Согласно кассовому чеку от 25.01.2019 продавцом товара является ООО "Девясил".

Приобретенный истцом товар был предъявлен на исследование патентному поверенному Бердникову А.И., который по результатам исследования спорного обозначения и товарных знаков, исключительное право использования которых принадлежит ООО "Русфик", пришел к выводу о том, что, несмотря на некоторые отличия, комбинированное обозначение "Белый уголь" ассоциируется с товарным знаком "Белый уголь" по свидетельству Российской Федерации N 556595, а словесное обозначение "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ" - с товарным знаком "БЕЛЫЙ УГОЛЬ" по свидетельству Российской Федерации N 415859; сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к минеральным пищевым добавкам, обладающим сорбирующим свойством; круг потребителей, условия реализации товаров, один уровень цен на товар, срок использования товаров, взаимозаменяемость товаров также совпадают, что обуславливает высокую вероятность смешения обозначений, поскольку они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Полагая, что ООО "Девясил" своими действиями, связанными с реализацией спорного товара, нарушило исключительные права общества "Русфик" на товарные знаки, последнее направило в адрес ответчика претензию с требованием прекратить реализацию товара - биологически активная добавка к пище "Белый сорбент экстра" и выплатить компенсацию в размере 50 000 рублей.

В связи с тем, что ООО "Девясил" не исполнило в добровольном порядке изложенные в претензии требования, общество "Русфик" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как следует из материалов дела, компания Omnifarma Europe Limited является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 415859, N 471882, N 510767, N 545050 и N 556595.

Истец указывает на реализацию ответчиком товара, на упаковке которого представлено обозначение "Белый сорбент", сходное до степени смешения, по мнению истца, с товарными знаками N 415859, N 556595.

ООО "Девясил" указало, что поскольку ООО "Русфик" не является правообладателем спорных товарных знаков, а представленный лицензионный договор не наделяет истца правом обращаться в защиту товарных знаков правообладателя, то у ООО "Русфик" отсутствует право на иск. Кроме того, ООО "Русфик" производство товара с использованием товарных знаков N 415859, N 556595 не осуществляет.

Как следует из материалов дела, между компанией Omnifarma Europe Limited и ООО "Русфик" заключен лицензионный договор от 26.12.2016 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 510767, N 415859, N 471882, N 545050, N 5556595 на предоставление исключительной лицензии на территории Российской Федерации в отношении товаров 5-го класса МКТУ. Согласно разделу 2 договора общество "Русфик" принимает исключительную, непередаваемую и не подлежащую передаче по сублицензии лицензию на использование товарных знаков в целях коммерциализации, продвижения и изготовления продукции ООО "Русфик".

В силу статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Из правовой позиции пункта 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно тексту преамбулы к лицензионному договору "поскольку ОМФ РОССИЯ (прим. - ООО "ОМФ" - владелец Сертификатов на продукцию, осуществляющее продвижения, распространение, продажу и маркетинг Продукции на Территории) осуществила коммерциализацию, продвижение на рынке и приступила к продажам, прямо или косвенно, Продукции на территории Российской Федерации. Любые дистрибьюторские соглашения или аналогичные договоренности по продвижению, производству коммерциализации и продажам в отношении Продукции на территории Российской Федерации (ранее заключенные договора) расторгнуты в полном объеме".

В разделе 1 лицензионного договора "Определения и толкования" имеются определения следующих понятий: "Сертификаты" - все принадлежащие ОМФ РОССИЯ лицензии, разрешения, а также документы, уполномачивающие на законное изготовление, Коммерциализацию и Продвижение Продукции на Территории. "Техническое досье" - принадлежащая ОМФ документация на Продукцию, наличие которой необходимо или целесообразно для получения Свидетельства о государственной регистрации в Российской Федерации, которая предоставляется РУСФИК (прим. - Истцу) по лицензии в соответствии с Разделом 2.1. настоящего Договора.

Согласно пункту 2.1. договора (I) ОМФ ЕВРОПА (правообладатель товарных знаков) предоставляет РУСФИК, которая принимает исключительную, непередаваемую и не подлежащую передаче по сублицензии лицензию на использование Ноу-хау, Патентов, Товарных знаков и Технического досье в целях Коммерциализации, Продвижения и изготовления Продукции компанией РУСФИК на Территории в течение Срока действия и (II) ОМФ Россия предоставляет РУСФИК безотзывное, эксклюзивное, непередаваемое, не подлежащее передаче по сублицензии, без уплаты лицензионных платежей право на продвижение в целях Коммерциализации, Продвижения и изготовления Продукции с использованием Сертификатов в течение Срока действия.

Следовательно, ООО "Русфик" является лицом, которое на территории Российской Федерации имеет право производить и вводить в гражданский оборот продукцию, маркированную товарными знаками, принадлежащими ОМФ ЕВРОПА, в том числе, N 415859, N 556595.

16.11.2012 между ООО "Русфик" (покупатель) и ООО "ВНЕШТОРГ ФАРМА" (производитель) заключено соглашение о производстве продукции, согласно которому: Раздел 2.1. Производство Продукции. В течение срока действия соглашения производитель настоящим обязуется производить для покупателя и поставлять ему продукцию, а покупатель обязуется на условиях разделов 2.2, 2.3 и 2.4. настоящего соглашения покупать у производителя продукцию, более полной описание которой приводится в Приложении 2.1., в соответствующих формах выпуска для продвижения, маркетинга, сбыта и распространение на Территории.

Раздел 2.2. Исключительное права. Настоящее Соглашение определяет условия производства и поставки продукции и назначает производителя эксклюзивным производителем продукции для покупателя.

Раздел 4.1. согласшения, подраздел (h) Производитель обязуется поставлять упакованную, испытанную и готовую продукцию для сбыта на Территории.

30.12.2016 между ООО "Русфик" (покупатель) и ООО "ВНЕШТОРГ ФАРМА" (производитель) заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному соглашению о производстве продукции, согласно которому в понятие "Продукция" добавлены: товары, под обозначениями "Белый уголь актив N 10", "Белый уголь актив" N 30, "Белый уголь "С добрым утром", N 10".

Реализация истцом товара, маркированного товарными знаками со словесным элементом "Белый уголь", подтверждается следующими документами:

1) договор купли-продажи и дистрибуции продукции N 6/2014 от 05.03.2014 между ООО "Русфик" (продавец) и ООО "Фармкомплект" (покупатель); товарная накладная N 1900240_РФ от 27.92.2019; счет-фактура N 1900240_РФ от 27.02.2019; товарная накладная N 1900772_РФ от 10.06.2019; счет-фактура N 1900772 _РФ от 10.06.2019; товарная накладная N 2000022_РФ от 20.01.2020; счет-фактура N 2000022_РФ от 20.01.2020;

2) договор купли-продажи и дистрибуции продукции N 4/2014 от 11.02.2014 между ООО "Русфик" (продавец) и ООО "Гранд капитал" (покупатель); приложение N 1 от 03.12.2018 (ассортимент); письмо от 01.09.2020 о поставках ООО "Русфик" биологически активных добавок под товарным знаком "Белый уголь"; товарная накладная N 1900408_РФ от 28.03.2019; счет-фактура N 19000408-РФ от 28.03.2019; товарная накладная N 1901283_РФ от 16.10.2019; счет-фактура N 1901283_РФ от 16.10.2019; товарная накладная N 2000469_РФ от 14.04.2020; счет-фактура N 2000469_РФ от 14.04.2020; платежное поручение N 22732 от 12.08.2020;

3) договор поставки N 1 от 09.01.2013 между ООО "Русфик" (поставщик) и ЗАО НПК "КАТРЕН" (покупатель); приложение N 1 от 01.03.2019; письмо от 01.09.2020 о поставках ООО "Русфик" биологически активных добавок под товарным знаком "Белый уголь"; товарная накладная N 1900349_РФ от 21.03.2019; счет-фактура N 1900349_РФ от 21.03.2019; товарная накладная N 1900738_РФ от 30.05.2019; счет-фактура от 1900738_РФ от 30.05.2019; товарная накладная N 2000034_РФ от 23.01.2020; счет-фактура N 2000034_РФ от 23.01.2020; платежное поручение N 22770 от 22.05.2020; платежное поручение N 32177 от 26.11.2019;

4) договор поставки N 4 от 09.01.2013 между ООО "Русфик" (поставщик) и ЗАО фирма "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ "ПРОТЕК"; приложение N 1 от 26.11.2018 (ассортимент); товарная накладная N 1900040_РФ от 22.01.2019; счет-фактура N 1900040_РФ от 22.01.2019; товарная накладная N 2000397_РФ от 30.03.2020; счет-фактура N 200397_РФ от 30.03.2020; Товарная накладная N 1901150_РФ от 24.09.2019; счет-фактура N 1901150_РФ от 24.09.2019.

В соответствии со справкой об объемах производства продукции "Белый уголь Актив" таблетки N 10, "Белый уголь Актив, таблетки N 30", маркированной товарными знаками со словесным элементом "Белый уголь", в период 01.01.2018 -31.12.2020 количество произведенной продукции в 2018 году составило 727 471 единица продукции, в 2019 году - 655 768 единиц продукции, в 2020 году - 535 584 единицы продукции, суммарно 1 915 813 единиц продукции.

Таким образом, истцом доказана реализация товаров, с обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками, право использования, в том числе, для производства и продажи, на территории Российской Федерации предоставлено ООО "Русфик", в связи с чем действия ООО "Девясил" по продаже таких товаров (контрафактных) нарушают права истца как лицензиата и он обладает правом обращения с соответствующими исковыми требованиями в суд с целью пресечения нарушения его прав.

Доводы ООО "Девясил" о недоказанности производства и продажи товаров документально не обоснованы и опровергаются приведенными выше доказательствами.

Ссылка апеллянта на отсутствие в соглашение о производстве продукции даты его подписания не влияет на тот факт, что товар по заказу ООО "Русфик" производился и в дальнейшем был реализован истцом.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак путем использования тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в противном случае он признаются нарушителем исключительного права на данное средство индивидуализации и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Следовательно, факт наличия права у ООО "Русфик" использовать товарные знаки N 415859, N 556595 подтвержден.

В подтверждение использования ответчиком товарных знаков N 415859, N 556595 в материалы дела представлен кассовый чек от 25.01.2019 и приобретенный товар (биологически активная добавка к пище) в упаковке, маркированный комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент "Белый сорбент экстра", 700 мг х 10.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При оценке противопоставляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В рассматриваемом случае спорное обозначение, включающее словесный элемент "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ", и упаковка товара сравниваются со словесным товарным знаком "БЕЛЫЙ УГОЛЬ" по свидетельству Российской Федерации N 415859 и с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 556595, соответственно.

При сопоставлении словесных обозначений "БЕЛЫЙ УГОЛЬ" и "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ" суд первой инстанции правильно установил, что с учетом смыслового значения элементов "УГОЛЬ" и "СОРБЕНТ" как характеризующих свойства товара, а также ввиду построчного написания частей обозначения "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ" и "ЭКСТРА", сильными элементами сравниваемых обозначений является словесный элемент "БЕЛЫЙ".

Принимая во внимание тождество сильных словесных элементов "БЕЛЫЙ" по фонетическому и смысловому признакам, а также их сходство по графическому признаку, суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 415859 и обозначения "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ" в целом.

При анализе комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 556595 и внешнего вида лицевой стороны упаковки товара ответчика суд первой инстанции установил, что оба обозначения имеют сходную композицию, состоящую из двух условных частей, одна из которых выполнена в белом цвете, другая - в оттенках серого, при этом словесные элементы выполнены на белом фоне и занимают доминирующее положение. Общим является характер написания регистра букв (заглавные) и шрифта написания белыми буквами с черной обводкой, с отсутствием пробелов между ними. Изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях представляют собой фактурные полосы с имитацией рельефа в виде линий более светлых оттенков серого цвета и расположены в нижнем углу с плавным изогнутым (неровным) переходом в верхний угол. При этом на фоне серого цвета изображены композиции из двух таблеток, со сходным стилизованным характером изображения. Оба комбинированных обозначения содержат в правом верхнем углу изобразительные элементы, имеющие второстепенное значение за счет незначительного размера. Совпадает также смысловая нагрузка изобразительных обозначений - сорбирующее средство в виде таблеток.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание представленные в материалы дела результаты проведения социологического опроса, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 415859 и словесный элемент "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ", а также товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 556595 и упаковка товара ответчика ассоциируются друг с другом в целом и, таким образом, являются сходными.

При анализе степени однородности товаров, в отношении которых ООО "Русфик" предоставлено исключительное право использования спорных товарных знаков, и товаров, для индивидуализации которых сходные с ними обозначения были использованы ООО "Девясил", суд первой инстанции исходил из того, что истцу по лицензионному договору предоставлено право использования товарных знаков в отношении товаров 5-го класса МКТУ "добавки минеральные пищевые". Согласно сведениям, размещенным на упаковке маркированного обозначением "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ ЭКСТРА" товара ответчика, соответствующая продукция обозначена производителем как "биологически активная добавка к пище".

Товары "добавки минеральные пищевые" и "биологически активные добавки" предназначены для применения в медицинских целях, не являются лекарственными средствами и отпускаются в магазинах розничной торговли или аптечных сетях без рецепта и являются однородными.

Суд первой инстанции также учел, что товары 5-го класса МКТУ, включая биологически активные добавки и лекарственные средства, являются товарами широкого потребления, напрямую связанными со здоровьем человека, в связи с чем возрастает угроза смешения в сознании потребителей обозначений, которыми они маркированы.

Таким образом, суд первой инстанции признал, что товары, в отношении которых ООО "Русфик" предоставлено исключительное право использования спорных товарных знаков, однородны товарам, для индивидуализации которых ООО "Девясил" были использованы словесное обозначение "БЕЛЫЙ СОРБЕНТ" и соответствующее комбинированное обозначение.

Совокупность изложенных обстоятельств послужила основанием для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции к материалам дела в качестве вещественных доказательств были приобщены единицы производимого и реализуемого истцом товара (упаковка с содержимым и инструкцией по применению).

Следовательно, с учетом установленных законом границ исключительного права на товарный знак, предполагающих в том числе обеспеченную законом эксклюзивную возможность правообладателя использовать обозначение, сходное до степени смешения с собственно товарным знаком, наличие незначительных графических отличий во внешнем виде упаковки товара истца и спорных товарных знаков не опровергает тот факт, что соответствующие обозначения действительно используются ООО "Русфик" для индивидуализации товаров при их введении в гражданский оборот.

Следовательно, вопреки доводам подателя апелляционной жалобы, сходство до степени смешения следует считать доказанным.

Поскольку факт нарушения прав истца доказан, требование о взыскании компенсации является обоснованным.

В пункте 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Согласно части 4 указанной статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом предъявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 59 Постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

В пункте 60 Постановления N 10 указано, что в случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Истцом заявлено о взыскании компенсации за 2 товарных знака (N 415859, N 556595) в размере 50 000 рублей без разделения.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления N 10).

Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности компенсации в размере 50 000 рублей, исходя из возможных убытков истца, выручки ответчика, в указанной части апелляционная жалоба доводов не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необоснованности поданной апелляционной жалобы и оставлению обжалуемого решения суда первой инстанции без изменения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.05.2021 по делу N А07-31668/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Девясил" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

А.А. Арямов Н.Г. Плаксина