Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2021 г. N 09АП-59370/21 по делу N А40-36777/2021

г. Москва

13 октября 2021 г.

Дело N А40-36777/21

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А, Птанской,

судей В.Р. Валиева, Д.В. Пирожкова

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "НТ-МДТ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 23 июля 2021 года по делу N А40-36777/2021, принятое судьей М.А. Ведерниковым, по иску ООО "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) к ООО "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) третье лицо: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" о защите прав на товарный знак и фирменное наименование

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Кондратьева Е.С. по доверенности от 29.04.2021

от ответчика: Есина Л.С. по доверенности от 14.02.2020

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН: 1137746410790) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) (далее - ответчик) в котором просит суд запретить ООО "НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 в принадлежащем последнему доменном имени ntmdt-russia.com; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет. Взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 742538 в размере 12 728 400 рублей. Запретить использовать фирменное наименование - ООО "НТ-МДТ" (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 23.07.2021 исковые требования удовлетворены частично.

Ответчик не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого спора.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 11.10.2021 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Третье лицо своего представителя не направило, извещено надлежащим образом о дате и месте судебного заседания.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя третьего лица по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ", ИНН: 7735593896 (124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, д. 4 стр. 3, комната 25) является Правообладателем товарного знака:

N 742538 ("TNT-MDT"), дата приоритета: 19.04.2019 г., зарегистрированного на имя ООО "НТ-МДТ", ИНН: 7735593896, 124460, Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, д. 4, стр. 3, комн. 21А) в отношении товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ, включая нижеследующие:

9 - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы;

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований; аппараты диагностические для медицинских целей.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; продажа товаров оптовая, в том числе указанных в 09, 10 классах; продажа товаров розничная, в том числе указанных в 09, 10 классах.

37 - установка, техническое обслуживание, ремонт товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах; информация по вопросам установки, технического обслуживания, ремонта товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в том числе товаров, указанных в 09, 10 классах; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству N 742538 ("TNT-MDT"), зарегистрировано Роспатентом 17.01.2020.

Указанные обстоятельства подтверждаются общедоступными сведениями, опубликованными на официальном сайте Федерального института промышленной собственности по адресу: http://www.fips.ru/wps/portal/Registers/.

Истцом выявлены факты неправомерного использования ответчиком обозначения "NT-MDT", сходного до степени смешения с товарным знаком N 742538 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - "атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей", 37 и 42 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака N 742538 не предоставлял владельцам сайта и компании ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) согласия на использование вышеуказанных обозначений, тождественных с зарегистрированными на его имя товарными знаками.

Размещение подобной информации является прямым нарушением исключительных прав "НТ-МДТ" (ИНН: 7735593896) на вышеуказанный товарный знак, и вводит потребителей в заблуждение.

Неправомерные действия выражаются в том, что на сайте https://ntmdt-russia.com осуществляется предложение к продаже и реализация в пользу третьих лиц товаров под товарными знаками правообладателя. При этом сайт https://ntmdt-russia.com в верхней левой части каждой своей страницы для идентификации компании-производителя использует и изобразительное обозначение товарного знака NT-MDT и словесное обозначение "NT-MDT", которые ему не принадлежат.

Сходство до степени смешения между товарным знаком N 742538 и используемым ответчиком обозначением установлено на основании п. 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482.

Обозначение "NT-MDT" применяется ответчиком в отношении однородных классов товаров и услуг 09 класса, а также 37 и 42 классов услуг МКТУ. В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы"., а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки.

Сайт https://ntmdt-russia.com принадлежит ответчику. Это подтверждается письмом N 11610 от 21.09.2020 от ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ", согласно которому администратором домена ntmdt-russia.com является ответчик, ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244), юридический адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, д. 4, оф. 1314). Согласно сведениям сайта https://ntmdt-russia.com в разделе КОНТАКТЫ https://ntmdt-russia.com/home/contacts/, данный сайт принадлежит ООО "НТ-МДТ" (ИНН / КПП 7735184244/773501001), Генеральный директор Яковлева Анастасия Александровна. Таким образом, Ответчик несёт полную ответственность за информацию и обозначения, размещённые на своём сайте https://ntmdt-russia.com/.

Неправомерные действий ответчика также выражаются в том, что доменное имя, которое ему принадлежит, ntmdt-russia.com, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Ответчик использует в доменном имени обозначение "ntmdt", которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца N 742538.

В доменном имени ntmdt-russia.com, центральным и оригинальным элементом является обозначение "ntmdt". Другие словесные элементы, содержащиеся в нём -"russia" и "com" являются слабыми словесными элементами. В связи с чем они не могут оказывать существенного влияния на степень сходства обозначений.

Сходство оригинальной части доменного имени ответчика "ntmdt" и товарного знака истца N 742538. устанавливается на основании п. 41-44 Правил регистрации товарных знаков и оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам".

1) Фонетически товарный знак истца и используемое ответчиком в доменном имени обозначение "ntmdt" тождественны, поскольку состоят из одних и тех же букв латинского алфавита, образуя вместе идентичное звучание.

2) Графически товарный знак истца и обозначение "ntmdt", сходны до степени смешения, поскольку создают общее зрительное впечатление, используют идентичный латинский алфавит, на котором написаны сравниваемые обозначения.

3) По семантическому критерию сопоставление производить нецелесообразно, поскольку смыслового обозначение в сравниваемых обозначениях отсутствует.

Обозначение "ntmdt" применяется ответчиком на сайте https://ntmdt-russia.com/ в отношении рекламы, продвижения и реализации однородных классов товаров и услуг 09 класса, а также 37 и 42 классов услуг МКТУ. В частности, в отношении товаров 9 класса -приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы"., а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки.

Неправомерные действия ответчика также выражаются в том, что фирменное наименование ответчика, ООО "НТ-МДТ", является сходным до степени смешения с товарным знаком истца N 742538.

Сходство товарного знака истца N 742538 и используемого ответчиком в фирменном наименовании обозначения "НТ-МДТ" установлено на основании п. 41-44 Правил регистрации товарных знаков.

Согласно п. 42 Правил, "Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам".

1) Фонетически товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение "НТ-МДТ" тождественны, поскольку состоят из одних и тех же звуков, образуя всё вместе идентичное звучание.

2) Графически товарный знак истца "NT-MDT" и обозначение "НТ-МДТ", используемое ответчиком сходны до степени смешения, поскольку создают общее зрительное впечатление. Написание обозначение сходно, поскольку представляет собой написание тождественного словесного обозначения буквами латинского алфавита и кириллицы. В обоих случаях используются ТОЛЬКО прописные буквы.

3) По семантическому критерию сопоставление производить нецелесообразно, поскольку смыслового обозначение в сравниваемых обозначениях отсутствует.

Таким образом, товарный знак истца "NT-MDT" и обозначение, используемое ответчиком "НТ-МДТ" в его фирменном наименовании являются сходными до степени смешения.

Обозначение "НТ-МДТ" применяется ответчиком в фирменном его наименовании отношении ООО "НТ-МДТ" в отношении однородных классов товаров 09 класса и услуг 37 и 42 классов МКТУ. В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно -силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы"., а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки.

Товарный знак истца N 742538 имеет более раннюю дату приоритета - 19.04.2019. В то время как юридическое лицо ответчика - ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) зарегистрировано 01.07.2019.

При определении компенсации за допущенные нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 742538 истец руководствуется в том числе информацией из Единой информационной системы в сфере закупок, размещённой на сайте http://zakupki.gov.ru по следующему адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0360100007620000038.

В рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ответчик выиграл торги, в результате которых был заключен Контракт N 044К/20 от 05.12.2019 на поставку "комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования "Сканирующая зондовая нанолаборатория".

Заказчиком по данному Договору являлось Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского", ИНН 6452022089; ОГРН 1026402674935 (далее - СГУ). Цена Договора составила 6 364 200 рублей.

Единственным поставщиком являлось - ООО "НТ-МДТ" (ответчик), на основании протокола N 2 подведения итогов аукциона в электронной форме от 26 августа 2020 года, в лице генерального директора Яковлевой Анастасии Александровны (подтверждающие скриншоты из сайта закупок - в Приложении).

Закупка N : 0360100007620000038 от 26.08.2020.

Заказчик: ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского". ИНН: 6452022089, КПП: 645201001, РЕКТОР: Чумаченко Алексей Николаевич.

Контакт: N 044К/20 от 08.09.2020 г.

Цена контракта: 6 364 200,00 р.

Поставщик: ООО "НТ-МДТ", ОГРН: 1197746417098, ИНН: 7735184244, КПП: 773501001, в лице Генерального директора Яковлевой А.А.

Согласно п.4 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, "в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации".

Вышеуказанные действия являются нарушением прав ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735593896) на товарный знак N 742538, причиняют ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735593896) финансовые убытки.

Согласно имеющемуся в открытом доступе Контракту N 044К/20 от 05.12.2019 общая стоимость поставки оборудования "комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования "Сканирующая зондовая нанолаборатория" составляет 6 364 200 рублей Двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 12 728 400 рублей.

Письмом от 13.01.2021 истец направил ответчику претензию с требованием прекратить незаконное использование товарного знака и выплатить компенсацию в вышеуказанном размере, что подтверждается копией почтовой квитанции от 13.01.2021 и описью вложения. С момента направления претензионного письма ответчику до подачи настоящего иска в суд прошло более тридцати календарных дней. Согласно открытым сведениям почте России претензионное письмо, трек-номер 12306052043190 было вручено адресату 28.01.2021.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции правомерно пришёл к выводу о прекращении производства по делу в части требования о запрете использования фирменного наименования и об обоснованности заявленных исковых требований в остальной части в силу следующих обстоятельств.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из следующего.

Так, из представленных доказательств, спорное обозначение, используемое ответчиком в отношении однородных классов товаров и услуг 09 класса, а также 37 и 42 классов услуг МКТУ.

В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы"., а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки, полностью совпадает с принадлежащими истцу товарным знаком N 742538.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

Вопреки позиции заявителя, фактически на оборудовании, поставленном ответчиком третьему лицу, нанесен товарный знак истца N 742538.

Кроме того, на руководстве пользователя по эксплуатации поставленного товара "Сканирующая зондовая лаборатория" на главной (первой) странице размещено обозначение "НТ-МДТ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Также обозначение "НТ-МДТ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца размещено на паспорте поставленного оборудования.

При этом, учитывая наличие достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 742538 и обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", суд первой инстанции правомерно признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца в части запрета ООО "НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 в принадлежащем последнему доменном имени ntmdt-russia.com; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 июля 2021 года по делу N А40-36777/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев Д.В. Пирожков