Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2021 г. N 15АП-16465/21 по делу N А53-6897/2021

город Ростов-на-Дону

13 октября 2021 г.

дело N А53-6897/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 октября 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фахретдинова Т.Р.,

судей Глазуновой И.Н., Илюшина Р.Р.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Варавиной Е.Н.,

при участии:

от истца: представитель Терещенко А.А. по доверенности от 05.08.2021,

от ответчика: представитель Щербаков А.Н. по доверенности от 10.04.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ИП Рябоконь Матвея Михайловича

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 23.07.2021 по делу N А53-6897/2021 по иску ООО "Быстра" к ИП Рябоконь Матвею Михайловичу о запрете использования комбинированных обозначений, о взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Быстра" обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Рябоконь Матвею Михайловичу о запрете использовать комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент "СЕРЕБРЯНАЯ" и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 613484, N 298151, N 555381, N 555427, N 555603, N 555622 для маркирования им товаров 32 класса МКТУ, в том числе осуществлять любые действия с их использованием для производства, рекламы, хранения, предложения к продаже, ввода в гражданский товарооборот РФ контрафактных товаров, маркированных вышеуказанными сходными до степени смешения обозначениями, о взыскании 2211660 руб. компенсации.

Решением от 23.07.2021 иск удовлетворен частично, суд запретил индивидуальному предпринимателю Рябоконь Матвею Михайловичу использовать комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент "СЕРЕБРЯНАЯ" и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 613484, N 298151, N 555381, N 555427, N 555603, N 555622 для маркирования им товаров 32 класса МКТУ, в том числе осуществлять любые действия с их использованием для производства, рекламы, хранения, предложения к продаже, ввода в гражданский товарооборот Российской Федерации контрафактных товаров, маркированных вышеуказанными сходными до степени смешения обозначениями. С ответчика в пользу истца взыскано 737220 руб. компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчик обжаловал решение суда в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части, просил решение изменить.

Жалоба мотивирована следующим.

Формат этикетки ответчика отличается от формата истца. Размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости. В ходе судебного разбирательства ответчик с реализации воду "Серебряная Роса" снял.

В отзыве истец указал на несостоятельность доводов жалобы.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", при применении части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку стороны не представили возражений, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части в силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, дал пояснения по существу спора.

Представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Быстра" является производителем товаров 32 класса МКТУ, в том числе природной столовой воды, и реализует их на территории Российской Федерации. Истец входит в группу компаний "Аквадар" (http://akvadar.nj).

Истец является правообладателем словесного товарного знака "СЕРЕБРЯНАЯ", по заявке N 2015738833/50 с приоритетом от 19.11.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.04.2017 (свидетельство N 613484) в отношении товаров/услуг 05, 32, 35, 39 классов МКТУ; словесного товарного знака "Серебряная Усть-Быстра" по заявке N 2005712246/50 с приоритетом от 13.05.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2005 (свидетельство N 298151) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ; комбинированного товарного знака "Серебряная Усть-Быстра" по заявке N 2013728375/50 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2015 (свидетельство N 555381) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ; комбинированного товарного знака по заявке N 2013728376/50 с приоритетом от 13.08.2013 г. зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2015 (свидетельство N 555427) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, комбинированного товарного знака по заявке N 2013727608/50 с приоритетом от 01.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2015 (свидетельство N 555603) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ; комбинированного товарного знака по заявке N 2013728377/50 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2015 (свидетельство N 555622) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Словесное обозначение "СЕРЕБРЯНАЯ" используется истцом как самостоятельно, так и посредством юридически связанных лиц, входящих в группу "Аквадар". Истец использует на территории Российской Федерации обозначение "СЕРЕБРЯНАЯ" в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В октябре 2020 года истцу стало известно, что индивидуальным предпринимателем Рябоконь Матвеем Михайловичем вводится в гражданский оборот Российской Федерации вода столовая питьевая, маркированная словесным обозначением "СЕРЕБРЯНАЯ роса", сходным до степени смешения с продукцией истца.

Обществом в установленном порядке осуществлена фиксация данного нарушения и 12.01.2021 направлена претензия в адрес предпринимателя с требованием о прекращении использования товарных знаков правообладателя, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "Быстра" в арбитражный суд с иском.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принадлежность истцу спорного товарного знака установлена судом, подтверждена документально и не оспаривается ответчиком.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Минэкономразвития России от 20 июля 2015 N 482 (далее - Правила), словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 4.2 указанных методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Судом первой инстанции указано, что общее зрительное впечатление товарных знаков истца и комбинированного обозначения "СЕРЕБРЯНАЯ роса", использованного ответчиком, позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и по графическому признакам.

Товары, распространяемые ответчиком, являются однородными товарам 32 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана товарных знаков истца.

Комбинированные обозначения, использованные на товарах, распространяемых ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Судом первой инстанции дана оценку доводу ответчика о снятии с производства и прекращении использования комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент "СЕРЕБРЯНАЯ" и сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Судом установлено, что достаточных доказательств, подтверждающих данный довод, суду не представлено. Ответчиком представлено только решение от 06.04.2021 о вводе в производство нового продукта - воды питьевой "Родной край".

При этом, доказательства фактического снятия с производства и реализации воды "Серебряная Роса" не представлены.

Таким образом, требование истца о запрете индивидуальному предпринимателю Рябоконь Матвею Михайловичу, использовать комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент "СЕРЕБРЯНАЯ" и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 613484, N 298151, N 555381, N 555427, N 555603, N 555622 для маркирования им товаров 32 класса МКТУ, в том числе не осуществлять любых действий с их использованием для производства, рекламы, хранения, предложения к продаже, ввода в гражданский товарооборот Российской Федерации контрафактных товаров, маркированных вышеуказанными сходными до степени смешения обозначениями обоснованно удовлетворено судом.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в сумме 2211660 руб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 постановления N 40-П, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 4.2 Постановления N 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы беспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Истом избран способ исчисления размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истцом представлены отчеты об оценке рыночно обоснованной ежемесячной платы за пользование товарным знаком (знаком обслуживания), подготовленные специалистами ООО "Ди энд Эл Оценка". Согласно данным отчетам рыночная плата за товарные знаки составляет: N 613484-737 220 рублей; N 555381-233 798 рублей; N 555427-34 556 рублей; N 555603-468 867 рублей.

Судом установлено, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю безалкогольной продукции в торговой точке на территории г. Азова, сведений о повторном характере нарушений ответчика на официальном сайте арбитражных судов в сети Интернет не выявлено, истцом таких сведений не представлено.

При этом истец указал, что фактически имело место нарушение одного и того же обозначения в разных вариантах.

С учетом характера допущенного нарушения суд считает необходимым применить при расчете оценку ежемесячной платы за право на товарный знак N 613484 в сумме 737220 рублей по отчету N 8101/1/НГ.

При таких обстоятельствах судом первой инстанции обоснованно определена к взысканию компенсация в сумме 737220 руб.

Определяя сумму компенсации, подлежащую взысканию, суд учел положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенных ответчиком нарушений, недоказанности вероятных убытков истца, поведение ответчика, принимающего меры для устранения нарушения, необходимость соблюдения баланса интересов должника и взыскателя.

С учетом изложенного, учитывая уменьшение размера компенсации судом первой инстанции, оснований для снижения уже уменьшенного судом первой инстанции размера компенсации апелляционный суд не усматривает.

Возражениями заявителя, изложенными в жалобе, не опровергаются выводы суда первой инстанции. Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судом первой инстанции норм материального права, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Учитывая, что все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, судом установлены и подтверждены представленными в материалы дела доказательствами, оснований для иных выводов по существу спора у суда апелляционной инстанции не имеется.

Процессуальных нарушений, влекущих безусловную отмену судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции допущено не было.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению, а понесенные по ней судебные расходы распределяются в соответствии с нормами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.07.2021 по делу N А53-6897/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Т.Р. Фахретдинов

Судьи

И.Н. Глазунова Р.Р. Илюшин