Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2021 г. N 16АП-3656/21 по делу N А63-1241/2021

г. Ессентуки

14 октября 2021 г.

Дело N А63-1241/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 07.10.2021.

Постановление в полном объёме изготовлено 14.10.2021.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Казаковой Г.В., судей: Егорченко И.Н., Сулейманова З.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Левкиным А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании, проведённом в режиме веб-конференции, апелляционную жалобу истца - общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021, принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" (ОГРН 1022302938734, ИНН 2320099560) к индивидуальному предпринимателю Кюльбяковой Наире Георгиевне (ОГРНИП 304261835900133, ИНН 261801572735) о запрете использования товарного знака (знака обслуживания) "Rodina" по свидетельству о регистрации товарного знака РФ N 468813 с приоритетом от 22.02.2011 в доменном имени http://rodina-essen.ru/, а также в сети Интернет при осуществлении деятельности и оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству о регистрации товарного знака РФ N 468813 с приоритетом от 22.02.2011 в размере 500 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей: от общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" - Тарановой В.Э. (по доверенности N 467 от 24.11.2020), от индивидуального предпринимателя Кюльбяковой Наиры Георгиевны - Разумова П.В. (по доверенности N 1 от 28.05.2021),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина", г. Сочи (далее - истец, общество, ООО "Санаторий "Родина") обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к индивидуальному предпринимателю Кюльбяковой Наире Георгиевне, г. Ессентуки (далее - ответчик, предприниматель Кюльбякова Н.Г.) о запрете использования товарного знака (знака обслуживания) "Rodina" по свидетельству о регистрации товарного знака РФ N 468813 с приоритетом от 22.02.2011 в доменном имени http://rodina-essen.ru/, а также в сети Интернет при осуществлении деятельности и оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству о регистрации товарного знака РФ N 468813 с приоритетом от 22.02.2011 в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021 в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина", г. Сочи, отказано в полном объёме. Судебный акт мотивирован отсутствием оснований для удовлетворения исковых требований общества.

Не согласившись с принятым решением арбитражного суда от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021, истец - общество, обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований общества в полном объёме.

Определением суда апелляционной инстанции от 23.08.2021 апелляционная жалоба истца принята к производству арбитражного суда апелляционной инстанции и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 07.10.2021.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на общедоступных сайтах http://arbitr.ru// в разделе "Картотека арбитражных дел" и Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru в соответствии положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с этого момента является общедоступной.

30.08.2021 в суд апелляционной инстанции посредством системы "Мой арбитр" от представителя предпринимателя поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором предприниматель просит решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества - без удовлетворения.

01.10.2021 в адрес суда апелляционной инстанции посредством системы "Мой арбитр" от представителя ООО "Санаторий Родина" поступило возражение на отзыв ответчика на апелляционную жалобу.

01.10.2021 в суд апелляционной инстанции посредством системы "Мой арбитр" от представителя общества поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, а именно, копии письма исх. N 172 от 30.11.2006, копии письма N 197 от 27.12.2006, копии письма N 33 от 02.02.2007, копии письма N 51 от 20.02.2007, копии письма N 55 от 01.03.2007, копии письма N 389 от 08.08.2007, копии факсимиле от 01.08.2006, копии факсимиле от 14.12.2006, копии диплома победителя Московской международной осенней недели профессионалов турбизнеса (сентябрь 2006 года), фотоматериал премии лидера туристской индустрии Краснодарского края от 2007 года, заключение специалиста N 322/2021 от 29.07.2021.

05.10.2021 в суд апелляционной инстанции посредством системы "Мой арбитр" от представителя предпринимателя поступили письменные пояснения к возражениям общества к отзыву на апелляционную жалобу, в котором просит учесть настоящие письменные пояснения к отзыву на апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021, оставив без изменения, апелляционную жалобу ООО "Санаторий Родина" - без удовлетворения.

В судебном заседании 07.10.2021, проведённом в режиме веб-конференции, представитель ООО "Санаторий "Родина" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, апелляционную жалобу - удовлетворить, также поддержал направленное в адрес суда ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов и заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, представив апелляционному суду сведения об экспертном учреждении и об экспертах и список вопросов, необходимых для проведения судебной экспертизы.

Представитель предпринимателя Кюльбяковой Н.Г. поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, также высказал свои правые позиции по заявленным представителем общества ходатайствам о приобщении к материалам дела дополнительных документов и о назначении по делу судебной экспертизы.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы, пришёл к выводу о том, что оснований для удовлетворения заявленного ходатайства ООО "Санаторий "Родина" о назначении экспертизы, предусмотренных частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

В абзаце 2 пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (далее - постановление N 23) разъяснено, что ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учётом положений части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Судом апелляционной инстанции установлено, что истец не воспользовался своим правом заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не обосновал невозможность заявления такого ходатайства, следовательно, оснований для удовлетворения указанного ходатайства не имеется.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что вопросы, которые истец предлагает поставить перед экспертом, при положительном заключении эксперта, подлежат оценке судом в совокупности и взаимосвязи со всеми представленными доказательствами.

Кроме того, назначение судебной экспертизы является правом суда, а не обязанностью.

В отношении представленных в обоснование апелляционной жалобы документов, в том числе заключение специалиста от 29.07.2021, суд апелляционной инстанции считает, что указанные документы подлежат возврату истцу, поскольку не являлись предметом рассмотрения в суде первой инстанции, доказательств того, что указанные в приложении к апелляционной жалобе документы не могли быть представлены суду первой инстанции, суду апелляционной инстанции не представлено.

Суд апелляционной инстанции учитывает изложенные в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснения о том, что при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на жалобу, суд определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам, тогда как как указанные в ходатайствах основания не являются обстоятельствами, свидетельствующих об отсутствии у заявителя в силу объективных причин невозможности заявить ходатайства в суде первой инстанции.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив законность обжалуемого решения Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021 в апелляционном порядке в соответствии с нормами главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что решение суда первой инстанции надлежит оставить без изменения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" является правообладателем исключительного права на товарный знак "Rodina" по свидетельству о регистрации товарного знака РФ N 468813 с приоритетом от 22.02.2011 в отношении следующих товаров (услуг):

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.

44 - медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; бани общественные; бани турецкие; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; салоны красоты; санатории; составление цветочных композиций; татуирование; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая.

В материалы дела представлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживании) N 468813, выданное ООО "Санаторий "Родина" с приоритетом от 22.02.2011, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.08.2012 в отношении товаров и/или услуг 43 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с датой истечения срока действия исключительного права - 22.02.2031 (с учётом продления).

Обращаясь в суд с иском, истец указал о том, что им выявлено использование индивидуальным предпринимателем Кюльбяковой Наирой Георгиевной обозначения товарного знака истца в сети "Интернет", а также в рекламных материалах Пансионата "Родина", Отеля&СПА "Родина" или Родина Hotel&SPA, hotel&spa Пансионат "Родина".

По утверждению истца, товарный знак правообладателя неправомерно используется ответчиком, чем нарушаются интеллектуальные права истца. В подтверждение заявленных доводов истец ссылается на информацию, размещённую на официальном сайте ответчика http://www.rodina-essen.ru/.

Истец, полагая, что ответчик неправомерно использует принадлежащий ему товарный знак, чем нарушает принадлежащее ему исключительное право, направил досудебную претензию об урегулировании спора и требование о прекращении незаконного использования товарного знака истца.

Ответчик на досудебную претензию сообщил истцу, что не нарушает прав ООО "Санаторий "Родина", в связи с чем, отказывается выполнять требования истца, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из следующих установленных обстоятельств и норм действующего законодательства, с которыми согласен суд апелляционной инстанции.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном данным Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как указано в пункте 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, для целей этого пункта под частичным запретом использования в отношении фирменного наименования понимается запрет его использования в определённых видах деятельности.

Из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также положений вышеназванных норм гражданского законодательства следует, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о запрете использования фирменного наименования, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности).

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

В соответствии с положениями статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 12 Гражданского кодекса РФ, судебная защита предоставляется лицу, чьё право суд признает нарушенным.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при государственной регистрации юридического лица.

В силу пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

При исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, учитывается фактически осуществляемая деятельность.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1475 Гражданского кодекса РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В пункте 146 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает.

Следовательно, именно государственная регистрация юридического лица, являющегося коммерческой организацией, либо внесение изменений в его учредительные документы в части фирменного наименования как акт уполномоченного органа государственной власти является тем юридически значимым действием, которым обусловлено возникновение исключительного права юридического лица на фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" (ОГРН 1022302938734, ИНН 2320099560) зарегистрировано в качестве юридического лица на территории Российской Федерации с 09.04.2001, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002, выпиской из ЕГРЮЛ.

Истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "Rodina" по свидетельству Российской Федерации N 468813, зарегистрированный 20.08.2012 с приоритетом от 22.02.2011 в отношении товаров 43-го и 44-го классов МКТУ.

Основным видом деятельности ООО "Санаторий "Родина" является: 86.90.4 деятельность санаторно-курортных организаций.

Индивидуальный предприниматель Кюльбякова Наира Георгиевна осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 24.12.2004, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Основным видом деятельности предпринимателя Кюльбяковой Н.Г. является: 55.90 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, и при осуществлении коммерческой деятельности использует обозначения "Пансионат "Родина", Отель&СПА "Родина" или Родина Hotel&SPA, hotel&spa Пансионат "Родина"

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешён судом без назначения экспертизы.

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 указано, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Суд первой инстанции, рассматривая вопрос о сходстве используемых ответчиком в своей коммерческой деятельности обозначений "Пансионат "Родина", Отель&СПА "Родина" или Родина Hotel&SPA, hotel&spa Пансионат "Родина" с товарным знаком истца "Rodina", включающего также словесные элементы Grand hotel&spa, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.08.2012 по свидетельству N 468813, руководствовался положениями Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее - Правила).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учётом требований пунктов 42 - 44 Правил (пункт 41 Правил).

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено о том, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Судом первой инстанции установлено, что ответчиком в своей коммерческой деятельности используются следующие обозначения: Пансионат "Родина", Отель&СПА "Родина" или Родина Hotel&SPA, hotel&spa Пансионат "Родина", которые имеют сходство с обозначением истца ООО "Санаторий "Родина", включающего также словесные элементы Grand hotel&spa, с товарным знаком истца "Rodina", при осуществлении деятельности пансионата, расположенного в г. Ессентуки Ставропольского края, а товарный знак истца по свидетельству N 468813 используется истцом для индивидуализации отеля, расположенного в г. Сочи Краснодарского края.

В свою очередь, словесные элементы Grand hotel&spa включены в товарный знак по свидетельству N 468813 в качестве неохраняемых элементов, т.е. могут быть использованы любыми лицами при осуществлении коммерческой деятельности.

Судом первой инстанции установлено, что круг потребителей правообладателя товарного знака и предпринимателя Кюльбяковой Н.Г. различен, поскольку в номерном фонде Grand hotel&spa "Rodina" в г. Сочи и номерах пансионата "Родина" в г. Ессентуки, имеется существенный разрыв между минимальной стоимостью проживания в отеле правообладателя и максимальной стоимостью пребывания в пансионате ответчика.

Так, стоимость проживания в гранд-отеле истца варьируется от 62 000 до 250 000 рублей за сутки, в то время как стоимость проживания в пансионате ответчика оставляет от 3 500 до 12 000 рублей за сутки.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что товарный знак истца "Rodina" и обозначение пансионата ответчика "Родина", имеют фонетическое сходство в части использования слова "Родина", но данное сходство не столь выразительно, поскольку не может вызвать у клиентов гранд-отеля и санатория истца в г. Сочи и посетителей пансионата ответчика ассоциацию того, что истец и ответчик входят в одну группу или сеть отелей, следовательно, вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя услуг отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определённой территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определённому лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищённым исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 Кодекса).

Таким образом, исходя из приведённых норм права следует, что использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушить исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между сторонами по спору.

Вместе с тем, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что словесное обозначение "Родина" используется ответчиком в качестве коммерческого обозначения пансионата на территории г. Ессентуки Ставропольского края для индивидуализации им предприятия и осуществляемой им деятельности по предоставлению мест для временного проживания с августа 2007 года.

Как следует из Сертификата соответствия N РОСС RU.В209.04ОУ00.15, пансионат "Родина", расположенный по адресу: г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 11, имеет свидетельство N 304261835900133 от 10.09.2007, по оказанию санаторно-оздоровительной услуги: проживание в пансионате, соответствует требованиям нормативных документов (том 1, л.д. 72).

Из Санитарно-эпидемиологического заключения N 26 ПР 02.000.М.001840 08 07 от 28.08.2007 следует, что санаторно-курортное обслуживание пансионата "Родина", расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 11, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (том 1, л.д. 73).

Учитывая установленные обстоятельства, суд первой инстанции пришёл к выводу, что продолжительное и непрерывное использование обозначения "Родина" на территории г. Ессентуки свидетельствует о продвижении оказываемых предпринимателем Кульбяковой Н.Г. услуг на рынке, о наращивании интереса к деятельности ответчика со стороны потребителя, о востребованности на рынке и о соответствующих потребительских ассоциациях у определённого круга потребителей, которые не могут не возникнуть с течением времени. Давнее и широкое использование обозначение "Родина" воспринимается и ассоциируется потребителями г. Ессентуки с образом конкретной организации.

Право истца на товарный знак N 468813 зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.08.2012 с приоритетом от 22.02.2011 (том 1, л.д. 84).

Таким образом, суд первой инстанции пришёл к выводу, что поскольку исключительное право ответчика на коммерческое обозначение как средство индивидуализации возникло ранее исключительного права истца на товарный знак, ответчик имеет преимущество на использование обозначения "Родина" в своей коммерческой деятельности.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ в совокупности и взаимосвязи, пришёл к выводу, что поскольку право ответчика на использование слова "Родина" в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему пансионата возникло в 2007 году, т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 468813 (до 22.02.2011), ООО "Санаторий "Родина" как владелец товарного знака не вправе запрещать использовать наименование пансионата "Родина" предпринимателю, который добросовестно его применяло для индивидуализации принадлежащего предпринимателю пансионата до даты приоритета товарного знака, следовательно, не имеется правовых оснований для удовлетворения исковых требований истца.

Выводы суда первой инстанции соответствуют правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.01.2012 N 5282/11.

С учётом установленных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции всесторонне и полно исследованы все представленные сторонами доказательства в совокупности и в соответствии с заявленными требованиями, представленным доказательствам и установленным обстоятельствам дана надлежащая оценка, доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, им также дана надлежащая оценка, с которой суд апелляционной инстанции согласен.

Суд апелляционной инстанции также учитывает, что графическое изображение товарного знака N 468813, графическое написание букв и применение латинского шрифта в наименовании "Rodina", значительно отличается от обозначения, используемого предпринимателем Кульбяковой Н.Г., при осуществлении коммерческой деятельности по оказанию услуг в пансионате (том 2, л.д. 6).

Доказательств того, что предприниматель использует товарный знак N 468813 в своей деятельности, в материалах дела не имеется и таких доказательств не представлено.

Кроме того, до даты регистрации исключительного права на товарный знак с наименованием "Rodina" за ООО "Санаторий "Родина", расположенного в г. Сочи Краснодарского края, право на это средство индивидуализации не могло быть нарушено владельцем пансиона "Родина" в г. Ессентуки Ставропольского края.

При установленных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что об обладании ответчиком правом на спорное коммерческое обозначение, имеющего более ранний приоритет, чем сходный до степени смешения товарный знак истца с указанием наименования "Rodina", исключало удовлетворение исковых требований о защите исключительного права на товарный знак истца.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации, суд первой инстанции исходили из недоказанности истцом факта нарушения ответчиком его исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак.

Суд апелляционной инстанции также считает, что в рассматриваемом случае отсутствует угроза смешения товарного знака истца с указанием наименования Grand hotel&spa "Rodina" и обозначения, используемого в качестве фирменного наименования пансионата "Родина", в глазах потребителей, что исключает возможность признания действий предпринимателя по использованию спорного обозначения нарушением исключительного права истца на товарный знак и взыскания с ответчика компенсации.

Доводы апелляционной жалобы не подтверждают существенных нарушений судом первой инстанции норм права, повлиявших на исход дела, по сути, свидетельствуют лишь о несогласии заявителя с оценкой доказательств, данной судом, и установленными фактическими обстоятельствами дела, что не может служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Иные доводы истца подлежат отклонению, поскольку не подтверждены надлежащими доказательствами, противоречат фактическим обстоятельствам дела и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства.

Доводы апелляционной жалобы со ссылками на иные судебные акты, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку в указанных истцом судебных актах установлены иные обстоятельства, отличающиеся от обстоятельств по настоящему делу.

Таким образом, суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции полностью согласен и считает, что в нарушение требований статей 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательств наличия иных существенных обстоятельств, которые являются основанием для удовлетворении апелляционной жалобы, ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции в обоснование апелляционной жалобы истцом не представлено, поэтому доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты по изложенным выше основаниям и отклоняются за необоснованностью.

При установленных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021 законным и обоснованным, оснований для отмены или изменения решения арбитражного суда первой инстанции, предусмотренных статьёй 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется, а поэтому апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" о назначении по делу судебной экспертизы отказать.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2021 по делу N А63-1241/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Г.В. Казакова

Судьи

И.Н. Егорченко З.М. Сулейманов