Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2021 г. N 13АП-31772/21 по делу N А56-20147/2021

г. Санкт-Петербург

12 ноября 2021 г.

Дело N А56-20147/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Трощенко Е.И.

судей Згурская М.Л., Третьякова Н.О.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Хариной И. С.,

при участии:

от истца: Брагинец А. Ю., доверенность от 10.10.2020

от ответчика: Полянчукова А. В., доверенность от 18.06.2021

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31772/2021) индивидуального предпринимателя Костюченко Александра Сергеевича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2021 по делу N А56-20147/2021 (судья Виноградова Л. В.), принятое

по иску индивидуального предпринимателя Костюченко Александра Сергеевича

к ООО "КОНРОС"

о прекращении нарушения исключительных прав, о взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Костюченко Александр Сергеевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), об обязании общество с ограниченной ответственностью "КОНРОС" (далее - ответчик) прекратить нарушение исключительного права Истца на Товарный знак, а именно: прекратить использование без разрешения Истца обозначений "Оружие Победы", сходных с Товарным знаком Истца N 772555 до степени смешения, на сайте Ответчика в сети "Интернет" (https://shop. conros. ru) в объявлениях о продаже товаров, на упаковке реализуемых товаров, на самих реализуемых товарах в ходе продвижения и реализации следующих товаров: монеты, жетоны, наборы монет, наборы жетонов и коллекции монет, о взыскании 1 000 000 руб. компенсации.

Решением суда от 28.07.2021 иск отклонен.

Истец, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым иск удовлетворить.

По мнению подателя жалобы, суд неправомерно отклонил иск, указав на непредставление истцом доказательств использования товарного знака, ошибочен вывод суда о злоупотреблении истцом правом, суд не оценил сходство товарного знака с использованными ответчиком обозначениями.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, а представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев ходатайство истца о приостановлении производства по жалобе до принятия Палатой по патентным спорам решения по возражению 2021В01942 в отношении предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, апелляционный суд отказал в его удовлетворении, посчитав, что указанное обстоятельство не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что на сайте https://shop.conros.ru/ (Сайт) используется обозначение "Оружие Победы", сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца N 772555 "Оружие победы", в объявлениях о продаже товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (монет, жетонов).

В целях защиты своих исключительных прав 09.09.2020 Истцом произведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доказательств нарушения его прав.

Для подтверждения факта реализации спорного товара Истец оформил заказ через Сайт и обнаружил, что Товарный знак используется также на упаковках реализуемых посредством Сайта товаров. Указанные товары были приобретены Истцом по договору розничной купли продажи. В подтверждение сделки Ответчиком, одновременно являющимся администратором Сайта, был выдан чек (кассовый чек от 10.09.2020, срочный лист заказа N 73798 от 09.09.2020).

Истцом 16.12.2020 был организован нотариальный осмотр страниц Сайта (протокол осмотра письменных доказательств 78 АБ 9248494 от 16.12.2020), на которых размещена информация о товарах с использованием сходных с Товарным знаком до степени смешения обозначений, а также предоставляется возможность оформить их приобретение.

Поскольку претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции иск отклонил.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционной жалобы, считает, что она не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу пункта 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства.

На основании статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят такие обстоятельства, как: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, в том числе:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

-о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с частью 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

По мнению подателя жалобы, суд неправомерно отклонил иск, указав на непредставление истцом доказательств использования товарного знака, ошибочен вывод суда о злоупотреблении истцом правом, суд не оценил сходство товарного знака с использованными ответчиком обозначениями.

Указанные доводы подлежат отклонению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, товарный знак истца "Оружие победы" N 772555 зарегистрирован (19.08.2020, приоритет 27.06.2019) в отношении, в том числе, классов МКТУ:

- класс 06- буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских, изделия из бронзы, изделия из обычных металлов художественные, скобяные металлические, статуэтки из обычных металлов\фигурки из обычных металлов.

- класс 14- жетоны медные, медали, монеты,

Суд первой инстанции правомерно установил, что ответчик не является лицом, ответственным за нарушение исключительного права истца на Товарный знак.

Как видно из материалов дела, ответчик не использует словосочетание "Оружие победы" для индивидуализации товаров, равно как не использовали его в таком качестве лица, выпустившие соответствующие монеты и их упаковки, а также лица, передавшие их ответчику на реализацию по договору комиссии.

Часть реализуемых товаров была выпущена Центральным Банком Российской Федерации и напечатана Государственным монетным двором, часть монет является монетами иностранных государств, остальные товары являются неофициальными выпусками, приняты по договору комиссии от физического лица и размещены в интернет-магазине для продажи.

Ответчик занимается аукционной деятельностью, принимает от контрагентов монеты по договору комиссии, размещает изображения товаров на Сайте для продажи.

На указанной продукции слова "Оружие победы" размещены применительно к победе СССР во Второй мировой войне и предназначены не для продвижения и индивидуализации монет, выделения их в ряду других монет, жетонов и памятных знаков, а для культурно-просветительского назначения.

Наборы монет не подпадают под признаки неправомерного использования словесного товарного знака истца, не являются товаром, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, сходство обозначений не представляется очевидным по следующим основаниям.

Зарегистрированный словесный товарный знак истца "Оружие победы" не является сходными до степени смешения и тождественным в отношении товаров класса 06 и 14 МКТУ, реализуемых ответчиком, поскольку они не ассоциируются между собой в целом.

Обозначения на монетах, которые не выпущены ЦБ РФ, являются неофициальным выпуском.

На монетах присутствует обозначение не только оружие победы, выполненное иным шрифтом и размером, но и слова "великой", бронетанковая техника, автомобильная техника, артиллерия, авиация, соответствующие данным наименованиям изображения, пятиконечной красной звезды с серпом и молотом, танк, самолет, автомобиль, артиллерийское орудие катюша, цифры 1941-1945.

Изображение отличается от Товарного знака истца фонетически за счет разного количества слов, слогов, букв и звуков, а также разного произношения слов в русском языке.

Кроме того, сравниваемые Изображение и Товарный знак истца не являются сходными графически, поскольку производят разное общезрительное впечатление за счет наличия в обозначениях разных по внешней форме изобразительных элементов, разного количества слов, использования разных букв и разной цветовой гаммы.

Товарный знак истца не распространяется на типографские буквы, вместе с тем Изображения ответчика выполнены типографским методом.

Реализация наборов монет в бумажных блистерах не соответствует признакам неправомерного использования Товарного знака, поскольку блистеры не являются товарами, в отношении которых зарегистрирован Товарный знак.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд первой инстанции правомерно отметил, что истец в нарушение статьи 65 АПК РФ не предоставил доказательств использования им самим защищаемого товарного знака, тогда как в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Суд первой инстанции сделал правильный вывод, что в случае, если товарный знак не используется его обладателем для выпуска в обращение аналогичных товаров, работ, услуг, вероятность смешения обозначений в сознании обычного потребителя не может возникнуть.

Данная правовая норма направлена на исключение злоупотреблений путем регистрации товарного знака без намерения его использовать, но исключительно в целях взыскания необоснованных компенсаций с лиц, непреднамеренно и неумышленно использующих сходные обозначения.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил ссылку истца на передачу им прав на использование товарного знака по лицензионному договору, так как само по себе такое обстоятельство не является доказательством выпуска лицензиатом товаров, маркированных товарным знаком. Подобные доказательства не представлены.

Как разъяснено в определении Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013, действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, при отсутствии фактического использования данного товарного знака самим правообладателем являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. У истца, который в установленный законом срок не приложил усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить защиту права при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Правообладателю может быть отказано в защите права в случае установления, что тот зарегистрировал товарный знак не с целью использовать его самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Учитывая изложенное, оценив доводы сторон и представленные ими доказательства в совокупности и взаимосвязи, апелляционный суд полагает, что истец не доказал нарушение ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак, в связи с чем суд первой инстанции правомерно отклонил иск.

Следовательно, оценив доводы сторон и представленные ими доказательства в совокупности и взаимосвязи, апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, его выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

В связи с этим апелляционная инстанция не находит оснований для иной оценке представленных сторонами доказательств и обстоятельств, установленных судом, а также сделанных им выводов.

Таким образом, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2021 по делу N А56-20147/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.И. Трощенко

Судьи

М.Л. Згурская Н.О. Третьякова